Sentencia nº 11001-03-24-000-2013-00171-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 8 de Junio de 2017
| Fecha | 08 Junio 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00171-00
Actor: LAFRANCOL S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: Acción de nulidad relativa
Referencia: TESIS: LA MARCA DENOMINATIVA “DIXES” ES DIFERENTE DE LAS MARCAS DENOMINATIVAS OPOSITORAS “DIXIN” Y “DAXET”, AL CONTENER LA PALABRA DE USO COMÚN “DIX”, QUE DEBE EXCLUIRSE DEL COTEJO, Y TENER RAIZ DIFERENTE CON RESPECTO A LA TERCERA MARCA CITADA
La sociedad LABORATORIOS FRANCO COLOMBIANO S.A.- LAFRANCOL S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., que se debe interpretar como acción de nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Las Resoluciones 00017194 de 26 de marzo de 2012, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), y 00065896 de 31 de octubre de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada de la mencionada entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes:
1º: El 24 de mayo de 2011, la sociedad GENFAR S.A. solicitó el registro de la marca “DIXES” (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional.
2º: Al ser publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 630 de 21 de julio de 2011, la sociedad actora formuló oposición contra el registro solicitado, con fundamento en el riesgo de confusión con sus marcas “DIXIN” y “DAXET”.
3º: Que en el término concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio para contestar la oposición, la sociedad GENFAR S.A. se abstuvo de dar respuesta.
4º: Mediante la Resolución núm. 00017194 de 26 de marzo de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada su oposición y concedió el registro de la marca “DIXES” (nominativa), por considerar, entre otros, que si bien coinciden en el uso de la partícula “DIX”, dicha semejanza se ve diluida, una vez realizado el cotejo en conjunto de los signos, del que se aprecian fuertes diferencias fonéticas y visuales.
5º: Inconforme con dicha decisión, la sociedad actora interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto de manera confirmativa por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial a través de la Resolución 00065896 de 31 de octubre de 2012.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que la SIC al expedir las Resoluciones acusadas violó, por indebida aplicación, los artículos 135, literales a) y b) y 136, literales a) y f), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.
Estimó que se violó el artículo 136, numerales a) y f), de la citada Decisión, toda vez que la Administración consideró que la marca “DIXES” cumplía con los requisitos de registrabilidad establecidos, cuando ello no era así, por cuanto dicha expresión carece de fuerza distintiva para identificar los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional, por ser esencialmente confundibles con sus marcas “DIXIN” y “DAXET”.
Afirmó que el signo “DIXES” no es apto para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la citada Clase, dadas sus semejanzas ortográficas y fonéticas con las marcas “DIXIN” y “DAXET”,además de que distinguen la misma clase de productos, frente a los cuales no siempre el público consumidor tiene la oportunidad de confrontar las marcas de manera sucesiva.
Estimó que tal situación lleva a que el consumidor o adquirente de los productos distinguidos con una marca confunda el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocie por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto proviene de LAFRANCOL S.A., cuando no es así.
Señaló que al comparar las marcas, se puede determinar que las mismas son muy similares entre sí: “DIXES” (marca de la sociedad GENFAR S.A.), “DIXIN” y “DAXET” (marcas registradas por la actora).
Anotó que del cotejo anterior, se observa que la denominación “DIXES” reproduce las marcas “DIXIN” y “DAXET”. Respecto del signo “DIXIN”,a su juicio, la solicitante del signo cuestionado, se limitó a reemplazar las letras “I” y “N” por las letras “E” y “S” para así tratar de ocultar una copia sin lograrlo. En cuanto a la marca “DAXET”, la solicitante se limitó a reemplazar las letras “A” y “T” por las letras “I” y “S”.
Consideró que desde el punto de vista ortográfico y fonético, las expresiones enfrentadas no pueden coexistir en el mercado, dado que la realización de cambios insignificantes a las marcas registradas no otorga distintividad alguna, por el contrario, hace incurrir a los consumidores en error de confusión. Basta hacer una simple comparación entre los signos para establecer sus similitudes.
Desde el punto de vista fonético, también son muy similares, dado que al pronunciar una y otra el sonido es prácticamente el mismo, por lo que resulta muy difícil su diferenciación, ya sea por parte de un consumidor medio o de uno extremadamente diligente, pues los fonemas por los que están compuestos las marcas son prácticamente los mismos, y lo único que hizo la solicitante fue suprimir un fonema para tratar de ocultar la copia y engañar a los consumidores, es decir, el público consumidor podría llegar a creer que dada la gran similitud existente entre las expresiones en conflicto, que distinguen productos similares, éstos provienen de un mismo empresario, atribuyéndole a la marca solicitada las mismas cualidades de los productos registrados con las expresiones “DIXIN” y “DAXET”, los cuales se están comercializando hace mucho tiempo en el mercado y ya son conocidos por el público consumidor.
Indicó que en lo relacionado con el riesgo de confusión entre marcas destinadas a amparar productos farmacéuticos, una de las características fundamentales de la marca, es que sea DISTINTIVA, es decir, que pueda diferenciar los productos de un competidor con los del otro y de este modo evitar confusión al consumidor, lo cual no concurre en las marcas enfrentadas, dada la similitud existente. Por lo tanto, la marca “DIXES” no tiene la suficiente fuerza distintiva y no cumple con las características mínimas exigidas por la ley marcaria para que un signo pueda ser registrado.
Reiteró que es clara y evidente la similitud entre las marcas en comento, lo que le permite afirmar que el fin perseguido por la solicitante del signo cuestionado es aprovecharse del prestigio que tienen sus productos en el mercado, para así tratar de confundir no solo a los consumidores sino a la misma Administración.
En cuanto a la violación del artículo 135, literales a), y b), ibídem, reiteró los argumentos expuestos frente a la falta de distintividad del producto.
Solicitó tener en cuenta como precedente las sentencias dictadas dentro de los expedientes 03 39402, en el cual se negó la marca “NORTEÑO” (nominativa); 05 057251, en el cual se negó la marca “SILICON TECH” (nominativa); y 5319, en el cual se estudió la marca “ROBITUSSIN”.
Adujo que se violó el artículo 13 de la Constitución Política, ya que la Superintendencia demandada no tuvo en cuenta que la actora tenía previamente registradas las marcas “DIXIN” y “DAXET” y, por consiguiente, tiene derecho prioritario.
Que se violó el artículo 83 de la Constitución Política, toda vez que la entidad demandada no adoptó una conducta acorde con el principio de buena fe, al no realizar un estudio con mayor detenimiento sin dejar de lado ningún aspecto.
Que se violó el artículo 3º, inciso 6º, del C.C.A., por cuanto se concedió el registro de una marca igual a la de la actora, lo que va a inducir a error a los consumidores y perjudicar a la demandante, quien ha trabajado por varios años en dar a conocer el nombre de su empresa y sus productos.
II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el 1o. de diciembre de 2014 se dio inicio a la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, el apoderado de la actora; la Superintendencia de Industria y Comercio, en su condición de entidad demandada; GENFAR S.A., en su condición de tercero interesado en las resultas del proceso; y el Ministerio Público.
En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad, establecida en el artículo 137 del C.P.A.C.A.; luego se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes y el Ministerio Público no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.
Habida cuenta de que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto.
Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:
Que el objeto del presente litigio, consiste en determinar si las Resoluciones 00017194 de 26 de marzo de 2012 y 00065896 de 31 de octubre de 2012,a través de las cuales se concedió el registro de la marca “DIXES” (nominativa),solicitada por la sociedad GENFAR S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, para distinguir productos de la Clase 5ª Internacional, vulneran, por indebida interpretación, lo dispuesto en los artículos 135, literales a) y b) y 136 de la Decisión 486; 13 y 83 de la Constitución Política; y 3º, inciso 6º, del C.C.A., conforme se alegó en la demanda a folios 37 a 75 y a lo respondido por la demandada a folios 99 a 112 del expediente.
Las...
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