Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00131-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 11 de Mayo de 2017
| Fecha | 11 Mayo 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00131-00
Actor: LEONISA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: Tema: REGISTRO MARCARIO - EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD - REGLAS DE COTEJO - MARCAS EN CONFLICTO: MUJER LATINA - SI ES MUJER LATINA
La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la sociedad LEONISA S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 42848 de 30 de octubre de 2008 por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la decisión contenida en las Resoluciones 30384 de 25 de agosto y 37985 de 30 de septiembre de 2008 y, en su lugar, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad MARROCAR S.A. y negó el registro del lema comercial SI ES MUJER LATINA (mixto), para identificar productos comprendidos dentro de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
I-. ANTECEDENTES
I.1. La demanda.
Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado (fls. 15 a 31), el apoderado judicial de la sociedad LEONISA S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“1. Solicito la NULIDAD de la Resolución 42848 de octubre 30 de 2008 originaria de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio Delegatura para la Propiedad Industrial, mediante la cual se revocaron las Resoluciones números 30384 de agosto 25 de 2008 y 37985 de septiembre 30 de 2008, igualmente emanadas de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y NEGÓ el registro del lema comercial SI ES MUJER LATINA (M) para ser utilizado con la marca asociada LEONISA (M) la cual distingue ropa, sombrería y calzado, productos comprendidos en la Clase 25 Internacional (8ª edición) de Niza.
2. Al declararse la NULIDAD Y COMO RESTABLECIMIENTO DEL DERCHO del acto mencionado, suplico a los H.M., se disponga, que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:
a. Inscriba en el registro la Nulidad del acto administrativo correspondiente a la NEGACIÓN del lema comercial SI ES MUJER LATINA (M) para ser utilizado con la marca asociada LEONISA (M) la cual distingue ropa, sombrería y calzado, productos comprendidos en la Clase 25 Internacional (8ª edición) de Niza, solicitada por la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A. hoy Leonisa S.A. de las condiciones ya indicadas.
b. Disponer que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio o la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio publique la sentencia que ponga fin a este asunto en la Gaceta de Propiedad Industrial” (fl. 17).
I.2. Los hechos.
Manifestó que la sociedad LEONISA S.A. presentó solicitud de registro del lema comercial SI ES MUJER LATINA (denominativo), asociado a la marca LEONISA (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
Expuso que publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial con el lleno de los requisitos de ley, la sociedad MARROCAR S.A. presentó oposición en contra de la solicitud de registro mencionada con fundamento en la marca previamente registrada MUJER LATINA (denominativa) de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
Afirmó que mediante la Resolución 30384 de 25 de agosto de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MARROCAR S.A. y concedió el registro como lema comercial de la expresión SI ES MUJER LATINA, solicitado por la sociedad LEONISA S.A.
Recordó la sociedad opositora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual fue resuelto a través de la Resolución 37985 de 30 de septiembre de 2008, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la decisión en mención, y concedió el recurso de apelación presentado.
Señaló que por medio de la Resolución 42848 de 30 de octubre de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió revocar la decisión contenida en la Resolución 30384, declarando fundada la oposición interpuesta y denegando la solicitud de registro del lema comercial solicitado, agotándose de esta manera la vía gubernativa.
I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación.
Manifestó la parte actora que con la resolución demandada la Superintendencia de Industria y Comercio violó los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina de Naciones, al considerar que entre el lema solicitado SI ES MUJER LATINA, asociado a la marca LEONISA y la marca MUJER LATINA, no se encuentran semejanzas.
En efecto, adujo que el conjunto del lema comercial solicitado: SI ES MUJER LATINA, asociado a la marca LEONISA, es suficientemente distintivo frente al conjunto MUJER LATINA compuesto por expresiones genéricas de uso común.
Alegó que “la aplicación de estos criterios conduce en el caso que nos ocupa a establecer que igual opinión debe prevalecer en tratándose de afirmar que entre la solicitud del lema comercial SI ES MUJER LATINA asociada a la marca LEONISA, como continuación del lema ya registrado SI ES MUJER, y la marca registrada, no existen semejanzas literales, fonéticas y gráficas suficientes, que puedan inducir al público a error y por consiguiente ambos signos, uno como lema de propaganda o frase publicitaria y la otra como marca - por cierto, y al menos connotadamente débil, podrán coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor”.
Aseguró que “no existiendo posibilidad real y lógica de confusión entre las marcas solicitadas no existe tampoco acto alguno de competencia desleal ni pretensión alguna de producir confusión entre el público consumidor, ni entre los productores del solicitante o del opositor”.
Finalmente, afirmó que “en adición a lo anterior, deberá tener en cuenta que la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., hoy LEONISA S.A. es titular del lema comercial SI ES MUJER en la Clase 25 Internacional, conforme al Certificado de Registro Nº 250109 vigente hasta el próximo 07 de Marzo de 2010, hecho este que no tuvo en cuenta al expedir el certificado de registro en que se basa la sociedad MARROCAR S.A. para presentar el escrito de observaciones contra la solicitud de registro del lema comercial SI ES MUJER LATINA”.
II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO
II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:
Comentó que con el acto administrativo expedido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial no se ha incurrido en violación del ordenamiento legal en materia de propiedad industrial.
Sostuvo que “tal como lo manifestó oportuna y acertadamente la División de Signos Distintivos y posteriormente la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el lema comercial SI ES MUJER LATINA (mixta solicitada) Clase 25 presentan evidentes semejanzas con la marca MUJER LATINA Clase 25 existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, lo cual generaría confusión en el público consumidor”.
Aseveró que “el lema comercial solicitado SI ES MUJER LATINA (denominativo) Clase 25 de la nomenclatura vigente solicitada por la Sociedad Confecciones Leonisa S.A. para utilizarse con la marca LEONISA (mixta) Clase 25, reproduce totalmente la marca previamente registrada agregando `SI ES' lo cual no la hace suficientemente distintiva, después de un primer impacto general, con la marca registrada son susceptibles de crear confusión y, que de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor sobre el origen empresarial de los productos”.
Añadió que ambas marcas comparten las mismas finalidades y están destinadas a los mismos mercados, por lo que es evidente que se comercializan a través de los mismos canales, situación que indefectiblemente genera confusión en cuanto al origen empresarial.
II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD MARROCAR S.A. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos (fls. 131 a 140):
Manifestó que “es palpable que el lema comercial SI ES MUJER LATINA, es absolutamente confundible con el signo protegido a favor de mi mandante MUJER LATINA”.
Adujo que de “acuerdo con la jurisprudencia el lema comercial debe ser distintivo por sí mismo sin mirar la marca a la que va adosada”. Aunado a ello, aseguró que “los signos a comparar son MUJER LATINA y SI ES MUJER LATINA para la misma clase, donde la similitud es palpable, por lo que no se hace necesario un gran discernimiento para entender que las palabras SI ES no pueden hacer la diferencia entre los signos y por ende la causal de irregistrabilidad fue correctamente aplicada”.
III.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 09-IP-2013 de fecha 21 de enero de 2013 (fls. 166 a 175), en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la...
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