Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00189-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 11 de Mayo de 2017
| Fecha | 11 Mayo 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00189-00
Actor: AVANTEL S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: Acción de nulidad relativa
Referencia: TESIS: ENTRE LOS PRODUCTOS QUE AMPARA LA MARCA “DISPATCH” DE LA SOCIEDAD MODULAR MINING SYSTEMS, INC .,Y LOS SERVICIOS IDENTIFICADOS POR LA MARCA “DISPATCH” PREVIAMENTE REGISTRADA DE LA ACTORA NO EXISTE RELACIÓN O CONEXIÓN COMPETIT I VA, QUE INDUZCA AL CONSUMIDOR A IDENTIFICARLOS CON EL MISMO ORIGEN EMPRESARIAL. REITE R ACIÓN JURISPRUDENCIAL
La sociedad AVANTEL S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., que se debe interpretar como acción de nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Las Resoluciones núms. 39421de 17 de octubrede 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”; 54602 de 22 de diciembre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 02580 de 28 de enero de 2009, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:
1º: El 24 de marzo de 2007 la sociedadMODULAR MINING SYSTEMS INC. solicitó el registro de la marca “DISPATCH” (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.
2º: Dentro del término legal la sociedad AVANTEL S.A.formuló oposición, fundamentada en ser titular de la marca “DISPATCH” (nominativa),para distinguir productos dela Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.
3º: Mediante la Resolución núm. 39421 de 17 de octubre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “DISPATCH” (nominativa), a la sociedad MODULAR MINING SYSTEMS, INC., para distinguir productos de la Clase 9ª Internacional y declaró infundada la oposición que presentó la actora.
4º: Contra la citada Resolución, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio apelación contra la Resolución que concedió el registro de la marca “DISPATCH” (nominativa), en la Clase 9ª Internacional.
5º: La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución núm. 54602 de 22 de diciembre de 2002, confirmó la decisión recurrida.
6º: El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución núm. 02580 de 28 de enero de 2009, resolvió el recurso de apelación y también confirmó la decisión recurrida.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir las Resoluciones acusadas violó, por falta de aplicación, los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.
Consideró que la marca “DISPATCH” (nominativa), en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, para identificar “Sistemas de control electrónico para ser utilizados en operaciones de minería con fosa abierta, comprendiendo una computadora digital, terminales imput/ output. Páneles electrónicos de campo asociados con camiones, palas y trituradoras y equipo de minería relacionada utilizada dentro de la fosa abierta en la mina para recibir y mostrar información remota desde la mencionada computadora digital y equipo de telemetría de datos para vincular los mencionados páneles de campo en la computadora digital”, es irregistrable, porque, a su juicio, tiene derechos amparados por la marca “DISPATCH” (nominativa), para identificar “Telecomunicaciones”, que ampara servicios de la Clase 38 Internacional, de la cual es titular.
Expresó que si la Superintendencia de Industria y Comercio hubiere efectuado el análisis de registrabilidad en cuestión correctamente y dado aplicación a los criterios del cotejo del signo solicitado frente al signo previamente registrado, hubiera concluido que la marca solicitada cuestionada es similar y confundible con la marca previamente registrada, ya que comparten unos mismos canales de comercialización y medios de publicidad, de igual forma podrían ir dirigidos a un mismo consumidor, lo que revela una clara conexión competitiva que influye en el riesgo de confusión, al tratarse de signos idénticos.
Señaló que es necesario tener en cuenta que la marca concedida mediante los actos acusados, protege equipos y sistemas electrónicos y la marca previamente registrada y de igual denominación, identifica servicios relacionados con telecomunicaciones, los cuales cumplen con la función principal de transmitir datos y son desarrollados y ejecutados mediante equipos electrónicos y ambos servicios incluyen monitoreos y reconocimiento de posiciones basados en GPS, como se puede verificar en sus respectivas páginas Web.
Manifestó que el análisis de la relación de actividades no se debe realizar en un sentido estricto y exclusivo. Es importante identificar que el hecho de que un servicio/producto bastante similar tenga aplicación en actividades comerciales desiguales no los hace diferentes, ni necesariamente evitará confusión entre los clientes, más aún cuando las denominaciones son idénticas y protegen servicios y productos altamente relacionados, haciéndolos así evidentemente confundibles.
Agregó que las dos marcas cumplen finalidades análogas, satisfacen necesidades similares y cuentan con la misma naturaleza, toda vez que la denominación “DISPATCH”, es un término definido como “Sistema de despacho (dispatch: conjunto de elementos tecnológicos que permiten monitorear en forma satelital (GPS) y mejorar todo el movimiento de equipos mineros en faenas a rajo abierto. Consta principalmente de antenas y sistemas computacionales ubicados tanto en los equipos como en las oficinas, permitiendo una conexión permanente”.
Insistió en que las marcas se encuentran estrechamente relacionadas, toda vez que su significado fonético es idéntico; los servicios y productos protegidos son complementarios y, por lo tanto, su finalidad está determinada por la prestación de servicios de comunicación y transmisión de datos, los sistemas y equipos para tal fin.
Que los servicios y productos protegidos por las marcas en debate tienen las características y los elementos para ser usados en conjunto, por lo que su consumidor habitual de AVANTEL S.A., al conocer los servicios prestados por la marca “DISPATCH” de la sociedad MODULAR MINING SYSTEMS, INC. en la Clase 9ª Internacional, fácilmente asimilará que se trata de un nuevo servicio más avanzado, prestado por AVANTEL S.A., para ser aplicado en nuevas actividades y negocios.
Resaltó que la marca concedida por los actos acusados “DISPATCH”, reproduce la totalidad de la marca que tiene registrada “DISPATCH”,y queambas son nominativas, por lo que existen todas las razones para que los consumidores asuman que las dos tienen un mismo origen empresarial o pertenecen a una misma línea de productos, lo que daría lugar a una confusión indirecta y se debilitaría la función diferenciadora propia de las marcas y la protección a los consumidores.
Que es posible identificar entre las marcas en conflicto varios criterios, que permiten establecer que entre los productos y servicios existe una conexión competitiva: los canales de comercialización (son productos complementarios, que van dirigidos al mismo sector de consumidores y usan los mismos canales); los medios de publicidad; relación o vinculación entre los productos (satisfacen las mismas necesidades en los consumidores).
Mencionó que la Superintendencia de Industria y Comercio no tomó en cuenta la decisión adoptada en el expediente administrativo núm. 2006-055511, contenida en la Resolución núm. 27375 de 30 de agosto de 2007, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia en mención negó el registro de la marca “DISPATCH”, solicitada por la misma sociedad MODULAR MINING SYSTEMS, INC., para distinguir los productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, …”, por considerar que el signo pese a no pertenecer a igual clase, se correlacionaba con la marca registrada “DISPATCH”, de la sociedad AVANTEL S.A. para distinguir servicios de la Clase 38, pues se podría requerir de los servicios de ésta Clase, para la utilización de los productos de la Clase 9ª, motivo por el cual irían dirigidos a los mismos consumidores, compartirían los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, configurando así una conexión competitiva.
Por último, en relación con la violación del artículo 134, ibídem, señaló que los actos administrativos desconocieron y omitieron lo establecido en dicha norma, por cuanto la marca solicitada “DISPATCH” (nominativa) no es apta para distinguir en el mercado productos de la Clase 9ª Internacional, toda vez que la naturaleza de los productos y la relación existente con los servicios de la marca previamente es un obstáculo directo para su registro.
II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.
II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
II.1...
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