Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00011-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 30 de Marzo de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 699170133

Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00011-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 30 de Marzo de 2017

Fecha30 Marzo 2017
EmisorSECCIÓN PRIMERA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00011-00

Actor: LEONISA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: Tema: REGISTRO MARCARIO - EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD - REGLAS DE COTEJO - MARCAS EN CONFLICTO: MUJER LATINA - SI ES MUJER

La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa presentó la sociedad LEONISA S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 11400 de 18 de abril de 2008, 16462 de 28 de mayo de 2008 y 21498 de 26 de junio de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca MUJER LATINA (mixta) a nombre de la sociedad MARROCAR S.A., para identificar servicios comprendidos dentro de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda.

Mediante escrito presentado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado (fls. 27 a 41), el apoderado judicial de la sociedad LEONISA S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 del Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina de Naciones, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“Solicito la NULIDAD de las siguientes Resoluciones:

No. 11400 de Abril 18 de 2008 originaria de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio Delegatura para la Propiedad Industrial, mediante la cual se concedió el registro de la marca MUJER LATINA (m) para distinguir productos de la clase 35 internacional.

No. 16462 de Mayo 28 de 2008 originaria de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio Delegatura para la Propiedad Industrial, mediante la cual se confirma la Resolución 11400 de Abril 18 de 2008 y concede el recurso de Apelación.

No. 21498 de 26 de Junio de 2008 originaria del Despacho del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio en virtud de la cual se confirma la Resolución 11400 de Abril 18 de 2008.

2. Al declararse la NULIDAD de los actos mencionados, suplico a los H.M., se disponga, que la Superintendencia de Industria y Comercio:

Inscriba en el registro la Nulidad de los actos administrativos correspondientes a la concesión de la marca MUJER LATINA solicitada por la sociedad MARROCAR S.A. de las condiciones ya indicadas, para distinguir productos comprendidos en la Clase 35 Internacional (8ª Edición) de Niza.

Disponer que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio o la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio publique la sentencia que ponga fin a este asunto en la Gaceta de la Propiedad Industrial” (fl. 29).

I.2. Los hechos.

Manifestó que el 21 de agosto del 2007, la sociedad MARROCAR S.A., a través de apoderado, solicitó a la División de Signos Distintivos de la Delegatura para la Propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo MUJER LATINA (mixto) para distinguir los servicios de "publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, compra, venta, importación, distribución y comercialización de vestidos, calzado, sombrerería y ropa interior femenina", comprendidos en la clase 35 de Clasificación Internacional de Niza.

Adujo que una vez publicada la solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad Industrial 580 de 28 de septiembre del 2007, la sociedad LEONISA S.A. presentó oposición con fundamento en la propiedad del registro del lema comercial SI ES MUJER, asociado a la marca LEONISA (mixta), clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir ropa interior femenina, vestidos de baño y ropa deportiva”.

Aseguró que el 18 de abril del 2008, mediante Resolución 11400, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo MUJER LATINA (mixto) a la sociedad MARROCAR S. A.

Recordó que interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 011400, los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones 16462 de 28 de mayo del 2008 y 21498 de 26 de junio del 2008, a través de los cuales se confirmó en todas sus partes la decisión adoptada.

I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación.

Manifestó que con las resoluciones demandadas la Superintendencia de industria y Comercio violó los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal c) de la Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina de Naciones, al considerar que el signo MUJER LATINA (mixto) no es lo suficientemente distintivo para que pueda ser registrado como marca.

Señaló que la expresión MUJER LATINA cabe perfectamente dentro del tipo de expresiones genéricas ya que hace referencia a un grupo de mujeres que pertenecen o hacen parte del conjunto de mujeres del pueblo latino, latina es la mujer colombiana, latina es mujer argentina, latina es mujer brasileña, latina es mujer chilena, mujer latina es la que pertenece a alguna de las naciones latinas”.

Agregó que dicha expresión no es lo suficientemente novedosa, por tanto, no reúne las condiciones para que se le otorgue el reconocimiento como marca.

Resaltó que no se tuvo en cuenta el requisito de distintividad, dado que para que pueda darse conforme al sentido intrínseco es necesario que la marca sea perceptible, es decir, apta para asumir en el mercado su propia función que no es otra que distinguir los productos del empresario, que pueda ser percibida por los sentidos y particularmente por el sentido de la vista, que es aquel mediante el cual podemos generalmente identificar y distinguir un sigo de otro.

Finalmente, advirtió que el signo que se pretende registrar incurre en semejanza o identidad de tipo conceptual y fonética con el lema comercial previamente registrado SI ES MUJER, lo cual impide su registro, además entre los productos que ambos signos protegen se genera riesgo de confusión en el público consumidor.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:

Comentó que con los actos administrativos expedidos por el Jefe de la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial no se ha incurrido en violación del ordenamiento legal en materia de propiedad industrial.

Sostuvo que la marca MUJER LATINA (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la nomenclatura vigente, además de reunir los requisitos establecidos en la norma comunitaria, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en la Decisión 486 de la Comunidad Andina”.

Aseveró que entre las expresiones en conflicto MUJER LATINA (mixta) y SI ES MUJER, “existen elementos bien diferenciados y que, en consecuencia, el registro marcario concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado".

Expresó que realizado el correspondiente estudio comparativo según las reglas señaladas en las interpretaciones prejudiciales emanadas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se puede advertir que la marca solicitada es diferente respecto de la marca opositora la cual le da la suficiente distintividad.

Señaló que si bien es cierto que ambos signos comparten la expresión MUJER, en el signo solicitado se encuentra ubicada dentro del conjunto marcario en la primera expresión, en tanto que en la marca previamente registrada se encuentra ubicada en la última expresión; además de ello entre las expresiones LATINA y SI ES no se encuentra semejanza que genere confusión, lo que hace que los signos enfrentados puedan coexistir sin inducir a confusión al público consumidor.

Desde el punto de vista conceptual, aseguró que existen suficientes diferencias entre las marcas enfrentadas; de un lado MUJER LATINA da la idea de una mujer de origen latina, es decir, de regiones o zonas que hablan lenguas derivadas del latín, y el signo SI ES MUJER es una expresión que reafirma una condición: es mujer.

II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD MARROCAR S.A. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos (fls. 112 a 124):

En cuanto a la vulneración del artículo 135 ibídem, adujo que el mismo se refiere a que un signo sea capaz de individualizar los productos o servicios que desea amparar, por lo que afirmó que “no existe ningún servicio de la clase 35 conocido como MUJER LATINA y ningún servicio ni producto de ninguna otra clase que se llame o identifique igual".

Aseguró que al preguntarse como son los servicios de Marrocar S.A. la respuesta no es MUJER LATINA, ni podría decirse como lo insinúa el demandante que es el destino de los servicios, pues no se trata de una característica principal de los mismos y estos pueden ser usados por mujeres sean estas latinas o no”.

Finalmente, precisó que los signos confrontados son de carácter nominativo y mixto, donde la parte mixta del signo impugnado le otorga una distinción al mismo, de igual manera lo distingue el explicativo ropa íntima que acompaña el singo pero sobre todo se debe considerar que solo tiene en común un fonema; MUJER, mismo...

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