Sentencia nº 11001-03-24-000-2011-00282-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 30 de Marzo de 2017
| Fecha | 30 Marzo 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: C.E.M. RUBIO (E)
Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00282-00
Actor: ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Procede la Sala a decidir de fondo, en única instancia, la demanda formulada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por la sociedad ROPSONHN THERAPEUTICS LTDA. contra las Resoluciones números 39402 de 17 de octubre de 2008, 36285 de 15 de julio de 2010 y 11908 de 28 de febrero de 2011, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales negó la solicitud de renovación del registro de la marca nominativa PRICANEST en la clase 5ª internacional.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
La parte actora, mediante apoderado, presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para que la Sala se pronuncie respecto a las siguientes:
Pretensiones:
Que se declare la nulidad de las Resoluciones números 39402 de 17 de octubre de 2008, 36285 de 15 de julio de 2010 y 11908 de 28 de febrero de 2011, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales rechazó la renovación del registro de la marca nominativa PRICANEST en la clase 5ª internacional.
Que como consecuencia de la anterior declaración, a título de establecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda la renovación del registro de la marca nominativa PRICANEST en la clase 5ª internacional, con término de vigencia de acuerdo con la ley.
Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este asunto en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Que se condene a la entidad demandada a pagar las costas y gastos del proceso.
Fundamentos de hecho:
El 29 de enero de 1992 la sociedad ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA. solicitó el registro de la marca PRICANEST (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro solicitado a través de la Resolución número 20567 de 17 de noviembre de 1995, acto éste contra el cual se interpusieron los recursos de reposición y apelación.
Esta resolución quedó en firme hasta el 25 de agosto de 1998 cuando se profirió la Resolución número 2939 por parte del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que al destar el recurso de apelación confirmó la decisión impugnada.
El 22 de agosto de 2008, la sociedad ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA. solicitó a través de apoderado la renovación del registro de la marca PRICANEST (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución número 39402 de 17 de octubre de 2008, por medio de la cual negó la renovación solicitada por la sociedad ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA., por considerar que el título correspondiente había caducado de pleno derecho.
Contra esta decisión ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.
El 15 de julio de 2010, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución número 36285, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición, confirmando la decisión recurrida.
Con posterioridad, el 28 de febrero de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial profirió la Resolución número 11908, por medio de la cual decidió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la resolución impugnada.
Normas violadas y concepto de la violación.
Estima la parte actora que los actos acusados infringen lo dispuesto en los artículos 98 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 55, 62 y 64 del Código Contencioso Administrativo y 354 del Código de Procedimiento Civil.
Precisó que la Decisión 344 citada es la normativa aplicable al caso, por ser vigente en la fecha en que se concedió la marca, pero que, no obstante, en la Decisión 486 de 2000 se regula el tema de la renovación del registro marcario en el mismo sentido.
Afirmó que conforme a la norma comunitaria citada, el registro de la marca y su consecuente protección se obtienen desde el momento en que ésta es concedida, por un término de diez (10) años. Aclaró que, no obstante, esta normativa marcaria deber ser interpretada junto con las normas internas del país contenidas en el Código Contencioso Administrativo referidas a la firmeza y al carácter ejecutivo y ejecutorio de los actos administrativos (artículos 62 y 64).
Estimó, en ese orden, que el acto de concesión de una marca solo puede tener efectos una vez se encuentre en firme. Es decir, que la marca se entenderá concedida a partir de la fecha en que quede en firme el acto que la concede.
Precisó que antes de la firmeza de ese acto no existe un derecho como tal sino una mera expectativa, la cual impide ejercer los derechos que otorga el registro marcario (uso exclusivo de la marca, ejercicio de acciones por infracción a su derecho), y que en este caso la Resolución 20567 de 17 de noviembre de 1995 solo quedó en firme el 25 de agosto de 2008, cuando se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra ella, es decir, tres años después de que se profirió el acto que la concedió. Y agregó, que solo cuando se produce la firmeza del acto administrativo en los términos de la norma interna, es que la decisión de concesión es ejecutable, de modo que solo a partir de ese momento es que se pueden a comenzar a contar los diez (10) años de vigencia de la marca.
Apuntó, en ese sentido, que una marca se entiende concedida, con los efectos propios que le confiere la normativa comunitaria, cuando el acto administrativo de concesión se encuentre en firme, esto es, cuando los recursos interpuestos contra él han sido decididos.
Señaló que cuando se interpone un recurso contra una decisión de una autoridad administrativa, como es la resolución de la División de Signos Distintivos, el efecto en que éste se concede es el suspensivo, conforme a los artículos 55 del C.C.A. y 354 del C.P.C, razón por la cual el acto administrativo no puede ejecutarse hasta que se decida tal recurso.
Consideró, en este contexto, que la vigencia de una marca se debe contar desde cuando el acto administrativo que la concede está en firme, tiene efectos y puede ser ejecutado.
Indicó que los actos acusados están falsamente motivados, pues además de vulnerar las normas antes citadas, desconoce el mismo criterio que sobre la materia ha tenido la Superintendencia y que plasmó en la Resolución 14304 de 15 de marzo de 2010 (expediente 92-365364) y en el concepto número 02093204 de 23 de diciembre de 2002.
2. Contestación de la demanda.
La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda a través de apoderado judicial, quien se opuso a la prosperidad de sus pretensiones.
Señaló que las resoluciones demandadas fueron expedidas en forma legal y válida, de conformidad con las atribuciones legales conferidas a la Superintendencia por las normas nacionales y la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
Afirmó que la normativa aplicable al caso es la contenida en los artículos 152 y 153 de la Decisión 486, que prevén que el registro de una marca es por diez (10) años y que este término se cuenta a partir de la concesión, y que cuando el titular del registro pretende la renovación debe elevar su solicitud dentro de los seis (6) meses anteriores a su vencimiento. Ahora, si la norma aplicable es la Decisión 344, en todo caso ésta contiene una regulación idéntica en sus artículos 98 y 99.
Precisó que para la definición del tema objeto de debate la Superintendencia expidió el concepto 04 88793 de 19 de octubre de 2004 del cual se concluye que “la fecha desde la cual debe tenerse en cuenta el registro de una marca para efectos de la renovación es la fecha del acto mediante el cual se realiza la concesión, por cuanto debe diferenciarse en forma clara que una cosa es la ejecutoria del acto registral y otra la concesión del registro de la marca”.
3. Alegatos de conclusión y posición del Ministerio Público.
Dentro del término previsto en el artículo 210 del C.C.A., fueron allegados al proceso los siguientes alegatos:
Parte actora: Reiteró, en lo esencial, los cargos de nulidad que expuso en la demanda.
Parte demandada: Reiteró los mismos argumentos de defensa esgrimidos al momento de contestar la demanda.
Ministerio Público: Guardó silencio.
4. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 67-IP-2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:
1. La concesión de la renovación del registro de una marca dependerá únicamente de la formulación oportuna de la solicitud ante la autoridad nacional competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda sólo una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios.
2. La caducidad del registro opera de pleno derecho y genera para el titular la pérdida de todo derecho...
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