Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00312-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 30 de Marzo de 2017
| Fecha | 30 Marzo 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: C.E.M. RUBIO (E)
Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00312-00
Actor: PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. LA ALQUERÍA S.A. (EN ADELANTE ALQUERÍA)
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (EN ADELANTE SIC)
La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. LA ALQUERÍA S.A.contra las siguientes resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: la número 28188 del 29 de mayo de 2009 por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la demandante y se concedió el registro de la marca mixta MAXILITRO COLANTA en la clase 29 a la sociedad COOPERATIVA COLANTA LITDA. (en adelante COLANTA), la número 67360 del 28 de diciembre de 2009 a través de la cual se resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la anterior decisión, y la número 10870 del 25 de febrero de 2010 por la cual se resolvió el recurso de apelación confirmando igualmente el primer acto administrativo.
LA DEMANDA
La parte actora, mediante apoderado presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta Corporación, la cual fue interpretada como de nulidad relativa, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:
Pretensiones.
1.“ Que, al estar la marca MEGALITRO de Productos Naturales de La Sabana S.A. La Alquería registrada y vigente al momento de expedirse la Resolución No. 28188 de 29 de mayo de 2009 demandada, la oposición presentada contra la marca mixta MAXILITRO COLANTA en Clase 29 era fundada, conforme a la prohibición contenida en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Que son nulas las Resoluciones Nos. 28188 de 29 de Mayo de 2009 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. LA ALQUERÍA y se concedió el registro de la marca mixta MAXILITRO COLANTA en la Clase 29; la Resolución No. 67630 de 28 de Diciembre de 2009 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 28188 de 29 de Mayo de 2009; y la de 25 de febrero de Resolución No. 10870 de 25 de febrero de 2010 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 28188 de 29 de Mayo de 2009 y se agotó la vía gubernativa
Que, como consecuencia de la nulidad decretada y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundada la oposición presentada por PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. LA ALQUERÍA S.A. y negar el registro de la marca MAXILITRO COLANTA en Clase 29.”
Fundamentos de hecho
ALQUERÍA es titular de las siguientes marcas:
MEGALITRO, N., clase 29, certificado 310107.
MEGALITRO, N., clase 30, certificado 310108.
MEGALITRO, N., clase 32, certificado 310109.
El 4 de junio de 2008 COLANTA solicitó el registro de la marca MAXILITRO COLANTA (mixta) para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
Una vez publicada la anterior petición en la Gaceta de Propiedad Industrial, y estando dentro del término legal, ALQUERÍA presentó oposición.
La Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición de la actora y conceder el registro solicitado por COLANTA, mediante Resolución No. 28188 del 29 de mayo de 2009.
El 12 de junio de 2009 la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos en el sentido de confirmar la anterior decisión, por medio de las Resoluciones números 67360 del 28 de diciembre de 2009 y 10870 del 25 de febrero de 2010.
Normas violadas y concepto de la violación
La sociedad demandante invocó la violación de los artículos 61 de la Constitución Política, y literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, teniendo para cada caso en cuenta los siguientes fundamentos:
Adujo que la obligación del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 Superior, es la de velar por los derechos de propiedad intelectual, y en consecuencia, negar el registro de las marcas de terceros que sean confundibles con signos registrados previamente, puesto que se trata de derechos exclusivos del respectivo titular, lo cual fue desconocido por la SIC al otorgar el registro de la marca cuestionada.
Una vez transcrito el literal a) del artículo 136 de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, explicó que se cumplían con los presupuestos allí establecidos para declarar la nulidad del registro de la marca MAXILITRO COLANTA, así:
La existencia previa de una marca solicitada o registrada: ALQUERÍA es titular desde el año 2005 de la marca nominativa MEGALITRO en las clases 29, 30 y 32, en tanto que COLANTA solicitó el registro de la marca cuestionada el 4 de junio de 2008, es decir, tres (3) años después de la adquisición del derecho por la actora.
Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a la marca previamente registrada: Indicó que la marca MAXILITRO COLANTA es mixta, pero que realizado el estudio prevalece el elemento nominativo ante el figurativo, razón por la cual el coteja debe realizarse sobre esa parte.
Sostuvo que del análisis en conjunto del citado signo, era evidente el predominio del término MAXILITRO pues era el que iba a ser recordado por el consumidor dados los colores, tamaño y la disposición del mencionado elemento.
Estimó que de la comparación de las marcas MAXILITRO y MEGALITRO eran evidentes las similitudes conceptuales, como quiera que evocaban la misma idea, esto es, de “un litro que es más que un litro” o “un litro que rinde más que un litro”, y que lo anterior, aunado a que se trataba de un consumidor de productos de consumo masivo que no entraba a diferenciar connotaciones semánticas al momento de adquirir una bolsa de leche hacía que el riesgo de confusión fuese más grande. En ese mismo sentido, indicó que para el ama de casa, para los niños, para los tenderos MEGALITRO y MAXILITRO son exactamente lo mismo.
En relación con el argumento de la SIC, según el cual los dos términos mencionados son descriptivos, arguyó que si bien es cierto LITRO es inapropiable por ser genérico, también lo es que MEGALITRO es una expresión de fantasía perfectamente apropiable en exclusividad. Explicó que, sus empleados, de manera altamente creativa inventaron una expresión que llevaba al consumidor, a través de un esfuerzo imaginativo, a representarse muchos conceptos: “el de un litro que rinde más, o el de un producto que cuesta como si fuera un litro pero que contiene más cantidad, o inclusive, un producto cuyo contenido está entre un litro y dos litros”, y que tal esfuerzo debe ser objeto de protección marcaria con un derecho de uso exclusivo.
En consecuencia, los competidores podrían usar todo tipo de expresiones que contengan la palabra LITRO, pero no para copiar conceptualmente la marca registrada limitándose a reemplazar MEGA por MAXI o SUPER o similares.
Que la marca se registre para los mismos servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. En el presente caso las marcas enfrentadas amparan exactamente los mismos productos de la clase 29, todo lo cual lleva a concluir que las resoluciones cuestionadas deben ser expulsadas del ordenamiento jurídico.
CONTESTACIÓN E INTERVENCIÓN DE TERCEROS
La sociedad COLANTA intervino como tercero interesado en las resultas del proceso defendiendo la legalidad de los actos impugnados aduciendo que la marca MEGALITRO de la demandante fue indebidamente concedida para identificar productos de las clases 29, 30 y 32, por cuanto están compuestas únicamente por un elemento de uso común no apropiable, que carece de elemento figurativo y que por lo tanto carecen de distintividad: lo anterior implica que no se reivindique el uso exclusivo de las mismas.
Precisó que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra LITRO como una “unidad de capacidad del sistema métrico decimal que equivale al volumen de un decímetro cúbico o una cantidad de líquido que cabe en tal medida”, y que MEGA significa “grande o amplificación”, lo cual conduce a pensar que MEGRALITRO hace referencia inequívoca al concepto “litro grande de mayor tamaño” o eventualmente a un producto que contiene más de un litro por el que los consumidores pagan el precio correspondiente a un litro.
En ese sentido, MEGALITRO es de uso común y totalmente descriptiva en relación directa con los productos de las clases 29, 30 y 32, pues cualquiera entiende que es un litro grande. Agregó que se trataba de una expresión laudatoria, que posee un sentido propio y forma parte del lenguaje corriente que normalmente es utilizado para elogiar o encarecer ciertas bondades de cualquier producto o servicio directa o indirectamente, pero que impide conocer el origen empresarial.
Indicó que la palabra LITRO es actualmente reconocida como parte integrante de la terminología corriente de productos comprendidos en diferentes clases internacionales, especialmente en las clases relacionadas con alimentos y bebidas (29, 30 y 32). Al respecto puso de presente el siguiente cuadro:
Calificó el signo registrado como...
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