Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00034-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 16 de Marzo de 2017
| Fecha | 16 Marzo 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: C.E.M. RUBIO (E)
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00034-00
Actor: SODIMAC COLOMBIA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: MARCA NOMINATIVA HALUX
La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina -tramitada como acción de nulidad y restablecimiento del derecho- presentó la sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. contra las Resoluciones números 7812 de 24 de febrero de 2009, 26623 de 28 de mayo de 2009, y 36155 de 21 de julio de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales negó el registro de la marca “HALUX” (nominativa), solicitada por la demandante para distinguir productos comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.
I.- ANTECEDENTES
1. La demanda.
La parte actora, mediante apoderado, presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad -tramitada como acción de nulidad y restablecimiento del derecho- para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:
Pretensiones.
1. Que se declare la nulidad de las Resoluciones números 07812 de 24 de febrero de 2009 y 26623 de 28 de mayo de 2009, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y de la Resolución número 36155 de 21 de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se negó el el registro de la marca HALUX (nominativa), solicitada por la demandante para distinguir productos comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca HALUX (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.
3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso.
4. Que se condene a la Superintendencia de Industria y Comercio a pagar las costas y gastos del proceso.
Fundamentos de hecho.
El 28 de marzo de 2007 SODIMAC COLOMBIA S.A. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo HALUX, para distinguir productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.
Una vez publicada la solicitud en la Gaceta de propiedad Industrial número 576, la sociedad THOMAS BETTS INTERNATIONAL, INC. presentó oposición a la misma por considerar que la marca solicitada era similarmente confundible con su marca HAZLUX. La sociedad COOPER INDUSTRIES INC. también presentó oposición a dicha solicitud con sustento en el registro previo de la marca HALO.
La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución número 07812 de 24 de febrero de 2009, declaró fundada solamente la oposición presentada por la sociedad Thomas Betts International, Inc., y negó el registro solicitado, acto éste contra el cual se interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.
El recurso de reposición fue resuelto por la citada funcionaria por Resolución número 26623 de 28 de mayo de 2009, en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado y conceder el recurso de apelación.
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución número 36155 de 21 de julio de 2009, resolvió el recurso de apelación y confirmó el acto impugnado.
Normas violadas y concepto de la violación.
Estima la parte actora que el acto administrativo demandado es violatorio, por indebida aplicación, de lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
Afirma que no existe conexión competitiva entre los productos que distinguen las marcas enfrentadas, y que aunque éstas identifican productos de la misma clase (11) pueden coexistir en el mercado, como quiera que los productos que cada una de ellas ampara son suficientemente diferentes: la marca registrada HAZLUX distingue “artefactos para descargas eléctricas de alta intensidad y partes de los mismos”, mientras que la marca HALUX distingue “aparatos de alumbrado, especialmente, lámparas, linternas y reflectores de luz”. En ese orden, el cotejo marcario debe limitarse a definir si es posible que se presente el denominado riesgo de confusión y de asociación entre dos marcas que distinguen productos tan diferentes.
Precisa que el hecho de ser ambos productos referidos a la “electricidad” y pertenecer a la clase 11 no implica que estén directamente relacionados, por cuanto se trata de productos plenamente autónomos que tienen incluso un público consumidor independiente. Y agrega que ello se conoce como la “regla de la especialidad”, la cual supone que cuando una marca ha restringido o limitado su cobertura a determinados productos de la clase a la que pertenece, al momento de compararla con otra idéntica o similar de la misma clase, únicamente deben tenerse en cuenta aquellos productos que cubre y no la totalidad de los productos y/o servicios de la clase.
Señala que para efectos de determinar la conexión competitiva entre los productos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha puesto de relieve el tema de la finalidad de aquellos, y que en este caso es claro que la finalidad de los productos que amparan las marcas enfrentadas es distinta: los de SODIMAC pretenden simplemente satisfacer la necesidad de iluminar espacios oscuros, en tanto que los de la sociedad opositora están asociados a cumplir funciones propias de ciertas actividades industriales. Anota a ese respecto que al revisar la página de internet del titular de la marca HAZLUX se encuentra que su función principal es la de producir aparatos que permitan controlar el constante incremento de la potencia de la energía (transformadores) en industrias principalmente, aparatos que -en su concepto- únicamente son comprados y utilizados por personal capacitado en determinados lugares (industrias) para cumplir una función reguladora de energía dentro de procesos industriales claros.
Apunta que resulta absurdo señalar -como lo hace la entidad demandada- que se trate de productos relacionados con la utilización y manipulación de energía y que por tal razón se encuentren competitivamente conectados.
Destaca, de otro lado, que no se está en presencia de productos que se puedan sustituir uno por otro, pues “su finalidad es tan diferente, que la sustitución se hace IMPOSIBLE”, y que tampoco se pueden considerar productos complementarios, ya que el consumo de uno no implica el del otro.
Aduce que el consumidor de cada uno de los productos también es totalmente distinto (en un caso, consumidor medio, y en el otro, consumidor especializado), diferencia ésta que también supone que los canales de comercialización y los medios de publicidad de cada producto sea igualmente disímil. En efecto, las lámparas y linternas son productos accesibles al público en general a través de almacenes y grandes superficies, y se promocionan a través de comerciales en radio, televisión, revistas, periódicos y demás medios utilizados para publicitar productos de consumo general, en tanto que un aparato para controlar descargas eléctricas a nivel industrial no se comercializa necesariamente en este tipo de almacenes (dada su especialidad y sofisticación no se producen en masa e indiscriminadamente) y para su promoción se utilizan medios directos con los clientes.
Destaca que la Superintendencia de Industria y Comercio se limitó a señalar que los productos están relacionados con la “manipulación de energía”, sin detenerse a estudiar los argumentos planteados por SODIMAC.
Concluye, en este orden, que entre los productos que distinguen las marcas enfrentadas no existe conexidad competitiva capaz de generar riesgo de confusión.
2. Contestación de la demanda
2.1. La Nación- Superintendencia de Industria y Comercio presentó escrito de contestación de la demanda en el que defendió la legalidad de los actos acusados.
Señaló que las resoluciones demandadas fueron expedidas en forma legal y válida, de conformidad con las atribuciones legales conferidas a la Superintendencia por las normas nacionales y la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
Afirmó que entre el signo solicitado HALUX y la marca registrada HAZLUZ se presentan semejanzas ortográficas y fonéticas susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor, si se tiene en cuenta que el primero reproduce el segundo, diferenciándose únicamente en la no inclusión de la letra Z, diferencia éste que no hace suficientemente distintivo al signo solicitado.
Precisó que existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos enfrentados, pues “…se trata de productos de la misma clase 11 internacional relacionados con la utilización y manipulación de energía eléctrica, guardando así relaciones de complementariedad en procesos industriales vinculados a este tipo de energía, compartiendo canales de comercialización y publicidad como tiendas y revistas especializadas en la industria”, razón por la cual “el registro del signo solicitado derivaría en riesgo de confusión en el mercado”.
2.2. La sociedad Thomas & Betts International, Inc., tercero con interés directo en el proceso, contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones.
Apuntó que dado el derecho de exclusividad que ostenta sobre la marca HAZLUX para identificar productos de la clase 11, no resulta procedente el registro de la marca HALUX, el cual es un signo confundiblemente semejante con aquél.
Señaló que la marca...
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