Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00531-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 16 de Marzo de 2017
| Fecha | 16 Marzo 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
COTEJO MARCARIO - Entre el signo ESOZOL y la s marca s previamente registradas OMEZOL LYO, ESOMEZOL y OMEZOLINA / MARCAS FARMACÉUTICAS - Rigurosidad de examen de confundibilidad / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - ZOL / REGISTRO MARCARIO - Procedencia frente al signo ESOZOL al no existir semejanzas ni existir riesgo de confusión con la s marca s OMEZOL LYO, ESOMEZOL y OMEZOLINA
[L] a existencia de similitudes ortográficas entre las expresiones ESO y ESOME, no implica la confundibilidad de los signos, pues esta es diluida fácilmente con la terminación en ME del signo opositor la cual le otorga a la marca cuestionada la suficiente fuerza distintiva. En su conjunto, como unidad marcaria, es claro que la marca ESOZOL, no resulta confundible con la marca ESOMEZOL. Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de manera diferente. […]. [ E] n el aspecto ideológico o conceptual no hay lugar a predicar similitud alguna entre los signos cotejados, como quiera que se trata de dos marcas constituidas por expresiones que además de contener una partícula evocativa (ZOL) contienen expresiones que no tienen significado propio en nuestro idioma. El anterior examen efectuado con la rigurosidad propia de los casos que involucran marcas que identifican productos farmacéuticos permite concluir a la Sala que entre las marcas cotejadas, no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ambos signos en el registro marcario.
SÍNTESIS DEL CASO: En ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se demanda la Resolución 57469 de 2008, junto con las Resoluciones 10376 y 12490, ambas de 2009, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca ESOZOL a la sociedad Nevox Farma S.A., para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. El demandante alega que es titular de las marcas registradas OMEZOL LYO, ESOMEZOL y OMEZOLINA para identificar productos de la misma clase. La Sala negó las pretensiones de la demanda.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 136 LITERAL A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: C.E.M. RUBIO (E)
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00531-00
Actor: LABORATORIOS BEST S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD - DECISION 486 DE 2000
Procede la Sala a decidir de fondo, en única instancia, la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina interpuesta por la sociedad LABORATORIOS BEST S.A. contra las Resoluciones Nos. 57469 del 31 de diciembre de 2008, 10376 de 27 de febrero de 2009 y 12490 de 19 de marzo de 2009, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales concedió el registro de la marca ESOZOL , para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad NEVOX FARMA S.A.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
La parte actora, mediante apoderado presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina para que la Sala se pronuncie respecto a las siguientes:
Pretensiones:
Que se declare la nulidad de la Resolución No. 57469 del 31 de diciembre de 2008, mediante la cual, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negativamente la oposición interpuesta por la sociedad LABORATORIOS BEST S.A. y se concedió como marca el signo ESOZOL para identificar productos de la clase 30 Internacional cuyo titular es la sociedad NEVOX FARMA S.A.
Que se declare la nulidad de la Resolución 10376 de 27 de febrero de 2009, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 57469 del 31 de diciembre de 2008, confirmándola en todas sus partes.
Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 12490 de 19 de marzo de 2009, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 57469 del 31 de diciembre de 2008, confirmándola en todas sus partes.
Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, sea declarada la nulidad relativa del registro de la marca ESOZOL , en concordancia con lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 y se le ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio su cancelación.
Fundamentos de hecho:
Adujó que la sociedad LABORATORIOS BEST S.A. es titular de las marcas OMEZOL LYO, ESOMEZOL Y OMEZOLINA para identificar productos de la clase 5 Internacional.
Indicó que la sociedad NEVOX FARMA S.A. , presentó solicitud de registro como marca del signo ESOZOL con el fin de identificar productos de la clase 5 Internacional y dicha solicitud fue publicada debidamente en la Gaceta de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Informó que oportunamente la sociedad LABORATORIOS BEST S.A. presentó la oposición correspondiente con base en sus marcas OMEZOL LYO, ESOMEZOL Y OMEZOLINA para identificar productos de la clase 5 Internacional.
Esgrimió que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió la marca solicitada; dicha decisión fue confirmada por las resoluciones 10376 de 27 de febrero de 2009 y 12490 de 19 de marzo de 2009.
Normas violadas y concepto de la violación:
Considera que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el artículo 136 a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
Fundamentó tal aseveración en que la entidad accionada no aplicó correctamente la norma aludida en ninguno de los actos administrativos atacados, razón por la cual, a su juicio, carecen de validez.
Considera la demandante que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos fonético, ortográfico y gramatical.
Especificó que la marca reproduce en su totalidad la previamente registrada y que la única diferencia entre los signos es la silaba ME (ESOZOL Y ESO ME ZOL). Por tal razón, no es suficientemente distintiva.
2. Contestación de la demanda.
La demanda se notificó debidamente a la NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO como parte demandada y a la sociedad NEVOX FARMA S.A., como tercero interesado.
2.1. Superintendencia de Industria y Comercio.
A través de apoderado elevó como argumentos de defensa los siguientes:
Informó que la entidad había hecho un examen de registrabilidad observando detenidamente la distintividad con la que debe contar el signo y atendiendo en dicho estudio los derechos de terceros.
Indicó que frente al aspecto conceptual, ortográfico y visual conviene mencionar que las marcas enfrentadas no evocan ningún significado por lo cual las consideró como de fantasía.
Agregó que frente a la expresión ESOZOL consideraba que estaba compuesta por el prefijo ESO que le otorga suficiente distintividad frente a las marcas opositoras, pues la ubicación de este prefijo dentro de su estructura gramatical le da relevancia en su sonoridad.
Explicó que las marcas opositoras, examinadas en conjunto, son más extensas y al compararlas con el signo solicitado solo comparten la silaba ZOL.
2.2. Nevox Farma S.A.
A través de apoderado esgrimió como argumentos de defensa los siguientes:
Señaló que una marca puede compartir un mismo prefijo o sufijo de otra ya registrada, siempre y cuando contenga elementos que la distingan de las marcas previas.
Especificó que en el caso concreto la marca ESOZOL es totalmente novedosa y evocativa, no solamente por su componente nominal, sino también por el conceptual que le permite su existencia en el mercado sin causar ningún tipo de confusión en el consumidor.
Indicó también que respecto del elemento fonético, las marcas enfrentadas no suenan igual, pues tienen sonidos diferentes.
3. Alegatos de conclusión y posición del Ministerio Público.
Dentro del término previsto en el artículo 210 del C.C.A., fueron allegados al proceso los siguientes alegatos:
Parte actora: Reiteró, en lo esencial, los cargos de nulidad que expuso en la demanda.
Parte demandada: Reiteró, los mismos argumentos de defensa esgrimidos al momento de contestar la demanda.
Tercera Interesada: Reiteró que no existía similitud fonética, ortográfica e ideológica entre las marcas enfrentadas.
Ministerio Público: Guardó silencio.
4. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 58-IP-2013 de 5 de junio de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a...
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