Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00006-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 16 de Marzo de 2017
| Fecha | 16 Marzo 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00006-00
Actor: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: SIGNOS ISOFLEX, ISOTREX E ISOFACE - ANÁLISIS DE CONFUNDI BILIDAD DE MARCAS FARMACÉUTICAS
La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad presentó la sociedad PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE G.S., por medio de apoderado judicial, en contra de las resoluciones 18592 del 26 de junio de 2007, 35096 del 26 de octubre de 2007 y 4571 del 19 de febrero de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declararon infundadas las oposiciones formuladas por las sociedades PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE G.S. y STIEFEL LABORATORIOS, INC. y se concedió el registro de la marca «ISOFLEX», para identificar productos comprendidos dentro de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición.
I.- ANTECEDENTES
I.1. La demanda
La sociedad PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE G.S., mediante apoderado, presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
I.1.1.- Que se declare la nulidad de la Resolución 18592 del 26 de junio de 2007, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo núm. 05 028138, por medio de la cual se declararon infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE G.S. y STIEFEL LABORATORIOS, INC.
I.1.2.- Que se declare la nulidad de la Resolución 35096 del 26 de octubre de 2007, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE G.S., confirmando la decisión adoptada en la Resolución 18592 de 2007.
I.1.3.- Que se declare la nulidad de la Resolución 4571 del 19 de febrero de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad la sociedad PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE G.S., confirmando la decisión adoptada en la Resolución 18592 de 2007.
I.1.4.- Como consecuencia de la anterior declaración, solicita se sirva ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio que se decrete la nulidad de lo actuado y se ordene la anulación del certificado de registro 349851, vigente hasta Junio 26 de 2017, de propiedad de la tercera interesada.
I.2.- Los hechos que fundamentan la demanda
Como hechos relevantes de la demanda, la parte actora indicó que es actualmente titular de las marcas registradas «ISOFACE» (certificado núm. 237419) e «ISOFACE PLUS» (certificado núm. 285240).
Señala que la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A. presentó solicitud de registro de la marca «ISOFLEX» para distinguir productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a la cual se opuso con base en las marcas de las cuales es titular.
La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los actos administrativos demandados, declaró infundada la oposición formulada por ella formulada y concedió el registro de la marca «ISOFLEX» a la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A.
I.3.- Fundamentos de derecho y concepto de la violación
La parte actora estima que los actos administrativos enjuiciados han transgredido las normas en las han debido fundarse, en particular, los artículos 13, 59 y 61 de la Constitución Política, 3 del Código Contencioso Administrativo, 134, 135, 136, 172 y demás normas concordantes de la Decisión 486 de 2000.
I.3.1.- La parte actora consideró que los artículos 134 y 135 (literales a) y b) de la Decisión 486 de 2000 se violaron por falta de aplicación por cuanto, en su concepto, se concedió el registro de una marca que carecía de distintividad. Para sustentar dicha tesis, la demandante explicó que:
«(…) Las resoluciones que concedieron el registro de la expresión ISOFLEX son ilegales, puesto que dicha expresión CARECE DE DISTINTIVIDAD, es DESCRIPTIVA y además es confundible con las marcas registradas ISOFACE e ISOFACE PLUS (…) 5.1.2.1. LA EXPRESIÓN ISOFLEX PER SE CARECE DE DISTINTIVIDAD (…) En reiterada Jurisprudencia este respetable Despacho, así como el Tribunal Andino han determinado los alcances del Artículo 135 literal b) de la decisión 486 respecto de signos que carezcan de distintividad. Al respecto se debe analizar cómo en la expresión ISOFLEX se presentan varios factores que determinan su carencia distintiva, estos son: (…) A) Las circunstancias predicables en sí mismo por ser una expresión compuesta de dos términos de uso común; (…) B) La relación que existe entre ésta y los productos que pretende designar determinando una descripción de las funciones del mismo; (…) C) La relación de semejanza que se causa de confusión con otro signo ya registrado, como lo son las marcas ISOFACE e ISOFACE PLUS (…) Teniendo en cuenta lo anterior profundizaremos en el análisis tendiente a demostrar cómo las resoluciones son ilegales (…)».
I.3.2.- Por otro lado, afirma que se violó el artículo 136 (literal a) de la Decisión 486 de 2000, por aplicación indebida. Para el efecto, manifiesta que la expresión ISOFLEX carece de distintividad al ser confundible con las marcas ISOFACE e ISOFACE PLUS, realizando el siguiente análisis:
«(…) I. COMPARACIÓN FONÉTICA (…) Tal como podemos observar, existe fonéticamente un alto riesgo de confusión entre las referidas expresiones, las cuales difícilmente podrán ser diferenciadas por el consumidor promedio, toda vez que el signo objeto de solicitud de registro de marca posee una estructura fonética carente de identidad con respecto a la aludida marca registrada (…) Con la realización de un simple ejercicio se ilustrará acerca de la innegable similitud fonética del caso, repitiendo en voz alta uno y otro signo teniendo en cuenta como se pronuncia FLEX, ESTO ES FLES Y LA PRONUNCIACIÓN DE FACE, (COMO LO DICE LA S.I.C.) FEIS: (…) Aun separando el prefijo ISO igual existiría la confusión fonética (…) Conforme a lo anteriormente expuesto, tenemos como única conclusión posible que las cotejadas marcas son de una similitud fonética innegable, y que su ínfima diferencia resulta insuficiente como para brindarle la distintividad exigida por la norma, trascendiendo esto en una causal clara y objetiva para no haber expedido un acto concediendo derechos a quien no los debería tener y afectando los de otro, lo que define una ilegalidad en la actuación administrativa (…)»
Luego se refirió a la conexión competitiva que se presenta entre los productos que distinguen los signos en conflicto, resaltando que su ostensible similitud y la naturaleza de los productos que identifican:
«(…) crearán una necesaria y errada asociación de su origen empresarial, dado que estamos frente a marcas que pretenden distinguir productos de la clase 05 Internacional. Lo anterior implica que los productos farmacéuticos de uso humano, hacen uso de los mismos canales de comercialización y tendrán similares canales de publicidad, por lo que el consumidor promedio creerá, fácilmente, que ISOFLEX e ISOFACE pertenecen a la misma familia de marcas, o que comparten el mismo origen empresarial, cuando ni lo uno ni lo otro es cierto (…) a) CANALES DE COMERCIALIZACIÓN (…) Téngase en cuenta que hay lugares de comercialización o expendo de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, pero en el presente caso, no se presenta totalmente dicha situación, toda vez que la distribución de los productos aquí enfrentados opera en tiendas o almacenes especializados, llámese droguerías, almacenes farmacéuticos, tiendas mayoristas o áreas especiales de expendio en supermercados donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud, esto es que comparten exactamente los mismos canales de comercialización. (…) b) SIMILARES MEDIOS DE PUBLICIDAD (…) Efectivamente, los mismos productos se difunden por los mismos canales publicitarios, por lo que se presenta una conexión competitiva por esta vía (…) c) RELACIÓN O VINCULACIÓN ENTRE PRODUCTOS (…) Como ya es evidente, los signos en cuestión son similarmente confundibles, y adicionalmente se encuentran identificando productos de una naturaleza exacta, vale decir productos farmacéuticos y veterinarios (…)».
I.3.3.- De igual forma, manifiesta que los actos administrativos demandados violaron el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, en la medida en que la Superintendencia de Industria y Comercio realizó un análisis superficial de la solicitud de registro.
I.3.4.- Finalmente, la sociedad PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE G.S. se dedica a demostrar que la argumentación expuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio y por el tercero interesado en el resultado del proceso es contradictoria, expresando lo siguiente:
«(…) 6.1. ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LA SOCIEDAD LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., EN SU ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE OPOSICIÓN (…) 6.1.1. PRIMER ARGUMENTO (…) No analizó la demandada, que pretendió erradamente la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., en su argumento inicial establecer que, en el campo de comparación fonética entre las expresiones ISOFLEX y ISOFACE, “…son más las diferencias…” que las semejanzas, lo cual reiteramos no es cierto, pero que conlleva a inferir irremediablemente que la sociedad tercera interesada acepta tácitamente que existen algunas...
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