Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00272-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 16 de Marzo de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 699171541

Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00272-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 16 de Marzo de 2017

Fecha16 Marzo 2017
EmisorSECCIÓN PRIMERA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00272-00

Actor: SANOFI - AVENTIS

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: Tema: REGISTRO MARCARIO - EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD - REGLAS DE COTEJO - MARCAS EN CONFLICTO: ANEMIL Y AMENIDE

La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa presentó la sociedad SANOFI - AVENTIS, por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 36826 de 29 de septiembre de 2008, 48840 de 26 de noviembre de 2008 y 56649 de 23 de diciembre de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la parte actora y se concedió el registro de la marca ANEMIL (nominativa) a nombre de la sociedad GYNOPHARM S.A.S., para identificar productos comprendidos dentro de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda.

Mediante escrito presentado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado (fls. 21 a 39), el apoderado judicial de la sociedad SANOFI - AVENTIS, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 del Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina de Naciones, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“De conformidad con los hechos que más adelante se narran, le solicito al Honorable Consejo de Estado se sirva hacer las siguientes declaraciones y condenas:

1. Que se declare la nulidad de las Resoluciones 36826 de 29 de septiembre de 2008, 48840 de 26 de noviembre de 2008 y 56649 de 23 de diciembre de 2008, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición formulada por mi representada contra la solicitud de registro de la marca ANEMIL (nominativa) a nombre de la sociedad GYNOPHARM S.A.S., para identificar productos comprendidos dentro de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Que como consecuencia de la declaración anterior SE ORDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación del registro de la marca ANEMIL (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 internacional.

3. Que se ordene la publicación que en este proceso se profiera en la Gaceta de Propiedad Industrial.

4. Que se condene a la entidad demandada a pagar las costas y gastos del proceso” (fls. 23 y 24).

I.2. Los hechos.

Manifestó que la sociedad GYNOPHARM S.A., presentó solicitud de registro del signo denominativo ANEMIL, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Adujo que una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial 589 de 29 de febrero de 2008, la sociedad SANOFI - AVENTIS, el 9 del mismo mes y año, formuló oposición al registro en comento, en este sentido señaló el riesgo de cofundibildiad del signo solicitado con el registro marcario de su propiedad, esto es, la marca denominativa AMENIDE, registrada en Colombia bajo el certificado 203262, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Aseguró que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 36826 de 29 de septiembre de 2008, resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro solicitado.

Señaló que la sociedad SANOFI - AVENTIS, presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.

Recordó que la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución 048840 de 26 de noviembre de 2008, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación.

Afirmó que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 54649 de 23 de diciembre de 2008, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado.

I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación:

Comentó que con las resoluciones demandadas la Superintendencia de industria y Comercio violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina de Naciones, al considerar que el signo ANEMIL (nominativo) es confundible con la marca AMENIDE (nominativa) previamente registrada por la sociedad SANOFI - AVENTIS.

Manifestó que de la apreciación sucesiva de las marcas en conflicto se pueden observar las similitudes de orden visual. En efecto, adujo que se presenta una secuencia casi idéntica de vocales que tiene la aptitud de confundir a quien aprecia los signos cotejaos, puesto que, como puede verse, ambos comparten las vocales A/E/I en un mismo orden.

Expuso que aunque la secuencia de las vocales A/I están separadas en la marca solicitada por una N, y en la marca registrada por la letra M, ésta es una sutileza que no puede percibirse fácilmente por el consumidor desprevenido, considerando la similitud visual entre estas dos letras.

En cuanto a la similitud de orden fonético, afirmó que resulta similar la pronunciación de las expresiones “AMENIDE” y “ANEMIL”, por lo que el consumidor desprevenido podría confundirse con facilidad.

No obstante, consideró que aun contemplando la hipótesis de que el consumidor promedio pronuncie la marca Amenide de la manera como se escribe, la similitud fonética persiste.

Señaló que la Superintendencia de Industria y Comercio se equivocó al considerar que la sílaba tónica de la marca solicitada ANEMIL está en su segunda sílaba NE, y que por ello se debería concluir que la expresión ANEMIL es una palabra llana, es decir, que lleva el acento prosódico en la penúltima sílaba.

Así pues, recalcó que el acento de la marca no está en la penúltima sílaba, sino en la tercera, por lo que el hecho de que ambas compartan la tercera sílaba y sea ésta la que lleva el acento prosódico, aumenta el riesgo de confusión.

Agregó que la comparación en conjunto de las marcas permite concluir que efectivamente existe similitud entre las mismas y, que, adicionalmente, no se puede olvidar que el examen de confundibilidad debe versar sobre las similitudes y no sobre las diferencias, puesto que, por regla general, el consumidor promedio no se desgasta en complejas disquisiciones procurando establecer diferencia, sino que simplemente se deja llevar por la impresión de conjunto que le causan dos marcas similares.

De otro lado, argumentó que las marcas distinguen los mismos productos, esto es, al encontrarse en una misma clase del nomenclátor de Niza, además que comparten los mismos canales de comercialización e iguales medios de publicidad.

En este contexto, sostuvo que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció las reglas de cotejo marcario y que el examen de registrabilidad se realizó sin la rigurosidad exigida por la normativa andina.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió al cargo de violación formulado de la siguiente manera:

Manifestó que resulta claro y evidente que la marca solicitada ANEMIL (nominativa), no encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal a) del artículo 136 de Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Adujo que al dar aplicación a los criterios de cotejo marcario se puede advertir, como quedó establecido en los actos acusados, que entre el signo ANEMIL y la marca AMENIDE no existen semejanzas, razón por la cual el consumidor puede fácilmente diferenciarlas.

Aseguró que la extensión de los signos varía sustancialmente, siendo el signo solicitado compuesto por tres sílabas y el otro por cuatro sílabas, lo que realza las diferencias fonéticas entre uno y otro, además que el signo solicitado tiene la sílaba tónica en la segunda sílaba NE y la marca registrada la tiene en la tercera sílaba NI.

En cuanto a la composición ortográfica, expuso que si bien ambas marcas comparten algunas vocales, las consonantes son diferentes, las cuales marcan las diferencias fonéticas, confiriéndole a cada signo una estructura visual y fonética única y distintiva, permitiendo su diferenciación sin generar riesgo de confusión o de asociación.

Señaló que el signo registrado está constituido por una secuencia de consonantes (N/M/L) y de vocales (A/E/I) absolutamente diferentes a la secuencia de consonantes (M/N/D) y de vocales (A/E/I) constitutivas de la marca registrada.

Así pues, expresó que las marcas ANEMIL y AMENIDE no presentan semejanzas que puedan causar riesgo de confusión o de asociación, por cuanto cada una de las marcas cuentan con elementos que permiten diferenciarlas. Agregó que es claro el origen o procedencia empresarial de los productos identificados con cada uno de los signos, por lo que queda a salvo el interés del consumidor y no se afecta el derecho de exclusividad que el ahora demandante tiene sobre su marca.

Finalmente, comentó que teniendo en cuenta que los signos enfrentados no son confundibles, no resulta necesario realizar pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relación de productos o servicios, pues nada obsta para que coexistan dos signos distintivos que identifican servicios conexos o incluso idénticos.

II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD GYNOPHARM S.A.S. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos (fls. 125 a 129):

Propuso como excepción de fondo la que denominó falta del derecho de la actora parar proponer la acción de nulidad, por cuanto en su...

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