Sentencia nº 11001-03-24-000-2008-00259-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 27 de Octubre de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 700994397

Sentencia nº 11001-03-24-000-2008-00259-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 27 de Octubre de 2017

Fecha27 Octubre 2017
EmisorSECCIÓN PRIMERA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00259-00

Actor: HENKEL KGAA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 172 DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA . EXAMEN DE CONFUNDIBILIDAD ENTRE LAS MARCAS SANI-AIR Y AIRSANA

La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción nulidad establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, presentó la sociedad HENKEL KGaA, en contra de la Resoluciones 31798 de 27 de septiembre de 2007, 38891 de 26 de noviembre de 2007 y 3713 de 12 de febrero de 2008, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la aquí demandante y se concedió el registro de la marca nominativa «SANI-AIR», para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, Octava Edición.

I.- ANTECEDENTES

I.1. La demanda

La sociedad HENKEL KGaA, mediante apoderado judicial, presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

I.1.1.- Que se declare la nulidad de la Resolución 31798 de 27 de septiembre de 2007, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la demandante y se concedió el registro de la marca nominativa «SANI-AIR», para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, Octava Edición.

I.1.2.- Que se declare la nulidad de la Resolución 38891 de 26 de noviembre de 2007, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en el sentido de confirmar la Resolución 31798 de 27 de septiembre de 2007 y concedió el recurso de apelación.

I.1.3.- Que se declare la nulidad de la Resolución 3713 de 12 de febrero de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 31798 de 27 de septiembre de 2007 y se declaró agotada la vía gubernativa.

I.1.4.- Que con fundamento en las declaraciones anteriores, se ordene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (i)negar el registro de la marca nominativa «SANI-AIR», para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, Octava Edición; (ii) publicar la sentencia que accede a las pretensiones en la Gaceta de la Propiedad Industrial; y (iii) dictar la respectiva resolución, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, en la que se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de acuerdo con el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

I.2.- Los hechos que fundamentan la demanda

La parte demandante destaca como hechos relevantes que la sociedad EXPORT VENTAS LTDA. presentó ante la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, solicitud de registro de la marca nominativa «SANI-AIR», para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (Octava Edición), en particular, «[…] producto farmacéutico, ambientador de uso doméstico […]», a la cual le fue asignado el número de radicación 05-93814. La precitada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 557 de 31 de octubre de 2005, bajo el número 649.

La demandante, encontrándose dentro del término legal para el efecto, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca mencionada, la cual se sustentó en el hecho consistente en que aquella era titular del registro de la marca «AIRSANA», certificado 290219, para distinguir «[…] agentes deodorantes en contenedores para linos, ropas y otros textiles […]», destacando, finalmente, que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO expidió los actos administrativos demandados en los que declaró infundada la oposición presentada por la aquí demandante y concedió el registro de la marca «SANI-AIR», argumentando que no es similarmente confundible con la marca registrada «AIRSANA», lo cual «[…] no solo le causa un perjuicio a mi poderdante como titular de la marca, sino además genera el riesgo de confusión entre los consumidores del mercado de los productos de la clase 5 internacional, como se argumentará y probará a continuación […]».

I.3.- Fundamentos de derecho y concepto de la violación

La parte actora estima que el acto administrativo vulneró los artículos 135 (literal b) y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Inicialmente se refirió a la violación del literal a) del artículo 136, afirmando que la marca «SANI-AIR» es similarmente confundible con la marca registrada «AIRSANA», toda vez que se presentan similitudes entre los signos distintivos desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, además de que distinguen productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (Octava Edición), razón por la que la entidad pública demandada erró en la decisión adoptada en los actos administrativos demandados, la cual está afectando los derechos de la sociedad HENKEL KGaA en el mercado de los productos de la mencionada clase y pone en riesgo la salud de los colombianos pues «[…] la coexistencia de dos marcas tan similares genera el riesgo de confusión el cual es inaceptable particularmente cuando se trata de productos que tienen la capacidad de afectar la salud humana […]».

Adentrándose en el análisis de los signos distintivos enfrentados, explicó lo siguiente:

«[…] En el caso que nos ocupa, se puede apreciar sin mayor esfuerzo, que los dos tipos de similitud concurren, veamos […] Existe similitud ortográfica entre las marcas, ya que: […] Las dos están conformadas por siete letras […] Las dos están conformadas por tres sílabas […] Coinciden en seis de las siete letras que las conforman, a saber, la primera, la segunda, la tercera, la quinta, la sexta y la séptima (S, A, N, A, I, R) […] Comparten la expresión AIR […] Comparten la expresión SANA, con una leve variación en la última A, que se reemplazada (sic) por la vocal I […] La marca SANI-AIR simplemente invierte la posición de las expresiones AIR y SANA que componen a la marca de mi poderdante […] Igualmente, y como consecuencia de la similitud ortográfica, existe similitud fonética entre ellas. Al pronunciarlas de manera sucesiva, se puede percibir que la percepción auditiva de las marcas es similar y por lo tanto confundible […] En el caso que nos ocupa, las marcas en cuestión evocan el concepto de “aire sano”, el cual ciertamente se relaciona con la sensación posterior al empleo de los productos deodorantes o ambientadores distinguidos con las marcas. Esto conlleva que al encontrarse en el mercado con productos de las marcas SANI-AIR y AIRSANA, sumado a su similitud ortográfica y fonética, los consumidores crean equivocadamente que se trata de la misma marca, o de una nueva marca que mi poderdante lanzó al mercado […] La marca SANI - AIR fue solicitada y registrada para distinguir los siguientes productos de la clase 5 internacional: “producto farmacéutico, ambientador de uso doméstico”, mientras que la marca AIRSANA registrada a nombre de mi poderdante distingue “agentes deodorantes en contenedores para linos, ropas y otros textiles”. Es decir, ambas marcas distinguen productos deodorantes, o ambientadores, para uso en el hogar. Estos productos han sido clasificados en la clase 5 internacional porque repercuten en la salud humana […] La jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia ha reiterado que el examen marcario, cuando se trata de marcas para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 5 internacional, debe ser más riguroso, puesto que la salud humana se compromete si existe el riesgo de confusión para el público consumidor […] Es decir, al conceder el registro de la marca SANI-AIR, la Superintendencia de Industria y Comercio obvió la aplicación de este criterio, y dio lugar a la coexistencia de las marcas SANI-AIR y AIRSANA en un mercado tan complejo como el de los productos de la clase 5 en general […]».

Posteriormente, la sociedad demandante expuso los argumentos por los cuales consideró que los actos administrativos demandados transgredían el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en la siguiente forma:

«[…] La marca SANI-AIR no es distintiva porque es similarmente confundible con la marca AIRSANA de titularidad de mi poderdante, como se demostró arriba, desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual. El consumidor difícilmente podrá diferenciarlas cuando las encuentre en el mercado, y mi poderdante se verá afectado en la medida que sus clientes adquieran equivocadamente los productos distinguidos con la marca SANI-AIR cuando en realidad quieran adquirir los productos de marca AIRSANA […]».

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1.- La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO presentó escrito de contestación de la demanda en el que defendió la legalidad de los actos acusados, solicitando no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas, por cuanto carecen de apoyo jurídico y sustento legal para su prosperidad. Sin embargo, mediante auto de 23 de noviembre de 2009, el Magistrado Sustanciador del proceso tuvo por no contestada la demanda por parte de dicha entidad pública, por no haberse acompañado el respectivo poder para actuar.

II.2....

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR