Sentencia nº 11001-03-24-000-2006-00376-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 17 de Noviembre de 2017
| Fecha | 17 Noviembre 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUG.USTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00376-00
Actor: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: REG.ISTRO MARCARIO - EXAMEN DE REG.ISTRABILIDAD - CAUSALES DE IRREG.ISTRABILIDAD - REG.LAS DE COTEJO - MARCAS EN CONFLICTO: PREVENIR Y PORVENIR
La Sala decide en única instancia la demanda que presentó la sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. por medio de apoderado judicial, en contra de las resoluciones 21605 de 31 de agosto de 2000 y 36466 de 31 de octubre de 2001, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca PREVENIR (mixta), para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
I-. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] 1. Que se declare la nulidad de los actos administrativos que se mencionan a continuación:
1.1. La nulidad del acto administrativo contenido en la resolución No. 21605 del 31 de agosto de 2000, expedida por la División de Signos Distintivos, mediante la cual concede el registro de la marca PREVENIR (Clase 42 Mixta), para distinguir los servicios comprendidos en la clase 42, que entonces regía, específicamente se ampararon los siguientes: “Funerarios, servicios de exequias, servicios de cremación, servicios de importación y exportación, de bienes relacionados con los servicios anteriormente descritos, servicios de confección de coronas, servicios de entierros, servicios de jardinería”.
1.2. La nulidad de la resolución No. 36466 de 31 de octubre de 2001, proferida por la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante la cual se modificó la resolución No. 30787 de 28 de noviembre de 2000 de la división de signos distintivos. Mediante aquella, esto es, la No. 36466 que se acaba de citar, en definitiva, quedó concedida la marca arriba citada, toda vez que la providencia modificada, le había negado por vía de reposición de la resolución señalada en el numeral 1.1. anterior.
2. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la G.aceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso […]”.
I.2. Los hechos
El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad PREVENIR S.A., presentó solicitud de registro del sigo PREVENIR (mixto), para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
Expuso que la solicitud en comento fue publicada en la G.aceta de Propiedad Industrial, frente a la cual la sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., formuló oposición con fundamento en la titularidad y notoriedad de las marcas PORVENIR (mixtas y nominativas), registradas bajo los certificados 225820 (clase 42), 179496 (clase 36), 225467 (clase 36), 179495 (clase 35) y 225397 (clase 35) y el nombre comercial PORVENIR.
Afirmó que mediante la Resolución 21605 de 31 de agosto de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la referida sociedad y concedió el registro solicitado.
Recordó que la sociedad PORVENIR S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.
Expuso que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 30787 de 28 de noviembre de 2000, resolvió el recurso de reposición en el sentido de revocar la Resolución 21605 de 31 de agosto de 2000, declarando fundada la oposición presentada y negando el registro solicitado.
Señaló que frente a la anterior decisión, la sociedad PREVENIR S.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto a través de la Resolución 36466 de 31 de octubre de 2001, revocando la Resolución 30787 de 28 de noviembre de 2000 y confirmando la Resolución 21605 de 31 de agosto de 2000, esto es, concediendo el registro del sigo PREVENIR (mixto).
I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación
La parte actora manifestó que con las resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio violó los literales a), b) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al considerar que “[…] existe una similitud tal entre los dos signos PORVENIR Y PREVENIR, que se puede inducir al público en error […]”.
Adujo que el signo solicitado es confundible ortográfica, fonética y conceptualmente con las marcas PORVENIR. En cuanto ésta última, mencionó que “[…] ambas expresiones significan una relación de expectativa y previsión por el futuro, que se protege contra el infalible riesgo de muerte, es en síntesis, una persona que busca prevenir su porvenir […]”.
Igualmente, advirtió que mediante la Resolución 17189 de 14 de septiembre de 1993, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el depósito del nombre comercial PORVENIR, el cual se encuentra protegido a través del certificado 6798, por lo que al ser el signo solicitado semejante al aludido nombre comercial se puede inducir en error al público consumidor.
Resaltó que la marca PORVENIR, registrada bajo el certificado 179496 es notoriamente conocida, razón por la cual la entidad demandada vulneró la normativa comunitaria al conceder el registro.
I.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO
II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:
Manifestó que con la expedición de los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Aseveró que el “[…] examen de las marcas enfrentadas no arrojan confusión, pues si bien coinciden en el empleo de algunas de sus letras también lo es que en conjunto cada uno ellos se encuentra provisto de la suficiente carga diferenciadora e individualizadora, en tal sentido al ser visualizados desde lo gráfico y pronunciados desde el punto de vista fonético, son percibidos de diferente manera […]”.
Señaló que desde el punto de vista conceptual existen diferencias y que si bien el elemento predominante de la marca PORVENIR es el nominativo, su elemento figurativo le otorga aún más distintividad como para poder coexistir en el mercado sin generar confusión.
Finalmente, resaltó que la marca PREVENIR para distinguir servicios en la clase 42 es registrable conforme a lo dispuesto en la Comisión del Acuerdo de Cartagena, tal y como lo expuso “[…] válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos acusados […]”.
II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD PREVENIR S.A., El tercero con interés directo en las resultas del proceso contestó la demanda incoada, para lo cual señaló que entre los signos enfrentados no existe riesgo de confusión para el público consumidor.
Precisó que las marcas han coexistido de forma pacífica desde el año 2000, fecha en la cual la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó el registro de la marca PREVENIR para identificar servicios funerarios.
Sostuvo que como las sociedades titulares de los signos en conflicto tienen objetos diferentes, no existe confusión entre el signo solicitado y el nombre comercial PORVENIR S.A.
De otro lado, manifestó que entre el signo solicitado y la marca mixta PORVENIR no existe conexión competitiva y que de conformidad con las pruebas presentadas, la marca mixta PORVENIR sólo es conocida dentro del sector de los fondos administradores de pensiones; en consecuencia, no puede ser protegida más allá de los límites del principio de especialidad.
III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 218-IP-2013 de fecha 9 de mayo de 2014, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:
“[…] PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la citada norma comunitaria.
La corte consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.
SEG.UNDO: La corte consultante deberá, al momento en que el signo mixto PREVENIR fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial PORVENIR S.A. era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.
En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba