Sentencia nº 11001-03-24-000-2008-00405-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 27 de Octubre de 2017
| Fecha | 27 Octubre 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00405-00
Actor: SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: Acción de nulidad relativa
Referencia: TESIS: LA MARCA “PAXETAL” SI BIEN POSEE UNA PARTÍCULA DE USO COMÚN, ESTO ES, “PAX”, AL ESTAR COMBINADA CON LA EXPRESIÓN “ETAL” ES REGISTRABLE, PUES FORMA UN CONJUNTO SUFICIENTEMENTE DISTINTIVO Y DIFERENTE A LOS SIGNOS PREVIAMENTE REGISTRADOS
La Sala decide, en única instancia la demanda promovida por la sociedad SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución nro. 25639 de 22 de agosto de 2007, “Por la cual se concede un registro”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:
1º: La sociedad SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A., es titular de las siguientes marcas registradas en Colombia: “PAX”, “PAX ALERGIA”, “PAX CALIENTE NOCHE”, “PAX DIA”, “PAX LINCTUS”, “PAX NOCHE”, “PAX SINUS”, entre otras.
2º: El 8 de febrero de 2007, la sociedad LABORATORIOS COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., en adelante LAFRANCOL S.A., presentó solicitud de registro de la marca “PAXETAL” (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
3º: Publicada la solicitud de dicha marca en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentó oposición contra el registro solicitado, por lo que el 22 de agosto de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC expidió la Resolución nro. 25639, mediante la cual se concedió el registro de la marca “PAXETAL”, por considerar que cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones legales.
4º: Que, la marca “PAXETAL” tiene vigencia hasta el 22 de agosto de 2017.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Advirtió que, la SIC al expedir la Resolución acusada violó el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, por cuanto ha debido realizar el examen de registrabilidad de la marca solicitada “PAXETAL”, independientemente de que no haya sido objeto de oposiciones.
Adujo que, la norma comunitaria ha impuesto la obligación a las entidades nacionales competentes de realizar dicho examen, por lo que la División de Signos Distintivos de la SIC está obligada a determinar si los signos que se presentan para ser registrados están incursos en una de las causales de irregistrabilidad, establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, en aras de la defensa de intereses particulares y de los derechos de los consumidores.
Señaló que, la mencionada División al expedir la Resolución acusada violó el artículo 136, de la citada Decisión, por cuanto no se percató de que el signo “PAXETAL” es confundiblemente similar con las marcas de la actora, que contienen la expresión “PAX”, que identifican productos de la misma clase.
Resaltó que, la sociedad SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A., ha creado lo que ha dado en llamarse una “familia de marcas” o “marca de familia”, donde es titular de varias marcas que identifican productos similares y que comparten la partícula “PAX”.
Que, el uso de la expresión “PAX”, para identificar varios productos, es un mecanismo de mercadeo que permite a la sociedad actora lanzar al mercado nuevos productos y lograr que los consumidores sean capaces de identificarlos con productos similares de la misma empresa.
Indicó que, el signo “PAXETAL” reproduce al elemento común de la familia de marcas “PAX” y, por tanto, tal reproducción puede llegar a crear confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta que si los consumidores encuentran en el mercado una nueva marca que contenga la expresión “PAX”, pueden equivocadamente asociarla con todas aquellas marcas que ya reconocen y contienen tal expresión y que forman parte de una “FAMILIA DE MARCAS”.
Manifestó que, esta situación puede llevarlos a creer que “PAXETAL” identifica “productos farmacéuticos y medicamentos”, esto es, los mismos productos farmacéuticos que se identifican con las marcas que contienen la expresión “PAX”, por lo que su coexistencia, a su juicio, causaría un perjuicio en el público consumidor.
Alegó que, la SIC al expedir la Resolución acusada violó el artículo 134, ibídem, dado que el signo “PAXETAL”, de la sociedad LAFRANCOL S.A. no es apto para distinguir los productos de tal empresa, de los idénticos o similares de la marca “PAX”; esto significa, que no es distintivo, por no poseer los elementos necesarios para diferenciarse claramente de otras marcas, previamente registradas.
Consideró que, la Administración al expedir la Resolución demandada violó el artículo 137, ibidem, teniendo en cuenta que la sociedad LAFRANCOL S.A., después de haber cedido las marcas “PAXUM”, “PAX MAX” y “PAX CALIENTE NOCHE”, ha decidido solicitar el registro de la marca “PAXETAL” con la clara intención de crear confusión, engaño y desviación de la clientela, conducta que constituye competencia desleal.
II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.
II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico.
Adujo que, no existe vulneración de la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Por el contrario, las decisiones acusadas se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en la normativa vigente.
Señaló que, el signo “PAXETAL” (denominativo) no se encontraba incurso en causal de irregistabilidad alguna, prevista en la norma andina.
Expresó que, realizó el examen de registrabilidad teniendo en cuenta las condiciones exigidas para ello.
Indicó que, en ningún momento dejó de aplicar o aplicó indebidamente las disposiciones vigentes en materia marcaria. Por el contrario, la Resolución acusada se ajusta plenamente a derecho.
Explicó que, analizó la similitud que pudiera llegar a existir entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas, en sus aspectos ortográfico y fonético, para llegar a concluir que la marca es distintiva y, por ende, registrable.
III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.
IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó:
“1.7. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
[…]
2.4. En el presente caso, como el elemento denominativo de los signos actores es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:
2.4.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.
2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.
2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.
2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.
2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:
2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia.
2.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.
2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.
2.5. En congruencia con el desarrollo de la presente Interpretación Prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo entre los signos denominativos en conflicto de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de...
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