Sentencia nº 11001-03-24-000-2008-00283-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 1 de Diciembre de 2017
| Fecha | 01 Diciembre 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., primero (1) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00283-00
Actor: PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A.- LA ALQUERIA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: Acción de nulidad relativa
Referencia: TESIS: LA IMAGEN DE LA LECHE AL SER SERVIDA EN UN VASO O DE UN “SPLASH” CONSTITUYE UN ELEMENTO GRÁFICO DE USO COMÚN, EN RELACIÓN CON LAS MARCAS DE LA CLASE 29, QUE NO PUEDE SER UTILIZADO O APROPIADO ÚNICAMENTE POR UN TITULAR MARCARIO. DE AHÍ QUE CUALQUIERA PUEDA USARLO Y POR ELLO SE EXCLUYE DEL COTEJO MARCARIO. AL SER EL ELEMENTO DENOMINATIVO EN LAS MARCAS EN CONFLICTO EL PREDOMINANTE, DE SU COTEJO NO SE ADVIERTEN SEMEJANZAS QUE INDUZCAN A ERROR AL PÚBLICO CONSUMIDOR
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A.- LA ALQUERIA, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, tendiente a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Las Resoluciones 44853 de 27 de diciembre de 2007, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca” y 006207 de 28 de febrero de 2008, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de División de Signos Distintivos de la SIC; y 8936 de 27 de marzo de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:
1º: El 13 de septiembre de 2006, la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA COSTA ATLÁNTICA LTDA.- COOLECHERA LTDA., en adelante COOLECHERA LTDA., presentó solicitud de registro de la marca “COOLECHERA” (mixta), para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
2º: Publicada la solicitud de dicha marca en la Gaceta de Propiedad Industrial nro. 569, la sociedad actora formuló oposición contra el registro solicitado, con fundamento en sus marcas registradas mixtas “ALQUERIA”, para distinguir productos de las Clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional, “ALQUERIA JUGUILECHE FRESA”, para amparar productos de la Clase 29 Internacional, “ALQUERIA JUGUILECHE GUANABANA” para proteger productos de la Clase 29 Internacional, “ALQUERIA JUGUILECHE MORA”, para identificar productos de la Clase 29 Internacional y denominativa “BOLSA ROJA”, para distinguir productos de la citada Clase 29.
3º: Mediante la Resolución 44853 de 27 de diciembre de 2017, la Jefe de División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada las oposición formulada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca “COOLECHERA” (mixta), para distinguir los servicios de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
4º: Contra la citada Resolución, la sociedad opositora interpuso los recursos de reposición y en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria mediante las Resoluciones 006207 de 28 de febrero de 2008 y 8936 de 27 de marzo de 2008, expedidas por la Jefe de División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, respectivamente.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Adujo que, la SIC violó el artículo 61 de la Constitución Política, al conceder el registro a un tercero de una marca que es confundible con sus marcas previamente registradas.
Advirtió que, los actos acusados también infringieron el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, al conceder el registro de la marca “COOLECHERA”, a pesar de la existencia previa de sus marcas mixtas “ALQUERIA” para distinguir productos de la Clases 29, 30 y 32 Internacional, “ALQUERIA JUGUILECHE FRESA” (Clase 29), “ALQUERIA JUGUILECHE GUANABANA” (Clase 29), “ALQUERIA JUGUILECHE MORA”, (Clase 29) y denominativa “BOLSA ROJA” (Clase 29).
Manifestó que, la referida marca solicitada “COOLECHERA” es similar y confundible con sus marcas.
Señaló que, en las marcas cotejadas predominan los elementos gráficos sobre los denominativos, ya que el colorido es de fácil recordación y ocupa cerca del 80% del respectivo conjunto marcario.
Explicó que, la marca solicitada imita los siguientes elementos marcarios de la marca “ALQUERIA”: el “splash” de la leche; el vaso en la parte inferior de la gráfica; el fondo rojo de las marcas; el concepto de la marca bolsa roja.
Indicó que, además los signos amparan productos de la misma Clase Internacional, esto es, la 29.
II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.
II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1.1.- A través de proveído de 7 de septiembre de 2009, no se tuvo en cuenta el escrito de contestación de la demanda, allegado por parte de la SIC, “por no haberse adjuntado el poder para actuar”.
II.1.2.- La sociedad COOLECHERA LTDA.,tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal.
Expresó que, los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
Adujo que, tiene derecho a actualizar su marca “COOLECHERA”, acompañada de una imagen de la leche al ser servida en un vaso, que al ser personalizada, por cada cual, es de uso común en relación con las marcas que identifican productos lácteos y las bebidas, en general.
Señaló que, un análisis del signo solicitado frente a las marcas de la actora arroja una impresión de conjunto totalmente diferente, que no es posible de ignorar.
Anotó que, los signos cotejados tienen denominaciones que no comparten letra alguna; poseen longitudes diferentes y sus vocales no se encuentran ubicadas en la misma posición, por lo que visual y auditivamente son disímiles y, por ende, no existe algún riesgo de confusión.
Manifestó que, la opositora no es la única empresa titular de registros para marcas con “splashes” de líquidos, ni de marcas con la imagen de un vaso en la parte inferior, pues la realidad es que muchas otras empresas tienen registros que comparten estas características, como ALGARRA S.A. y ALPINA S.A.
Trajo a colación lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Judicial rendida dentro del proceso nro. 06-IP- 2005, en la que se dijo:
“La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a una análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro”.
III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa, en su vista de fondo, se muestra partidaria de que se denieguen las súplicas de la demanda, arguyendo, en esencia, que el signo “COOLECHERA” no es susceptible de producir confusión con las marcas previamente registradas “ALQUERIA”, “ALQUERIA JUGUILECHE FRESA”, ALQUERIA JUGUILECHE GUANABANA”, ALQUERIA JUGUILECHE MORA”, y “BOLSA ROJA”.
Explicó que, el elemento denominativo es el predominante en los signos cotejados y que las representaciones gráficas de los signos cotejados, aunque coinciden en un chorro de leche cayendo en un vaso o recipiente, no pueden ser consideradas como fundamento de confundibilidad de los mismos, dado que existen en los archivos de la SIC solicitudes similares de marcas de otras empresas, tales como ALGARRA, ALPINA, LABINSURE y PROLECHE, entre otras, lo cual determina que el gráfico es de uso común no apropiable.
Anotó que, en el signo solicitado sobresale su letra y tamaño, así como la denominación “COOLECHERA”.
IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó:
“PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
SEGUNDO: De acuerdo con las reglas establecidas en la presente interpretación prejudicial, para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la Oficina Nacional Competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación. Se debe tener en cuenta que basta la posibilidad de existencia de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.
TERCERO: Utilizando los criterios establecidos en la presente interpretación prejudicial para el cotejo de esta clase de signos, la Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos confrontados.
CUARTO: La Corte Consultante debe determinar si “la imagen de la leche al ser servida en un vaso” es un elemento de común uso en relación con marcas que identifican productos lácteos de la Clase 29 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial y, posteriormente, deberá realizar la comparación...
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