Sentencia nº 11001-03-24-000-2013-00478-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 17 de Noviembre de 2017
| Fecha | 17 Noviembre 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
C. ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00478-00
Actor: S.C.H.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: Acción de nulidad relativa
Referencia: TESIS: LA MARCA “THE CHEESECAKE FACTORY” SI BIEN POSEE LAS EXPRESIONES DE USO COMÚN “THE” Y “CHEESECAKE”, AL ESTAR COMBINADA CON LA EXPRESIÓN “FACTORY” ES REGISTRABLE, PUES FORMA UN CONJUNTO SUFICIENTEMENTE DISTINTIVO Y DIFERENTE AL SIGNO PREVIAMENTE REGISTRADO “CHEESECAKE COMPANY”
La Sala decide, en única instancia la demanda promovida por el señor S.C.H., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución 00004194 de 8 de febrero de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:
1º: El actor es un comerciante debidamente matriculado encargado del expendio de comidas preparadas en restaurantes y que en desarrollo de su actividad económica opera el establecimiento de comercio denominado “EL SEÑOR CHEESECAKE”.
2º: El demandante solicitó ante la SIC el registro de su marca “CHEESECAKE COMPANY” el 14 de septiembre de 2009, para identificar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “repostería, pastelería, confitería, helados y panadería”.
3º: Dicha marca le fue concedida mediante la Resolución 19042 de 14 de abril de 2010.
4º: La sociedad TCF CO. LLC (en adelante TCF), el 13 de abril de 2012, solicitó el registro de la marca mixta “THE CHEESECAKE FACTORY”, sin reivindicar colores, para identificar los siguientes productos de la Clase 30 Internacional: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales; pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, postres de pastelería, cheesecakes, pasteles, dulces, pastelitos, tortas, pastelería y confitería”.
5º: Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 651, no se presentaron oposiciones.
6º: Mediante la Resolución 66325 de 31 de octubre de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la SIC negó el registro de la marca “THE CHEESECAKE FACTORY” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que la misma estaba incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, por resultar similarmente confundible con la marca “CHEESECAKE COMPANY”, previamente registrada.
7º: Contra la citada Resolución el actor interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto a través de la Resolución 00004194 de 8 de febrero de 2013, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, concedió el registro de la marca “THE CHEESECAKE FACTORY” (mixta), solicitada por TCF, argumentando para ello que “el signo solicitado para registro es una marca compleja conformada por las expresiones THE CHEESECAKE y FACTORY con un tipo de grafía especial, enmarcada por un rectángulo integrado por una serie de rayas horizontales. (…) Así en el presente caso, la comparación de los signos debe centrarse en su elemento gráfico, según las pautas doctrinales y jurisprudenciales antes expuestas. Entonces, observa esta D. que los elementos gráficos de las dos marcas son completamente diferentes”.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Advirtió que, la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó, por indebida aplicación, el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, por cuanto la marca previamente registrada “CHEESECAKE COMPANY” es similarmente confundible con la marca solicitada “THE CHEESECAKE FACTORY”, por lo que el registro de esta última era inviable por estar incurso en dicha causal de irregistrabilidad.
Señaló que, la preposición en inglés “THE” es una expresión de uso común o usual, genérica y ciertamente inapropiable por un empresario en exclusiva. Por ello mismo, carece de distintividad y, en ese sentido, debe ser excluida del cotejo marcario así: “CHEESECAKE COMPANY” vs. “CHEESECAKE FACTORY”.
Aseveró que, al hacer una comparación entre los signos enfrentados, es posible ver que existen semejanzas que no permiten superar un riesgo de confusión o de asociación, lo que impide la pacífica coexistencia de estos en el mercado.
En cuanto a la similitud ortográfica evidenció que las marcas en conflicto coinciden en varios de los criterios para su determinación.
Advirtió acerca de la coincidencia vocálica (tanto ortográfica como conceptual), susceptible de generar confusión: EEEAEOA-EEEAEAO-EEEAEOA-EEEAEAO- EEEAEOA.
En lo relacionado con la similitud fonética (la determinación de tal similitud depende entre otros elementos de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones), anotó que, además de que ambas marcas comparten la raíz CHEEESECAKE, en los dos casos las primeras sílabas de las dos expresiones que componen cada signo son idénticas.
En lo concerniente a la similitud conceptual o ideológica (que emerge cuando lo signos evocan la misma idea), señaló que, no puede perderse de vista que las marcas confrontadas “CHEEESECAKE COMPANY” y “CHEEESECAKE FACTORY” evocan exactamente el mismo concepto: el de una empresa de cheesecakes. Es sabido que “FACTORY” y “COMPANY” son ambas expresiones en inglés, traducen y están asociadas al concepto de su empresa como actividad económica. Que, por lo tanto, es un hecho notorio que las marcas suscitan la misma idea en la mente del consumidor: “El producto que se identifica tiene origen en la empresa- fábrica o compañía de cheesecakes”.
Así las cosas, adujo que, queda claro que las marcas “CHEESECAKE COMPANY” y “CHEESECAKE FACTORY” tienen tantas semejanzas y coincidencias ortográficas, fonéticas y conceptuales que su coexistencia es susceptible de generar riesgo de confusión.
Que, de esta manera, al existir identidad o semejanza que cause riesgo de confusión, se hace necesario analizar la identidad/similitud entre los productos que se buscan amparar con las marcas.
El signo previamente registrado “CHEESECAKE COMPANY” ampara los siguientes productos: “repostería, pastelería, confitería, helados, panadería. Y el signo solicitado “CHEESECAKE FACTORY” distingue: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales; pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal; mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias; hielo, postres de pastelería, cheesecakes, pasteles, dulces, pastelitos, tortas, pastelería y confitería”.
Expresó que, de conformidad con la citada lista de productos reivindicados, difícilmente se puede sostener que no hay relación entre ellos, pues aunque el listado suyo es menos extenso, lo cierto es que los signos amparan la pastelería, repostería, panadería, confitería, y en todo caso, el género de los alimentos preparados. Por lo demás, el hecho de que ambas marcas se hayan registrado en la Clase 30 Internacional debe ser indicio suficiente de la relación de productos.
De lo anterior, concluyó que, la entidad demandada aplicó de manera indebida el literal a), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, como quiera que no efectuó un análisis comparativo de los signos observando los criterios fijados por el Tribunal de la Comunidad Andina.
II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 el 1º. de diciembre de 2014 se dio curso a la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, el señor S.C.H., en su calidad de actor del proceso; la SIC, en su condición de entidad demandada; TCF, en su calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público.
En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad, establecida en el artículo 137 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes y el Ministerio Público no observaron vicio alguno que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.
Habida cuenta de que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada ni por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, no se adoptó decisión al respecto. Además, el Despacho no encontró motivo o fundamento para declarar probada de oficio alguna excepción.
Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:
Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la Resolución 00004194 de 8 de febrero de 2013, a través de la cual la SIC concedió el registro de la marca mixta “THE CHEESECAKE FACTORY” (mixta), solicitada por el tercero interesado, sociedad TCF, para amparar productos de la Clase 30 Internacional,vulnera lo dispuesto en los artículos 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, de acuerdo con lo alegado en la demanda y sus contestaciones.
Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.
El Despacho dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes y por el...
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