Sentencia nº 11001-03-24-000-2011-00224-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 19 de Abril de 2018
| Fecha | 19 Abril 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
C. ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00224-00
Actor: CREARAMOS LIMITADA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: Acción de nulidad relativa
Referencia: LA MARCA CUESTIONADA “USD” NO ES SIMILAR A LA ENSEÑA COMERCIAL “USED”, NI A LAS MARCAS “USED”, NI “USED JEANS” DE LA ACTORA, DADO QUE LAS CONSONANTES “S” Y “D” DE LAS EXPRESIONES DE LA ACTORA SE ENCUENTRAN COMBINADAS CON LA VOCAL “E”, LA CUAL LE IMPRIME UNA SONORIDAD DISTINTA CON RESPECTO AL CONJUNTO RESULTANTE DE LA MARCA CUESTIONADA, LO QUE NO OCURRE EN LA MARCA CUESTIONADA, EN LA CUAL LAS CONSONANTES “S” Y “D” ESTÁN UNIDAS SIN UNA VOCAL Y EMITEN UN SONIDO DIFERENTE. ADEMÁS, LA EXPRESIÓN “JEANS” SE DEBE EXCLUIR DEL COTEJO POR SER GENÉRICA.
La Sala decide, en única instancia la demanda promovida por la sociedad CREARAMOS LIMITADA, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, tendiente a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Las Resoluciones 13527 de 26 de mayo de 2006, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca” y 21738 de 18 de agosto de 2006, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y 01237 de 29 de enero de 2007, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:
1º: El 17 de junio de 2005, la señora S.C.E.M. presentó solicitud de registro de la marca “USD” (mixta), para distinguir los productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
2º: Publicada la solicitud de dicha marca en la Gaceta de Propiedad Industrial nro. 554 de 29 de julio de 2005, la actora formuló oposición con fundamento en el registro previo de sus marcas “USED” (nominativa) y “USED JEANS” (nominativa), para identificar productos de la misma Clase Internacional.
3º: Mediante la Resolución 13527 de 26 de mayo de 2006, la Jefe de División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca “USD” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
4º: Contra la citada Resolución la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, contra dicho acto administrativo.
5º: La referida decisión fue confirmada mediante las Resoluciones nros. 21738 de 18 de agosto de 2006, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, y 01237 de 29 de enero de 2007, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Advirtió que, se violaron los artículos 134 (primer párrafo), 135 y 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, toda vez que la marca solicitada para registro “USD”, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, es susceptible de producir confusión con la marca previamente registrada “USED”, para amparar los mismos productos.
Adujo que, el tercero interesado en las resultas del proceso mutiló una marca que estaba bien posicionada en el mercado, para lo cual suprimió la letra “E” a la marca nominativa “USED”, previamente registrada. Dicha mutilación no le da suficiente fuerza distintiva a la nueva denominación para que se le hubiese concedido el registro.
Consideró que, existe riesgo de confusión y de asociación entre los signos en conflicto, además de que distinguen los mismos productos de la Clase 25 Internacional.
Anotó que, un comprador desprevenido no advierte la mutilación de la marca y no va a detectar que a la marca “USED” le falta la letra “E”.
Expresó que, en el análisis comparativo se deberá excluir el término “JEANS”, ya que este constituye una expresión genérica, descriptiva y de uso común para los productos de la citada Clase 25.
Indicó que, entre los signos cotejados existe conexión competitiva y confusión desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual. No cumple con el requisito de distintividad.
Explicó que, existe coincidencia en las primeras letras que conforman las marcas, esto es, en la “US”, y en la terminación de sus últimas letras, vale decir, “D”. Así mismo, en la sílaba tónica, que es la que retiene el consumidor y determina la existencia de la confusión.
Alegó que, ha utilizado el signo “USED” de manera personal, continua, efectiva y pública como enseña comercial desde 1986.
Manifestó que, se violó el artículo 61 de la Constitución Política, al conceder el registro la marca “USD”, que es confundible con sus marcas previamente registradas.
II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.
II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1.1.- La SIC presentó extemporáneamente la contestación de la demanda, por lo cual no se tiene en cuenta.
II.1.2.- La señora S.C.E.M.,tercera con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal.
Señaló que, al observar los signos en conflicto en conjunto no son confundibles entre sí.
Explicó que, tienen diferente pronunciación, pues la expresión “USED” tiene en su composición una vocal, que permite que sea pronunciada de forma conjunta.
Expresó que, no evocan las mismas ideas, debido a que el signo solicitado “USD” es una expresión caprichosa o de fantasía, ya que no hace relación a un concepto, mientras que “USED” es una expresión en inglés, que significa usado y es conocida por el público consumidor.
Manifestó que, el hecho de una marca tenga en su composición la mayoría de las letras de las que está compuesta la otra, no implica que las mismas sean confundibles, si dada su estructura ortográfica se pronuncian en forma diferente.
Agregó que, tampoco implica que sean confundibles el hecho de que tengan la misma sílaba tónica.
Adujo que, no se han violado los artículos 134, ni 135, literal b, de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, ya que el signo solicitado es distintivo, dado que se encuentra dotado de los suficientes componentes nominativos y figurativos, que permiten que el signo cuestionado sea percibido y asimilado por el público consumidor.
Expresó, con respecto al argumento de que la actora usa la enseña comercial “USED”, “que si en el caso de la comparación de marcas se aplican los mismos parámetrosque al compararlas marcas con enseñas o nombres comerciales”, claramente se puede concluir en este caso que no existe confundibilidad entre la marca “USD” yla enseña comercial “USED”, desde el punto de vista fonético, ortográfico, conceptual y visual, razón por la cual no tiene trascendencia que la actora haya usado la enseña comercial con anterioridad a la marca cuestionada.
III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa, en su vista de fondo, se muestra partidaria de que se acceda a las súplicas de la demanda, por haberse desvirtuado la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados.
Señaló que, el elemento denominativo predomina sobre el gráfico.
Con relación a la marca “USED JEANS”, indicó que, la misma emplea la palabra “JEANS” de uso común en la Clase 25 Internacional, razón por la cual se debe extraer del cotejo dicha denominación.
Manifestó que, existe similitud ortográfica y fonética entre los signos “USD” (mixto), “USED” (denominativo) y “USED JEANS” (denominativo).
En cuanto a la similitud ideológica, expresó que, el signo distintivo opositor es “USED”, que pertenece al idioma inglés y significa usado; mientras que el signo “USD” es empleado usualmente para identificar la moneda de Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, dichos signos no evocan los productos que distinguen ni alguna de sus propiedades.
Estimó que, los signos cotejados distinguen productos de la misma Clase 25 Internacional, por lo tanto comparten los mismos canales de comercialización y, por ende, existe semejanza entre los signos cotejados.
Advirtió que, los documentos aportados por la actora resultan suficientes para acreditar el uso real, efectivo y constante en el comercio de la enseña comercial “USED” con anterioridad a la solicitud de registro de la marca “USD” (mixta).
Trajo a colación lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en las Interpretaciones Prejudiciales, rendidas dentro de los procesos nros. IP-87, 4-IP- 98, 118-IP- 2004 y por la Sección Primera del Consejo de Estado en las sentencias de 31 de marzo de 2005 (Consejero ponente doctor C.A.A., 2 de junio de 2006 (C. ponente doctora M.S.S.T., 19 de agosto de 2010 (Consejero ponente doctor M.A.V., y 30 de junio de 2011 (C. ponente doctora M.E.G.G..
IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó:
“PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo USD (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.
SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con...
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