Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00178-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 19 de Abril de 2018
| Fecha | 19 Abril 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001 - 03 -2 4 - 000 - 2009 - 00178 - 00
Actor: MAKRO COMPUTO S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia : REGISTRO MARCARIO - EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD - REGLAS DE COTEJO - MARCAS EN CONFLICTO: MKC MAKRO COMPUTO S.A. - MAKRO
La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la sociedad MAKRO COMPUTO S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 43951 de 31 de octubre de 2008, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca MKC MAKRO COMPUTO S.A. (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
I-. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad MAKRO COMPUTO S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] 1. Que es nula la Resolución 43951 del 31 de octubre de 2008, mediante la cual el señor Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, en su carácter de AD QUEM y agotando vía gubernativa, resolvió el recurso de apelación interpuesto por el aquí tercero ORKAM SOUTH AMERICA TRADEMARK AG, y negó el registro para la marca mixta MKC MAKRO COMPUTO S.A., en la clase 9ª, con fundamento en la oposición presentada, basada ésta última en las marcas MAKRO.
2. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, solicito se declare infundada la oposición presentada por la sociedad ORKAM SOUTH AMERICA TRADEMARK AG y se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca mixta MKC MAKRO COMPUTO S.A., en la clase 9ª internacional de Niza a nombre de MAKRO COMPUTO S.A., de conformidad con la solicitud de registro presentada para dicho efecto.
3. Adicionalmente, solicitamos se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio efectuar la inscripción del certificado de registro de la marca MKC MAKRO COMPUTO S.A., en la clase 9ª, en el Libro de Registro de Marcas, así como la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”.
I.2. Los hechos
El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad MAKRO COMPUTO S.A., presentó solicitud de registro de la marca MKC MAKRO COMPUTO S.A. (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
Expuso que la solicitud en comento fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 574 el 28 de febrero de 2007, frente a la cual presentó oposición la sociedad ORKAM SOUTH AMERICA TRADEMARK AG, con fundamento en las siguientes marcas mixtas registradas en Colombia:
MARCA
CLASE
CERTIFICADO
MIKRO
9
329757
MK TECH
11
296182
MAKRO
11
173515
MAKRO
39
173053
MAKRO
42
173054
MAKRO
42
157285
Afirmó que mediante la Resolución 22531 de 27 de junio de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada y negó el registro solicitado, lo anterior con fundamento en el riesgo de confusión con las marcas previamente registradas MAKRO.
Recordó que la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución 26911 de 29 de julio de 2008, resolvió el recurso de reposición, revocando la Resolución 22531, declarando infundada la oposición y concediendo el registro solicitado.
Aseveró que la sociedad ORKAM SOUTH AMERICA TRADEMARK AG, presentó recurso de apelación en contra del anterior acto administrativo.
Finalmente, manifestó que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 43951 de 31 de octubre de 2008, resolvió el recurso interpuesto, revocando la Resolución 26911 y confirmando la Resolución 22531, antes mencionadas.
I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación
Manifestó que con la resolución demandada la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 134, 135 literales b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que “[…] negó el registro de una marca que cumplía a cabalidad con todos y cada uno de los presupuestos requeridos para que una expresión pueda constituirse en marca, dentro de las cuales se encuentra la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica […]”.
Adujo que es inexistente el conflicto de confundibilidad, por cuanto “[…] se evidencia que las marcas no se asemejan de forma que puedan inducir al público en error, por cuanto las diferencias entre las marcas enfrentadas las hacen inconfundibles […]”.
Agregó que no existe visual ni fonéticamente riesgo de confusión entre los signos en controversia. Además, alegó que las marcas cotejadas difieren en su conformación la cual le otorga la suficiente distintividad a las mismas.
Señaló que las expresiones MKC MAKRO COMPUTO S.A. y MAKRO, independientemente de su parecido, evocan ideas completamente diferentes, más aún por tratarse de signos que la doctrina ha denominado como de fantasía, y que la parte figurativa es relevante dentro del signo que se pretende registrar.
II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO
II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:
Manifestó que con la expedición de los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Aseveró que el signo solicitado reproduce en su totalidad la parte denominativa de las marcas previamente registradas MAKRO y en cuanto a sus demás elementos, anotó que los mismos no le otorgan la distintividad necesaria para acceder a su registro.
Aseveró que del examen de confundibilidad se deben excluir las expresiones COMPUTO y S.A., al ser palabras genéricas y de uso común.
Advirtió que “[…] el consumidor promedio, desprevenido, al escuchar el signo solicitado en el mercado, muy seguramente se verá inducido a error en la medida que pensará que el signo MKC MAKRO COMPUTO S.A., es una nueva línea de la marca ya registrada MAKRO o proviene del mismo origen empresarial […]”.
Finalmente, en cuanto a los productos que busca amparar el signo solicitado, sostuvo que entre las marcas opositoras hay una que “[…] ampara servicios de la clase 42, los que son conexos competitivamente con los productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza […]”.
II.3. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD ORKAM SOUTH AMERICA TRADEMARK AG. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, a pesar de haber sido notificado en debida forma del auto admisorio de la demanda, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y derecho del libelo demandatorio.
III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 23-IP-2013 de fecha 5 de junio de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación, son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:
“[…] PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.
Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.
TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto MKC MAKRO COMPUTO S.A., y los mixtos MAKRO, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia.
CUARTO: La corte consultante debe determinar si las palabras COMPUTO y S.A. son de uso común o genéricas en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común o genérica.
QUINTO: La corte consultante deberá determinar si la palabra MAKRO establece una familia de marcas o si se trata de un elemento de uso común, para así determinar el riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.
SEXTO: La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía del signo opositor, para así establecer el posible...
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