Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00221-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 24 de Mayo de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 729702817

Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00221-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 24 de Mayo de 2018

EmisorSECCIÓN PRIMERA
Fecha24 Mayo 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00221-00

Actor: CERVECERÍA DEL VALLE S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL - REGISTRO MARCARIO - EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - MARCA VITAMALTA CERVECERIA DEL VALLE - SIGNO MIXTO - VITAMALTA - ELEMENTO EVOCATIVO QUE CONFIERE DISTINTIVIDAD - MARCA VITAMALTA CERVECERIA DEL VALLE - REGISTRABLE AL NO EXISTIR SIMILITUD SUSTANCIAL CON LAS MARCAS OPOSITORAS

La Sala decide, en única instancia, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la sociedad Cervecería del Valle S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 30334 del 25 de agosto de 2008, 42941 de 30 de octubre de 2008 y 51277 del 28 de noviembre de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la empresa Industria de Licores del Valle y se negó el registro de la marca VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Cervecería del Valle S.A. presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[…] 1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 30334 del 25 de agosto de 2008 y notificada mediante edicto desfijado el 16 de septiembre de 2008, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No 07-104.671, mediante la cual se negó a la sociedad CERVECERIA DEL VALLE S.A el registro de la marca VITAMALTA CERVECERIA DEL VALLE (mixta) en la clase 33 internacional, y se declaró fundada la oposición presentada por la empresa INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE.

2. Declara la nulidad de la Resolución No. 42941 del 30 de octubre de 2008 y notificada por fijación en la lista de 4 de noviembre de 2008, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No 07-104671, mediante la cual se confirmó la Resolución impugnada No. 30334 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por CERVECERIA DEL VALLE S.A

3. Declarar la nulidad de la Resolución No. 51277 del 28 de noviembre de 2008 y notificada mediante edicto desfijado el 24 de diciembre de 2008, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No 07-104-671, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por CERVECERIA DEL VALLE S.A. contra la Resolución No. 30334 , confirmado la decisión contenida en la misma rechazando así el registro de la marca VITAMALTA CERVECERIA DEL VALLE (mixta) en la clase 33 internacional a nombre de la sociedad CERVECERIA DEL VALLE S.A y declarando fundada la oposición presentada por INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE.

4. Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho:

Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos conceder el registro de la marca solicitada VITAMALTA CERVECERIA DEL VALLE (mixta) en la clase 33 internacional, a nombre de la CERVECERÍA DEL VALLE S.A.

ii) Se declare infundada la oposición presentada por la empresa INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE contra la solicitud de registro de la marca CERVECERIA DEL VALLE (mixta) en la clase 33 internacional a nombre de CERVECERIA DEL VALLE S.A tramitada bajo el expediente No. 07-104.671.

5. Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de Propiedad Industrial […]”.

I.2. Los hechos

El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad CE Cervecería del Valle S.A., presentó solicitud de registro de la marca VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE (mixta), para distinguir “[…] bebidas alcohólicas con excepción de cervezas […]” comprendidas en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. A dicha solicitud se le asignó el expediente 07-104.671.

Expuso que la solicitud en comento fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 582 el 30 de noviembre de 2007, frente a la que la empresa Industria de Licores del Valle presentó oposición con fundamento en la presunta confundibilidad con sus marcas registradas (mixtas y denominativas) y su nombre comercial INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, registrada para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Afirmó que, mediante la Resolución 30334 de 25 de agosto de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, negó el registro como marca del signo solicitado.

Recordó que la sociedad Cervecería del Valle S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, en contra del acto administrativo antes citado.

Puso de presente que el 30 de octubre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió la Resolución 42941, por medio de la cual desató el recurso de reposición, confirmándola en todas sus partes.

Finalmente, anotó que el 28 de noviembre de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 51277, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la decisión inicial.

I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

La parte actora estimó que con los actos administrativos demandados la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Adujo que “[…] aplicando los criterios generalmente aceptados doctrinaria y jurisprudencialmente, podemos concluir que las marcas base de la oposición y la marca solicitada Vitamalta Cervecería del Valle (mixta) no son confundibles, y por lo mismo el signo solicitado cuenta con la capacidad distintiva e individualizadora suficiente frente a las marcas de Industria de Licores del Valle […]”.

Advirtió que la comparación entre las marcas no debe adelantarse teniendo en cuenta elemento por elemento, toda vez que no es la forma como el signo será percibido por el público consumidor, razón por la que el análisis debe realizarse sobre el conjunto de las marcas enfrentadas.

Anotó que “[…] las marcas base de la oposición presentada por la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE han coexistido pacíficamente en el mercado con la marca registradas, […] por lo cual el argumento de la Superintendencia de Industria y Comercio en cuanto a que el uso de la expresión DEL VALLE en la marca solicitada genera confusión es inaceptable, toda vez que en el pasado se ha permitido la coexistencia de marcas que contienen esta expresión […]”.

Finalmente, precisó que “[…] la Superintendencia de Industria y Comercio en las Resoluciones 30334 y 51277 establece que la expresión cervecería es descriptiva y genérica de los productos que la marca “Vitamalta Cervecería del Valle” pretende amparar […]”, frente a lo cual señaló que “[…] por el contrario la expresión CERVECERIA es arbitraria para productos de la clase 33 internacional, los cuales consisten en: bebidas alcohólicas (excepto cervezas), es así que el consumidor al enfrentarse con un licor/alcohólica identificado bajo la marca Vitamalta Cervecería del Valle entenderá de forma inmediata el origen empresarial del producto CERVECERIA DEL VALLE dejando entonces de lado el posible riesgo de asociación que el opositor aduce […]”.

Puso de presente que la marca DEL VALLE está registrada en otras clases (29 y 30), lo que indica claramente que es posible la coexistencia en el mercado para diferentes productos y que éstas contengan o estén simplemente compuestas de la referida expresión DEL VALLE. En este sentido, señaló que sería discriminatorio y contrario a las normas de propiedad industrial obstaculizar el registro de la marca VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE (mixta) en la clase 33, pues la citada expresión DEL VALLE es una marca débil si se tiene en cuenta su reiterado uso en el mercado.

Finalmente, advirtió que la Superintendencia al realizar el examen de irregistrabilidad del signo centró su análisis de confundibilidad única y exclusivamente en la expresión DEL VALLE, actuando de manera contraria al entendido que la misma es inapropiable; y que siendo entonces esta expresión débil, es claro que el examen de confundibilidad debió observar los elementos adicionales que componen la marca solicitada, los que incrementan en forma evidente la distintividad de la marca.

III. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

III.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones y condenas solicitadas en la demanda de la referencia, en el entendido de que las mismas carecen de apoyo jurídico y de sustento legal.

Manifestó que no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486...

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