Sentencia nº 11001-03-24-000-2004-00105-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 24 de Mayo de 2018
| Fecha | 24 Mayo 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00105-01
Actor: PFIZER PRODUCTS INC
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: ACCION DE NULIDAD. REGISTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL
La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad del artículo 132 de la Decisión 486 de 2000 interpuso la sociedad PFIZER PRODUCTS INC. contra la Resolución número 15596 de 30 de mayo de 2003, proferida por la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual otorgó el registro del diseño industrial denominado "TABLETA FARMACEÚTICA” a favor de la sociedad Laboratorio Franco Colombiano - Lafrancol S.A.
I.- ANTECEDENTES
1. La demanda
La sociedad demandante, a través de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:
1.1. Pretensiones
“1. Que por las razones que más adelante indico, se declare que es nula la Resolución 15596 de fecha 30 de mayo de 2003 proferida por la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro del diseño industrial de una tableta farmacéutica, bajo el numero de registro 4062 denominada TABLETA FARMACEUTICA a nombre de la sociedad Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A. (en adelante L.)
2. Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro del diseño industrial número 4062.
3. Que se ordene a la División de Nuevas Creaciones publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.
4. Que se ordene a la División de Nuevas Creaciones dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 del código contencioso administrativo”.
1.2. Fundamentos de hecho
Como hechos de la demanda se aducen los siguientes:
La sociedad Pfizer Products Inc. (en adelante Pfizer) desarrolló una nueva aplicación del principio activo S. como un producto farmacéutico para el tratamiento de la disfunción eréctil masculina, cuya comercialización inició en Estados Unidos en 1997 y poco después en varios otros países, entre ellos, en Colombia en mayo de 1998, luego de obtener los registros sanitarios para el producto identificado con la marca VIAGRA.
P. es titular en Colombia de la marca VIAGRA, registrada bajo el número 189.202, para distinguir exclusivamente “un producto farmacéutico, específicamente un compuesto para el tratamiento de la disfunción eréctil”, en la Clase 5ª Internacional; e igualmente es titular prioritario de la marca figurativa que consiste en una figura tridimensional que reivindica el color azul para una forma de rombo cuyos bordes se encuentran redondeados, y que distingue también productos de esa misma clase. Asimismo, es titular de tres (3) registros sanitarios concedidos desde 1998 por el INVIMA, mediante los cuales se autorizó la importación y venta del medicamento VIAGRA, cuya indicación terapéutica aprobada es la disfunción eréctil masculina.
El producto antes mencionado se ha presentado desde la fecha de inicio de su comercialización en forma de pastillas con características geométricas especiales, en color azul y con la marca denominativa VIAGRA, y dicha forma particular y característica de la pastilla y su color han sido protegidos por P. en distintos países, bien sea como diseño industrial o como marca tridimensional. Esta forma es ampliamente conocida a nivel mundial y local, y ha estado al acceso del público en general en razón de la comercialización de dicha pastilla por la actora, por la difusión y reconocimiento que ha tenido el producto, y por el otorgamiento de derechos sobre la misma a nivel mundial y la publicación de los mismos.
El 4 de septiembre de 2002 la sociedad Laboratorio Franco Colombiano - Lafrancol S.A. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del diseño industrial que consiste en la forma de una tableta farmacéutica azul, sustancialmente idéntica a la forma tridimensional de la pastilla que ha comercializado Pfizer desde 1998 y que ésta registró como marca en Colombia, según se ilustra en la demanda.
La División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución número 15596 de 30 de mayo de 2003, concedió el registro del diseño industrial solicitado por L., bajo el número 4062.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
Estima la parte actora que el acto administrativo demandado es violatorio de lo dispuesto en los artículos 115, 124, 132 y 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Señaló que conforme al artículo 132 literal b) de la Decisión 486 de 2000 procede la nulidad absoluta del registro de un diseño industrial cuando éste no cumpla los requisitos de protección de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 ibídem, norma ésta que prevé que solo serán registrables diseños industriales que sean nuevos.
Precisó que para la fecha de ser solicitado y evaluado el registro, la solicitud de L. no cumplía los requisitos del artículo 115, por cuanto que: (i) la forma tridimensional de la tableta farmacéutica objeto del diseño industrial solicitado era conocida en el mercado y se había hecho accesible al público desde 1998, es decir, con anterioridad al 4 de septiembre de 2002, fecha de la solicitud; (ii) la forma tridimensional de la tableta carecía de novedad en la fecha en que se solicitó su registro por L., pues la forma tridimensional de la pastilla del producto VIAGRA, que es sustancialmente idéntica a la protegida por el diseño industrial de Lafrancol, había sido introducida al comercio desde 1998 y desde esa fecha era accesible al público, y se encontraba para esa fecha protegida como diseño industrial y como marca tridimensional en varios países, entre ellos Colombia, siendo accesible al público desde el momento del registro respectivo; y (iii) L. dice haber hecho la divulgación del diseño de la tableta farmacéutica mediante su comercialización dos (2) años antes de haber presentado la respectiva solicitud, lo que por sí solo afecta la nulidad del diseño industrial cuyo registro se pretende. Esto último, afirmado por el apoderado de Lafrancol en el marco del proceso abreviado por competencia desleal que adelanta Pfizer contra esa sociedad ante el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá.
Indicó que se vulneró el artículo 124 de la Decisión 486 que prevé que cuando el diseño industrial carece manifiestamente de novedad la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud, lo cual ocurría en este caso, dada la existencia de derechos marcarios válidamente otorgados a favor de P. respecto de una marca con una forma sustancialmente idéntica al diseño industrial solicitado, cuyo conocimiento se presume por parte de la Administración en virtud de los efectos de la publicidad que se derivan del registro marcario, particularmente para la entidad a que corresponde tal función.
Afirmó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 de la Decisión 486, P., como titular de la marca, tiene el derecho exclusivo de usar la forma tridimensional de la pastilla como marca para identificar productos farmacéuticos, derecho que resulta incompatible con el derecho de exclusiva que se confiere para el diseño industrial de la tableta farmacéutica solicitada por L.. Expresó, en armonía con lo anterior, que para la fecha de solicitud de registro de ese diseño industrial existía un derecho consolidado a favor de Pfizer gracias al registro de la marca figurativa tridimensional respecto de la cual, además, se reivindicó el color azul, registro que le confería el derecho de prohibir que terceros usen y/o reproduzcan la marca previamente registrada.
Agregó que en otros litigios que se adelantan sobre el mismo objeto L. tendenciosamente ha calificado la marca solicitada como una marca figurativa que representa una imagen bidimensional, en contra de lo que evidentemente se deriva del modelo y de la reproducción de la marca que se presentó con la solicitud y se publicó en la gaceta de la propiedad industrial, que da cuenta que “[…] el signo registrado es un signo tridimensional, constituido por la forma de una tableta con características geométricas singulares que semejan la forma de un diamante, de color azul y que identifica el producto Sildnafil que mi representada introdujo al mercado”. Señala que la anterior afirmación está respaldada con el concepto del experto en diseños industriales que acompaña con la demanda.
Aseguró que de la misma manera se lesionan los derechos de la accionante de competir lícitamente en el mercado, en la medida que con el registro del diseño industrial se patrocina a Lafrancol para utilizar un signo distintivo ajeno, lo que conlleva a un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca de Pfizer y desvía la clientela por medios contrarios a usos honestos del comercio.
Concluyó que el registro del diseño industrial que se censura fue obtenido de mala fe, por lo que no se puede amparar la actitud ilegal e infractora de L. que, en tanto competidor directo de P., conoció de manera notoria y manifiesta la marca tridimensional y los registros sanitarios previamente obtenidos respecto de la misma marca desde 1998.
2. Contestación de la demanda
2.1. La Nación - Superintendencia De Industria Y Comercio, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, con sustento en las...
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