Sentencia nº 11001-03-24-000-2003-00059-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 19 de Julio de 2018

COTEJO MARCARIO - Entre el signo TRANSPACK y el nombre comercial, la enseña comercial y la marca mixta TRANSPACK previamente depositados en la SIC / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD - Se rompe cuando existe conexión competitiva / MARCA - Concepto / NOMBRE COMERCIAL - Concepto / SIGNO DISTINTIVO NOTORIAMENTE CONOCIDO - Concepto / REGISTRO MARCARIO - No procede frente al signo TRANSPACK por diluir la fuerza distintiva que caracteriza al signo notorio previamente registrado TRANSPACK, y disminuir su valor comercial y publicitario / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

Del anterior material probatorio, el cual en su mayoría aparece en las sentencias referenciadas líneas atrás, la Sala advierte que con los mismos se desvirtúa los argumentos esgrimidos por la entidad demandada y el tercero interesado en las resultas del proceso, en el sentido de que la sociedad TRANSPACK LTDA, demuestra plenamente la notoriedad de los signos distintivos TRANSPACK, en especial la publicidad de tales signos a través del Internet (fls. 165 a 200), circunstancia que permite concluir que con el signo solicitado se puede inducir a error al público consumidor, esto es, al pensar que los signos con la denominación TRANSPACK prestan a su vez los servicios de la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. En otras palabras, se produce en el consumidor una confusión que indudablemente afecta el origen empresarial de la actora, pues si se permite la coexistencia de la marca cuestionada con los signos notoriamente conocidos de la sociedad demandante, puede llegarse a la dilución de la fuerza distintiva de los mismos y deteriorar sus valores comerciales y publicitarios, tal como lo pregona la norma comunitaria y lo consideró esta Corporación en otras decisiones.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 18 de junio de 2009, Radicación 11001-03-24-000-2003-00095-01, C.M.A.V.M.; 8 de junio de 2006, Radicación 11001-03-24-000-2003-00096-01, C.M.S.S.T.; 23 de junio de 2010, Radicación 11001-03-24-000-2003-00234-01, C.M.A.V.M..

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 135 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 136 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 154 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 155 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 192 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 193 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 200 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 234

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001 - 03 - 24 - 000 - 2003 - 00059 - 01

Actor : TRANSPACK LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC

Referencia: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL - REGLAS DE CONFUNDIBILIDAD - PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD - NOTORIEDAD DE UN REGISTRO MARCARIO.

La Sala decide en única instancia la demanda interpuesta por la sociedad TRANSPACK LTDA en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de las resoluciones 38418 de 26 de noviembre de 2001, 01461 del 28 de enero de 2002 y 28451 de 30 de agosto de 2002, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , mediante las cuales se concedió el registro de la marca TRANSPACK (nominativa) , a nombre de la sociedad INTERNEXA S.A. , para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

Mediante escrito presentado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado (fls. 202 a 217), el apoderado judicial de la sociedad TRANSPACK LTDA, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio , con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[…] PRIMERO . Que se declare la NULIDAD de la RESOLUCIÓN 34418 de fecha 26 de NOVIEMBRE DE 2001, expedida por la JEFATURA DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la empresa TRANSPACK LTDA., a través de apoderado y se concedió el REGISTRO de la marca TRANSPACK - Nominativa, a la empresa INTERNEXA S.A. , para distinguir: todo tipo de transacciones comerciales que se realicen a través de la bolsa. Comprendidos en la Clase 36 Internacional, con vigencia para diez (10) años contados a partir de la ejecutoria de la Resolución de la cual se reclama la nulidad.

SEGUNDO : Que igualmente se declare la NULIDAD de la RESOLUCION 01461, que data del día 28 del mes de ENERO del año 2002, por medio de la cual la JEFATURA DE LA DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA SUPERINDUSTRIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO resuelve el RECURSO DE REPOSICION impetrado por mi representado a través de apoderado judicial confirmando la decisión contenida en la RESOLUCION 38418 del 26 de NOVIEMBRE de 2001.

TERCERO: Que se declare la NULIDAD de la RESOLUCIÓN 28451 que data del 30 de Agosto de 2002, expedida por el SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO), por medio de la cual se resuelve el RECURSO DE APELACION interpuesto y sustentado en tiempo por mi representado, a través de apoderado, Confirmando la decisión contenida en la RESOLUCIÓN 38418 de 2001, y la cual fuera N. por Edicto que se desfijó el día 23 de octubre de 2.002.

CUARTO: Que como consecuencia de la anterior declaración, y en calidad de Restablecimiento del Derecho, se ordene la cancelación del registro de la marca TRANSPACK -Nominativa-, para la Clase 36 Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas establecida en el Acuerdo de Niza , otorgada a la empresa INTERNEXA S.A., empresa domiciliada en la ciudad de Medellín, identificada con el NIT. 811021654-9.

QUINTO: Que en consecuencia y como Restablecimiento del Derecho, se reconozca y ordene la determinación y liquidación de los perjuicios materiales y morales que con las decisiones de esta Superintendencia, adoptadas en Resoluciones Nos. 38418, 01461 y 28451 respectivamente, se causaron a mi representada.

SEXTO: Que igualmente, como Restablecimiento del Derecho, se ordene a la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, que pague a TRANSPACK LTDA (empresa demandante), el valor de los Perjuicios tanto materiales como morales que se reconozcan y determinen en el fallo respectivo.

SEPTIMO: La Liquidación de las anteriores condenas, deberá efectuarse mediante sumas liquidas de moneda de curso legal en Colombia, las cuales se ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor, o al por mayor, conforme a lo dispuesto por el Articulo 178 del Código Contencioso Administrativo.

OCTAVO: Que para el cumplimiento de la Sentencia, se ordene dar aplicación a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo […]” (negrillas fuera de texto).

I.2. Los hechos

El apoderado de la parte actora señaló que la sociedad INTERNEXA S.A., el 10 de abril de 2001 solicitó el registro como marca del signo denominativo TRANSPACK, para distinguir servicios de la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “[…] todo tipo de transacciones comerciales que se realicen a través de la bolsa […]”.

Recodó que la sociedad TRANSPACK LTDA., es titular de: (i) la marca mixta TRANSPACK (certificado 178827), para distinguir servicios de la Clase 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías y organización de viajes […]” ; ii) la enseña comercial mixta TRANSPACK para distinguir los servicios comprendidos en las Clases 39 (depósito 014043), 36 (depósito 14408) y 16 (depósito 14379) del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Manifestó que la sociedad TRANSPACK LTDA., formuló oposición al registro en comento con fundamento en su marca mixta y sus enseñas comerciales mixtas TRANSPACK.

Indicó que la Jefatura de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución 38429 de 26 de noviembre de 2001, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad TRANSPACK LTDA. y, en consecuencia, otorgó el registro solicitado.

Puso de presente que frente a la anterior decisión presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.

Comentó que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio,...