Sentencia nº 11001-03-24-000-2007-00001-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 19 de Julio de 2018
| Fecha | 19 Julio 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00001-00
Actor : PORVENIR S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Acción de nulidad.
Referencia: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “PREVENIR” Y EL SIGNO PREVIAMENTE REGISTRADO “PORVENIR” DE LA ACTORA, NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA, NI FONÉTICA, NI CONCEPTUAL, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE PREFIJOS DISTINTOS, QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL A LAS MARCAS. ADEMÁS, NO EXISTE RELACIÓN O CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LOS SERVICIOS IDENTIFICADOS POR LOS SIGNOS EN DISPUTA.
La SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo artículo 85 del CCA, que se interpreta como nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. 24195 de 27 de julio de 2001, “Por la cual se resuelven unas oposiciones y se niega una marca”; 00041776 de 24 de diciembre de 2002 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, y 00133 de 14 de enero de 2003, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan:
1º: El 4 de octubre de 1997, la sociedad PREVENIR S.A. presentó solicitud de registro de la marca “PREVENIR” (mixta), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
2°- Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad actora presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en el riesgo de confundibilidad de la marca “PORVENIR” (mixta), para identificar productos de la Clase 36 Internacional, de la cual es titular.
3°: A través de la Resolución núm. 24195 de 27 de julio de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición formulada por la sociedad PROMOTORA DE JARDINES CEMENTERIOS S.A., e infundada la oposición manifestada por la actora y por la sociedad ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A., y, en consecuencia, negó el registro de la marca “PREVENIR” (mixta), para distinguir servicios de la Clase 42 Internacional.
4º: Contra la citada Resolución, la sociedad PREVENIR S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación; siendo resuelto el primero de ellos de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 00041776 de 24 de diciembre de 2012, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo a través de la Resolución núm. 00133 de 14 de enero de 2003, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 24195 de 27 de julio de 2001 y concedió el registro del signo solicitado.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Expresó que, la SIC al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo83, literal a), de la Decisión 344 de 1993, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que que existe una gran similitud entre los signos en conflicto, que puede llevar al público consumidor a incurrir en error al momento de elegir el servicio deseado.
Señaló que, la marca “PREVENIR” (mixta) al igual que la previamente registrada “PORVENIR” (mixta), tienen como elemento sobresaliente una palabra; y como elemento gráfico no solo tienen un tamaño similar, sino que la colocación de las letras es idéntica.
Afirmó que, las citadas expresiones tienen el mismo número de letras y seis de ellas se ubican en la misma posición; adicionalmente, la silaba tónica es idéntica y se encuentra en el mismo lugar de la palabra dentro de la cual hay dos vocales, a saber:
“PORVENIR” - “PREVENIR”, “PORVENIR” - “PREVENIR”, “PORVENIR” - “PREVENIR”.
Resaltó que, el significado de las dos marcas en controversia es de expectativa y previsión por el futuro, por lo que, el público consumidor incurriría en error al momento de escoger un servicio u otro.
Indicó que, la SIC ha negado varias veces diferentes marcas mixtas, que llevan la expresión “PREVENIR”.
Adujo que, la SIC al expedir la Resolución acusadavioló el artículo 83, literal b), de la Decisión 344 de 1993, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la solicitud de registro objeto de controversia ha debido ser negada, toda vez que se trata de un signo semejante al previamente registrado, por lo que, como ya se dijo puede inducir al público a error.
Además, argumentó que el signo cuestionado es confundible con su nombre comercial “PORVENIR”.
Anotó que, su marca “PORVENIR” (mixta) en Panamá fue concedida, luego de rechazar una demanda de oposición de PREVENIR S.A., pero no porque los signos fueran diferentes, sino porque tenía un mejor derecho.
Alegó que, la SIC al expedir la Resolución acusadavioló el artículo 83, literal e), de la Decisión 344 de 1993, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por falta de aplicación, habida cuenta que la mayoría del público consumidor está afiliado a sus servicios y los que distingue la marca “PORVENIR”, notoriamente conocida. Para el efecto, allegó pruebas de su notoriedad.
II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.
II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico.
Señaló que, el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Expresó que, la marca cuestionada “PREVENIR”(mixta), que identifica servicios de la Clase 42 de la Clasificación internacional de Niza, cumple con los requisitos exigidos y, contrariamente a lo argumentado por la actora, tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados “PREVENIR” frente a “PORVENIR”(mixta) no presentan similitudes entre las mismas y no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el servicio mismo, ni sobre su procedencia empresarial.
Adujo que, si bien las marcas enfrentadas coinciden en el empleo de algunas de sus letras (V-E-N-I-R), en conjunto cada uno de los signos se encuentra provisto de la suficiente carga diferenciadora e individualizadora, en tal sentido al ser visualizados desde lo gráfico y pronunciados desde el punto de vista fonético, son percibidos de diferente manera y además tienen una diferenciación conceptual evidente.
Que, “PREVENIR” proviene del latín praevenire y significa preparar, aparejar y disponer con anticipación, las cosas necesarias para un fin.
Que, “PORVENIR” proviene del latín por y venir; significa suceso o tiempo futuro.
Indicó que, si bien el elemento predominante de la marca “PORVENIR” (mixta) es el elemento nominativo, su figurativo le otorga aún más distintividad para poder coexistir en el mercado sin generar confusión.
Alegó que,entrelas expresiones cotejadas existen elementos gráficos, ortográficos, fonéticos y conceptuales muy diferenciadores entre sí.
II.1.2.- La sociedad PREVENIR S.A.,tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal.
Señaló que, los significados conceptuales de cada una de las marcas en conflicto son absolutamente diferentes.
Aclaró que, las marcas han coexistido de forma pacifica desde el año 2000, fecha en la cual la SIC otorgó el registro de la marca “PREVENIR” en favor de la sociedad PREVENIR S.A., para identificar servicios funerarios.
Que, la referida coexistencia tiene como efecto que el público consumidor identifique plenamente las marcas y las asocie a diferentes prestadores de servicios.
Trajo a colación una sentencia que ordenó a la SIC conceder el registro de la marca “J.M.F., para distinguir productos de la Clase 3ª Internacional, no obstante estar previamente registrada la marca “JEAN MARIE FARINA”, para distinguir productos de la misma Clase, por el hecho de “haber coexistido registralmente anteriormente.”
Adujo que, no existe similitud entre los servicios identificados con las marcas cotejadas, ni relación de naturaleza, pues mientras que la marca cuestionada “PREVENIR” identifica servicios (funerarios) de la Clase 42 Internacional, el signo previamente registrado, “PORVENIR”,ampara servicios de la Clase 36 Internacional (administración de fondos de pensiones y de cesantías, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas que lo complementen, sustituyan, modifiquen o adicionen).
Expresó que, la marca “PORVENIR” puede reputarse conocida únicamente dentro del sector de los fondos administradores de pensiones, es decir, dentro del sector involucrado con los servicios de la Clase 36 Internacional y por este motivo no puede ser protegida más allá de los límites del principio de especialidad.
Que, de las pruebas aportadas por la actora se puede inferir que el signo “PORVENIR” únicamente ha sido usado dentro del sector de los servicios de la citada Clase 36, por lo tanto las marcas registradas en clases diferentes a esta, se encuentran incursas en causal de cancelación por no uso, razón por la cual solicitaron ante la SIC la cancelación por no uso del registro núm. 225820, correspondiente a los servicios de la Clase 42 Internacional.
Concluyó que, no...
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