Sentencia nº 11001-03-24-000-2011-00029-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 12 de Julio de 2018
| Fecha | 12 Julio 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
SIGNO - Requisitos para su registro / RIESGO DE CONFUSIÓN - Elementos para su configuración / RIESGO DE CONFUSIÓN - Clases / RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA - Concepto / RIESGO DE CONFUSIÓN INDIRECTA - Concepto / RIESGO DE ASOCIACIÓN - Concepto / COTEJO MARCARIO - Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
Un signo puede registrarse como marca si este reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 200, de la Comunidad Andina de Naciones. [L] a Sala encuentra que no pueden registrarse signos que sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, o cuando exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad sufic iente para ser distintivo […]”. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresari al común. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relació n o vinculación económica […]”. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.
COTEJO MARCARIO - E ntre e l signo nominativo SUCRALIGT y las marcas nominativas y mixtas SUCRAX y SUCRAX GRANULAR / ELEMENTO DENOMINATIVO DE MARCA MIXTA - Por regla general es el predominante / PALABRA DE USO COMÚN - Lo es el término LIGTH dentro del registro de marcas de la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza / REGISTRO MARCARIO - No procede respecto del signo SUCRALIGTH por no cumplir con los presupuestos básicos de distintividad y existir similitud y conexión competitiva con las marcas SUCRAX y SUCRAX GRANULAR
[L] os signos enfrentados, presentan innegables similitudes desde el punto de vista ortográfico, en cuanto el signo solicitado reproduce en su totalidad los componentes (SU-CRA) de las marcas previamente registradas tienen incluidas. Esta configuración de los signos permite concluir que gramaticalmente, fonéticamente y visualmente presentan un grado de similitud sustancial y evidente que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. […] Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. […] Es preciso dejar de presente que la expresión SUCRA, es utilizada en el mercado como una indicación de “sucralosa” […] por lo tanto al tener todas las marcas la misma expresión se entiende que tienen el mismo significado. […] Por otro lado, advierte que el registro de la marca SUCRALIGHT se otorgó para distinguir “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.” en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y que aquel que se concedió previamente a la marca SUCRAX fue para identificar, en idéntica clase, “endulzantes artificiales, naturales y productos relacionados”. Lo anterior, permite señalar que la marca SUCRALIGHT no es distintiva respecto de SUCRAX, pues algunos de los productos para los cuales se concedió su registro son confundibles con aquellos para los que se otorgó el registro de la marca SUCRAX. En consecuencia, ambas marcas distinguen endulzantes artificiales y naturales, como lo son el azúcar, jarabe y la miel. […] [L] as semejanzas que se evidencian el elemento diferente de la marca que se cuestiona y aquella que estaba previamente registrada son suficientes para afirmar que la marca SUCRALIGTH se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135, literales a) y b), y 136, literales a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, por lo que se declarará la nulidad de los actos acusados .
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 31 de agosto de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2007-00319-00 , C.M.C.R.L..
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 135 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA CO MUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 136
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00029-00
Actor: LAFRANCOL S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: REGISTRO MARCARIO - EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD - REGLAS DE COTEJO. MARCAS EN CONFLICTO: SUCRALIGHT Y SUCRAX GRANULAR
La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad LAFRANCOL S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las resoluciones 67920 del 29 de diciembre de 2009, 15846 del 23 de marzo de 2010 y 33779 del 29 de junio de 2010, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca SUCRALIGHT (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad RAMSAL Y CIA S.C.A., quien cedió los derechos de propiedad a la sociedad SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DE COLOMBIA S.A.S.
I-. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad LAFRANCOL S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] PRIMERA: DECLARAR la Nulidad de la Resolución No. 67920 de 29 de diciembre de 2009, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 0949743, mediante la cual ese Despacho declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., y concedió a la sociedad RAMSAL Y CIA S.C.A., el registro de la marca SUCRALIGTH, certificado de registro No. 405820, que ampara productos comprendidos en la Clase 30 de la novena edición de la Clasificación Internacional de Niza.
SEGUNDA: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 15846 de 23 de marzo de 2010, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el Recurso de Reposición presentado contra la Resolución No. 67920 de 29 de diciembre de 2009, confirmándola en su totalidad y concediendo el Recurso de Apelación interpuesto.
TERCERA. DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 33779 de 29 de junio de 2010, por medio del cual el Superintendente Delgado parar la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el Recurso de Apelación interpuesto confirmando en su totalidad la decisión contenida en la Resolución No. 67920 de 29 de diciembre de 2009, que declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. y concedió el registro de la marca SUCRALIGHT, certificado de registro No 405820, que ampara productos comprendidos en la Clase 30 de la novena edición de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad RAMSAL Y CIA S.C.A.
CUARTA. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, solicito muy comedidamente a ese Despacho declarar fundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIO FRANCO...
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