Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00579-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 26 de Julio de 2018
| Fecha | 26 Julio 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001 - 03 - 24 - 000 - 2009 - 00579 - 00
Actor : CCM IP S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: REGISTRO MARCARIO - EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD - REGLAS DE COTEJO - LA EXPRESIÓN SOL ES INAPROPIABLE Y DÉBIL, DE AHÍ QUE EL SIGNO SOLICITADO SOL AL NO ESTAR ACOMPAÑADO DE OTRO ELEMENTO DIFERENCIADOR CARECE DE DISTINTIVIDAD FRENTE A LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS.
La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la sociedad CCM IP S.A. por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 36061 de 17 de julio de 2009, por medio de la cual se revocó la Resolución 2118 de 27 de enero de 2009, en el sentido de negar el registro de la marca SOL (mixta), para distinguir servicios comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
I-. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad CCM IP S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] 1. Declarar la nulidad de la Resolución 36061 del 17 de julio 2009, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio Delegado de la Propiedad Industrial revocó la decisión contenida en la Resolución 2118 del 27 de enero de 2009, y en consecuencia, negó el registro de la marca SOL (mixta), para identificar los siguientes productos de la clase 32 de la clasificación internacional: “cervezas”, de la sociedad CCM IP S.A.
2. Como consecuencia de la nulidad de la resolución referida en el numeral anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se confirme la decisión contenida en la Resolución 2118 del 27 de enero de 2009, y en consecuencia se otorgue el registro de la marca SOL, a la sociedad CCM IP S.A., para identificar “cervezas”, producto de la clase 32 de la Clasificación Internacional.
3. Como consecuencia de la declaración anterior, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Secretaría General, otorgar el número de certificado de registro respectivo, y expedir el correspondiente certificado de registro […]”
I.2. Los hechos
El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad CCM IP S.A. presentó solicitud de registro del signo SOL (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
Recordó que la solicitud en comento fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 594 de 21 de julio de 2008, frente a la cual la señora L.D.M.C. formuló oposición con fundamento en el registro previo de las marcas SOL (denominativa), SOL (mixta), KOLA SOL (mixta), SODA SOL (mixta), LIMONADA SOL (mixta) y KOLA SOL LIGHT (mixta), en la misma clase internacional.
Afirmó que mediante la Resolución 2118 de 27 de enero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro como marca del signo solicitado, decisión que fue impugnada por la opositora a través de los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación.
Sostuvo que tales recursos fueron resueltos mediante las Resoluciones 15950 del 31 de marzo de 2009 y 36061 de 17 de julio de 2009. La primera en el sentido de confirmar la decisión en mención, mientras que en la segunda de ellas el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió revocarla y, en su lugar, negar el registro del signo solicitado.
I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación
La parte actora manifestó que con el acto administrativo acusado la Superintendencia de Industria y Comercio infringió los artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la entidad demandada incurrió en un error de derecho en la interpretación de las disposiciones comunitarias.
Adujo que en el análisis efectuado por la entidad demandada se le atribuyó a una expresión de uso común y débil en materia marcaria la característica de ser distintiva, desconociendo con ello lo establecido en la normativa vigente sobre la materia.
En tal sentido, sostuvo que el uso común de la denominación SOL se da a partir de la actual coexistencia pacífica en el mercado de signos que incluyen dicha expresión en relación con productos de la clase 32. Además, que si bien es cierto que en dichos registros marcarios la palabra se utiliza en diversos contextos gramaticales y ortográficos, también lo es que evocan de manera uniforme el mismo concepto.
Consideró que el análisis realizado por la entidad demandada se llevó a cabo sin la observancia de los criterios de comparación marcaria desarrollados y establecidos por la doctrina y la jurisprudencia, en tanto que se limitó a fragmentar las marcas en estudio, dejando de lado la visión en conjunto de éstas.
Advirtió que el signo solicitado es derivado de la marca SOL CERO (mixta) previamente registrada a su nombre en el año 2007, en cuya oportunidad la entidad demandada no consideró que las marcas SOL de titularidad de la opositora fueran impedimento para conceder su registro.
Al respecto, resaltó que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el titular de una marca registrada podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la misma.
En ese orden de ideas, afirmó que la decisión cuya legalidad se pretende desvirtuar atenta claramente contra la seguridad jurídica en materia de propiedad industrial, en la medida en que desconoce derechos válidamente concedidos.
II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO
II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:
Manifestó que con la expedición de los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Señaló que la conformación gráfica de la marca pretendida no es un elemento determinante para desvirtuar el riesgo de confusión, dado que el elemento denominativo de ambos signos es utilizado por los consumidores para requerir los productos de su preferencia.
Aseguró que el signo cuyo registro fue denegado no se ajusta a los requisitos establecidos en la normativa comunitaria, toda vez que presentan semejanzas de orden ortográfico y auditivo con las marcas previamente registradas, por lo que es susceptible de generar confusión en el público consumidor.
Advirtió que, desde el punto de vista conceptual, las marcas enfrentadas comparten el mismo significado, circunstancia que ante la ausencia de elementos diferenciadores en el signo solicitado ratifica la posibilidad de confusión.
De otro lado y en relación con el principio de especialidad, manifestó que los signos confrontados identifican productos que se encuentran en la misma clase internacional, de manera que utilizan los mismos canales de comercialización y se promueven mediante idénticos medios de publicidad, por lo que de conceder el registro marcario solicitado se generaría riesgo de confusión indirecto en el mercado.
Por último, destacó que, en la actuación administrativa surtida, lo atinente a la marca derivada, no fue objeto de debate, razón por la cual no le es dable al demandante ventilar dicho asunto en sede judicial.
II.2. INTERVENCIÓN DE LA TERCERA INTERESADA EN LAS RESULTAS DEL PROCESO
La señora L.D.M.C., por intermedio de apoderado judicial, sostuvo que la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó íntegramente los criterios de confundibilidad adoptados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Adujo que “[…] los signos en conflicto son prácticamente idénticos, dado que la fuerza distintiva en los dos casos recae sobre el signo SOL […]”, presentándose entonces identidad fonética y conceptual.
Sostuvo que no es acertado el argumento según el cual los diferentes registros marcarios que utilizan la palabra SOL evocan de manera uniforme el mismo concepto, por cuanto existen marcas como FRUSOL, CHOCOSOL y SOLSTIS en las que “[...] las letras S O L no dan cuenta, conceptualmente, de la expresión SOL […]”.
Así mismo, adujo que las marcas “[…] SOL y AGUA FRESCA EL SOL se encuentran por fuera del comercio, en razón a una afectación de embargo, y teniendo en cuenta que lo que diluye la distintividad de una marca y la convierte en débil, es el uso por parte de diversos empresarios, y comoquiera que la existencia de estos dos registros no ha tenido expresión correlativa en el ámbito comercial, es dable afirmar que la distintividad del signo SOL no se ve afectada […]”.
En igual sentido, destacó que la marca SOL CERO, no ha sido usada, además, los actos administrativos que concedieron su registro fueron demandados ante esta Corporación.
III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 012-IP-2014 de fecha 9 de mayo de 2014, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. El...
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