Sentencia nº 11001-03-24-000-2008-00269-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 26 de Julio de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 737418621

Sentencia nº 11001-03-24-000-2008-00269-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 26 de Julio de 2018

Fecha26 Julio 2018
EmisorSECCIÓN PRIMERA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001 - 03 - 24 - 000 - 2008 - 00269 - 00

Actor: L.C.B.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: REGISTRO MARCARIO - EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD - REGLAS DE COTEJO.

La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, presentó el señor L.C.B., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 9227 del 30 de marzo de 2007, 20136 del 29 de junio de 2007 y 34764 del 25 de octubre de 2007, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO negó el registro de la marca MARKO POLO (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor L.C.B..

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial del señor L.C.B. presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[…] 1. La nulidad de las Resoluciones 34764 de octubre 25 de 2007 emanada de la Superintendencia Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio por la cual confirmó la decisión contenida en la Resolución 9227 de marzo de 30 de 2007 y se declaró agotada la vía gubernativa (Anexo 2).

2. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución 9227 de marzo 30 de 2007 y de las Resoluciones 20136 de junio de 29 de 2007 y 34764 de octubre de 25 de 2007; se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro para la marca MARKO POLO (mixta) para distinguir los productos de la clase 18 internacional […]”.

I.2. Los hechos

El apoderado judicial de la parte actora manifestó que el señor L.C.B. presentó solicitud de registro de la marca MARKO POLO (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Expuso que a la solicitud le fue asignado el expediente administrativo 2006/086.681 y, que, en consecuencia, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Comentó que surtido el trámite anterior no se presentó demanda de oposición por parte de terceros.

Afirmó que mediante la Resolución 9227 del 30 de marzo de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro solicitado con fundamento en la marca MARC O POLO (mixta), la cual distingue productos comprendidos en la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es la sociedad MARC O POLO INTERNATIONAL AB, certificado 209649.

Recordó que interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las Resoluciones 9227 de 30 de marzo de 2009 y 20136 del 29 de junio de 2007, en el sentido de confirmar la decisión en mención.

I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

Manifestó que con las resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que “[…] la marca MARKO POLO (mixta) no era distintiva de los siguientes productos: “Cuero, e imitaciones de cuero, productos de estas materias, no comprendidos en otras clases pieles de animales, baúles y maletas paraguas sombrillas y bastones fustas y guarnicionería, bolsos, bolsos de cuero para llevar niños, bolsos de herramientas, (sacos de cuero/vacías), bolsas de malla, bolsas de ruedas para ir de compras, bolsas para las compras, bolsitas, bolsos de viaje, etc. […]” (negrillas fuera de texto).

Señaló que se desconoció el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto no existen semejanzas entre las marcas MARKO POLO (mixta) y MARC O POLO (mixta) que puedan inducir al público consumidor a error o confusión, más aún cuando el cotejo marcario debe hacerse en conjunto y no de forma fraccionada.

Consideró que desde el punto de vista ortográfico, visual, fonético y auditivo las marcas confrontadas son diferentes evitando todo riesgo de confusión indirecta entre el público consumidor.

Recordó como antecedente que junto con la solicitud de registro del signo MARKO POLO (mixto) para distinguir productos de la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, objeto del presente proceso, presentó solicitud para el registro marcario del signo MARKO POLO (mixto) para distinguir productos de la clase 25, el cual fue concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio. En consecuencia, sostuvo que se incurrió en una “[…] violación de los principios analogía, igualdad y economía procesal, por no aplicarse a iguales hechos jurídicos iguales o semejantes las mismas normas […]”.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:

Manifestó que con la expedición del acto acusado la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Advirtió que al cotejarse las marcas en conflicto se puede observar que el signo solicitado carece de distintividad, pues el mismo resulta similar desde el punto de vista ortográfico, fonético, gráfico y conceptual con la marca previamente registrada.

Señaló que no son de recibo los argumentos expuestos por la parte actora relacionados con el registro previo de la marca MARKO POLO (mixta) en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en consideración al principio de especialidad de las marcas, según el cual “[…] la concesión de un registro marcario para identificar productos o servicios de una determinada clase no garantiza la concesión del registro de esa misma marca para identificar productos o servicios de otras clases, por lo que el estudio de registrabilidad completo debe hacerse en cada caso y en relación con todas las clases […]”.

II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD INTRAVEDCO INDUSTRIAL S.A. El tercero con interés en las resultas del proceso, pese a que fue debidamente notificado de la demanda dentro del término concedido no presentó contestación a la demanda.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 212-IP-2013 de fecha 13 de febrero de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones:

“[…] 1.4. Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo MARKO POLO (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los que éstos amparan.

CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

El signo mixto que además en su parte denominativa esté conformado por elementos compuestos será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

QUINTO: El...

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