Sentencia nº 11001-03-24-000-2013-00524-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 26 de Julio de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 738190637

Sentencia nº 11001-03-24-000-2013-00524-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 26 de Julio de 2018

Fecha26 Julio 2018
EmisorSECCIÓN PRIMERA

COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto CELUPLATA y las marcas nominativa y mixta D.PLATA / EXPRESIÓN GÉNERICA - Debe excluirse del examen comparativo de las marcas / MARCA COMPUESTA / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es PLATA en la clase 35 / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo mixto CELUPLATA por ser distintivo y no existir posibilidad de confusión en el consumidor con los marcas nominativa y mixta D.PLATA previamente registradas

[D]el análisis de los conceptos reseñados y de las denominaciones “CELU” y “D. la Sala no advierte similitud ortográfica, ni fonética, pues es evidente que se trata de expresiones totalmente diferentes. Sobre el particular, la Sala aclara que el hecho de que las marcas en conflicto utilicen raíces diferentes, hace que el impacto visual y fonético sea distinto, pues lo cierto es que no es dable confundir la expresión “CELU” con “D.. Lo anterior en razón de que al acudir al método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de prefijos distintos le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables, sin que el uso de las partículas comunes lleve a entender que se trata de un mismo servicio o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala tampoco la advierte, dado que en manera alguna dichas expresiones pueden evocar una idea idéntica o similar. En efecto, la Sala estima que la palabra “CELU” es evocativa, dado que sugiere en la mente del consumidor la idea de servicios relacionados con celulares, lo cual la hace registrable. Conforme lo ha sostenido la Sala en reiterados pronunciamientos, entre ellos, en la sentencia, descrita al pie de página, “los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y por ende son registrables […]”. Por su parte, la expresión “D. es un signo de fantasía, toda vez que además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano. Por lo tanto, no hay similitud conceptual. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de los signos confrontados, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética, ni conceptual que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “CELUPLATA” es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca opositora.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente : MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00524-00

Actor : BANCO D.VIENDA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: Medio de control de nulidad.

Referencia: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “CELUPLATA” Y EL SIGNO PREVIAMENTE REGISTRADO “D.PLATA” DE LA ACTORA, NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA NI CONCEPTUAL, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE PREFIJOS DISTINTOS, QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL A LAS MARCAS.

La sociedad D.VIENDA S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA,que se interpreta como nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. 0024042 de 24 de abril de 2012, Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante, SIC; y 00026423 de 30 de abril de 2013, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan:

1º: El 5 de octubre de 2011 la sociedad TRANZA S.A.S. presentó solicitud de registro de la marca “CELUPLATA(mixta), para distinguir “publicidad y negocio”, servicios comprendidos en la Clase 35 Internacional.

2°- Publicada la solicitud de dicha marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 634 de 21 de noviembre de 2011, la sociedad actora presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en los derechos previamente adquiridos sobre las marcas “D.PLATA(nominativa) y “D.PLATA(mixta) para identificar productos y servicios de las Clases 16, 35, 36 y 37 Internacional.

3°: Mediante Oficio núm. 1688 de 7 de febrero de 2012, la entidad corrió traslado de la oposición a la sociedad solicitante por el término de 30 días, sin que ésta haya dado respuesta alguna.

4º: A través de la Resolución núm. 0024042 de 24 de abril de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca “CELUPLATA(mixta), para distinguir productos y servicios de la Clase 35 Internacional.

5°- Contra la citada Resolución, la sociedad actora interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 00026423 de 30 de abril de 2013, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Expresó que, la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó, los artículos 134, 135, literales b), e), y f) y 172, de la Decisión 486 de 2000, de la CAN; y 82, 128, 135 y 137 del CCA.

Señaló que, entre las marcas cuestionadas existen semejanzas capaces de impedir su coexistencia pacífica en el mercado y en el registro.

Manifestó que, la marca “CELUPLATA” (mixta) carece de elementos adicionales que permitan su diferenciación frente a la marca “D.PLATA” (mixta) por parte de los consumidores.

Adujo que, al ser las marcas cotejadas altamente confundibles, con seguridad los consumidores podrán atribuirle el mismo origen empresarial a los servicios amparados por una y otra marca.

Indicó que, como estamos frente a una comparación de marcas mixtas, con importantes semejanzas, no es admisible el argumento de la entidad de calificar como predominante la parte nominativa ni que el estudio se deba circunscribir a ella, sino que, a su juicio, las marcas deben ser analizadas y comparadas en conjunto y de acuerdo con las pautas jurisprudenciales establecidas.

Sostuvo que, las marcas en controversia i) tienen la imagen de un teléfono celular en el lado izquierdo del conjunto con un signo pesos ($), ii) su aspecto nominativo consta de una palabra de 9 letras, 4 sílabas y tienen el sufijo “PLATA” y iii) el único elemento gramatical que las diferencia es el prefijo D.. Que, por ello, la impresión visual de estarse ante dos marcas prácticamente idénticas es incuestionable, lo que implica forzosamente la existencia de un riesgo de confusión y asociación para los consumidores.

Agregó que, existen semejanzas conceptuales entre las marcas que impiden su coexistencia en el mercado, pues ambas evocan el concepto de realizar operaciones financieras a través de los teléfonos móviles, es decir, “plata a través del celular”, lo cual deteriora la distintividad de la marca previamente registrada.

Aseguró que, existen suficientes similitudes entre los signos enfrentados, por lo cual la marca solicitada debió ser negada desde un principio. En efecto, desde el punto de vista ortográfico y conceptual, como se evidencia del siguiente cotejo:

Que, la expresión “D.PLATA” está compuesta por 1 palabra, 9 letras; 4 sílabas. Tiene el Prefijo: D. y el sufijo: PLATA. Significa: Realización de operaciones financieras a través de los teléfonos móviles.

Y el vocablo “CELUPLATA” está compuesto por 1 palabra, 9 letras, 4 sílabas. Tiene el Prefijo: CELU y el sufijo: PLATA. Significa: Realización de operaciones financieras a través de los teléfonos móviles.

Reiteró que, la única diferencia entre las marcas es la partícula `D.' y que, por lo tanto, la coexistencia de las mismas en el mercado genera un riesgo de confusión y de asociación para los consumidores de servicios financieros.

Advirtió que, los servicios amparados por la marca previamente concedida, esto es “D.PLATA”, están dirigidos a un consumidor especial, pero no exclusivo, que debe ser protegido por cuanto el servicio y/o producto ofrecido está directamente relacionado con el sistema financiero y, por ende, con el patrimonio mismo de los consumidores; y que es igualmente importante proteger a los eventuales consumidores de un riesgo de confusión respecto del acceso a los servicios ofrecidos.

Señaló que, su objeto social es la prestación de servicios financieros y que el de la sociedad TRANZA S.A.S. comprende la prestación de los mismos servicios, por lo que, tal y como sucede con los casos de marcas de medicamentos, se debe tener particular atención en contar con criterios menos flexibles para determinar la ausencia de confusión, por cuanto se está ante personas que utilizan productos financieros.

Por último, trajo a colación apartes jurisprudenciales y doctrina relacionada para indicar que i) la prohibición de registro tiene como propósito la protección, directa e indirecta del consumidor ante un posible error o confusión de los productos o servicios que va a adquirir y, al mismo tiempo, el amparo de los competidores del mercado frente a la obtención de una ventaja desleal por la apropiación y/o goce de la buena reputación construida por otro; ii) el estudio de similitud de las marcas mixtas debe ser realizado en conjunto; iii) las pautas para determinar la existencia o no de alguna semejanza entre dichas marcas; y iv) referentes sobre lo que es un `consumidor medio' y cómo debe ser su tratamiento.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, dado que...

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