Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00024-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 16 de Agosto de 2018
| Fecha | 16 Agosto 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001 - 03 - 24 - 000 - 2009 - 00024 - 00
Actor: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: REGISTRO MARCARIO - EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD - MARCAS MIXTAS. SIGNOS EN CONFLICTO C.C.C.E. Y CAFÉ DE COLOMBIA
La Sala decide, en única instancia, la acción de nulidad relativa promovida por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 10001 del 17 abril de 2007, 36131 del 31 de octubre de 2007 y 25586 del 24 de julio de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca C.C.C.E. (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
I-. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, actuando por medio de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] PRIMERA: De conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sírvase declarar la nulidad de las Resoluciones 10001 del 17 de abril de 2007 y 36131 del 31 de octubre de 2007, proferidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Resolución 25586 del 24 de julio de 2008 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, todas dentro del expediente administrativo 05-83620, por medio de la cual se concedió el registro de la marca C.C.C.E. (MIXTA) para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad CAFÉ DE COLOMBIA EXPORT LTDA.
SEGUNDA: En consonancia con lo anterior, sírvase ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a cancelar el Certificado de Registro 359937 correspondiente a la marca C.C.C.E. (MIXTA) para identificar productos comprendidos en la clase 30 internacional, concedida dentro del expediente 05-83620.
TERCERA: En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva ORDENAR la inscripción de la cancelación del Certificado de Registro 359937 […]” (mayúsculas tomadas del original).
I.2. Los hechos
Los supuestos fácticos en que se fundamentaron la demanda son del siguiente tenor:
El apoderado de la parte actora manifestó que el 23 de agosto de 2005, la sociedad CAFÉ COLOMBIA EXPORT LTDA. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca C.C.C.E. (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
Recordó que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 556 del 30 de septiembre de 2005, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia presentó oposición con fundamento en la titularidad del registro de la marca CAFÉ DE COLOMBIA (mixta), así como en la reproducción que hace el signo solicitado de la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA.
Comentó que mediante Resolución 10001 del 17 abril de 2007, la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro del signo solicitado.
Indicó que en contra de la citato acto administrativo, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.
Puso de presente que los recursos fueron desatados en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución 10001, esto es, a través de las Resoluciones 36131 del 31 de octubre de 2007, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos y 25586 de 24 de julio de 2008, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación
La actora señaló que con la expedición de los actos acusados se desconoció el artículo 135 literal j) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la Superintendencia de Industria y Comercio no debió acceder al registro de la marca mixta, por cuanto la misma contiene una denominación de origen protegida.
Adujo que una vez se ha reconocido la protección de una denominación de origen, dicha expresión o su concepto, en el marco del producto que identifica, deja de ser genérica o usual y, por tanto, no puede ser usada por terceros no autorizados, ni siquiera como descriptor del origen del producto.
Manifestó que “[…] la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA cuenta con un alto grado de reconocimiento y reputación, debido no sólo a sus características y a su calidad, sino a la promoción que de las mismas vienen haciendo la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, a través de las numerosas actuaciones comerciales y campañas publicitarias emprendidas en el extranjero […]”. Como prueba de lo anterior, la parte demandante puso de presente los resultados de una encuesta contratada en la que se evidencia el reconocimiento de la marca por parte de los consumidores de países como Estados Unidos, España, Canadá, Reino Unido y Francia.
Expuso que la denominación de origen obtiene no solo su relevancia frente a los productores, sino a todos los grupos participantes en la cadena del sector del café. Por lo tanto, comentó “[…] es evidente que el uso de la marca CASA CAFÉ COLOMBIA EXPORT (mixta) generará el riesgo de que el consumidor, al percibirla, crea, de manera equivocada que el producto identificado cuenta con las características que dieron lugar a la declaratoria de protección de la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA y que además su empresario está autorizado para usar la denominación de origen […]”.
Resaltó que según el “ius prohibendi” de la normativa de la Comunidad Andina, si la marca incluye o reproduce o evoca una denominación de origen, se generará una “imagen de referencia” o asociación con la denominación de origen y, por tanto, el signo debía ser negado.
Recordó que la notoriedad no debe ser alegada por un opositor, de lo contrario, es una obligación de la administración en examinar si la marca solicitada incluye una reproducción parcial o total de la denominación de origen protegida, que implica un aprovechamiento de su notoriedad.
Consideró que la entidad demandada se equivocó al señalar que la viabilidad del registro de la marca consiste en que la lectura de la marca registrada en tres tiempos permite superar la confundibilidad con la denominación protegida.
Sostuvo que la denominación de origen no protege la exclusividad en el uso de la expresión CAFÉ, sino la expresión COLOMBIA asociada con o para identificar el CAFÉ. Es así que “[…] aun si la expresión CAFÉ no estuviera en la etiqueta de la marca registrada, seguiría reproduciendo a la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA, dada la inclusión de la expresión COLOMBIA, la cual sí está describiendo el origen del producto, pero en virtud de su protección como denominación de origen, deja de ser un descriptivo para convertirse en un distintivo […]”.
Argumentó que “[…] en la solicitud de declaratoria de protección de la denominación de origen de CAFÉ DE COLOMBIA se adjudicaron los documentos que demostraron la reputación y/o notoriedad de la misma. Notoriedad que fue reconocida por la Superintendencia de Industria y Comercio, así como el hecho de que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ha adoptado los mecanismos suficientes y necesarios para conservar dicho reconocimiento […]”.
Finalmente, señaló que no comparte el argumento bajo el cual la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que las diferencias conceptuales y gráficas existentes entre los signos confrontados eran suficientes para evitar un riesgo de confusión.
II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO
II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-.. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:
Manifestó que con la expedición del acto acusado la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Adujo que “[…] la actuación de la administración no desconoció la protección de la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA declarada por la Oficina Nacional competente mediante la Resolución 4819 del 4 de marzo de 2015 […]”.
Expuso que el elemento más destacado en el conjunto marcario solicitado es la expresión CASAN, seguido de las expresiones CAFÉ EXPORT que en conjunto con el elemento gráfico le imprime la distintividad al signo.
Aseveró que las palabras CAFÉ COLOMBIA EXPORT del signo solicitado a registro corresponden a una indicación común o genérica respecto al producto del café, ya que “[…] se quiere indicar legítimamente que se trata de café, por lo cual utiliza el genérico y que proviene de Colombia, lo que puede ser permitido ya que efectivamente es el lugar de origen del producto, más aún si se tiene en cuenta que diferentes regiones de Colombia son productoras de café […]”
Resaltó que no podrá ser marca la expresión que consista exclusivamente en el nombre del Estado, pero sí podrá serlo aquella que además del nombre del Estado incluya otros...
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