Auto nº 11001-03-26-000-2017-00100-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 10 de Agosto de 2018
| Fecha | 10 Agosto 2018 |
| Emisor | SECCIÓN TERCERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO
Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001 - 03 - 26 -000-2017-00100-00 (59637 )
Actor: UNISOFT COLOMBIA LTDA
Demandado: DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y SOLUCIONES PROFESIONALES INTELIGENTES S.A.S
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
Se decide sobre la competencia de esta jurisdicción para asumir el conocimiento de una acción por infracción marcaria del literal d del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina contra el Departamento del Cauca y Soluciones Profesionales Inteligentes S.A.S.
ANTECEDENTES
En escrito presentado el 17 de diciembre de 2013 ante la Superintendencia de Industria y Comercio (f. 89-104, c. 3), la sociedad UNISOFT COLOMBIA LTDA formuló acción de protección de propiedad industrial contra la sociedad Soluciones Profesionales Inteligentes - S&P SOLUTIONS S.A.S, la Gobernación del Cauca y la Secretaría de Educación del Cauca, con el fin de que se protegieran sus derechos de propiedad industrial que tiene sobre el signo distintivo ACADÉMICO, conforme las siguientes pretensiones (f. 90-91, c. 3):
Conforme a lo previsto en el artículo 241 de la decisión 486 de la Comunidad Andina, ordenamiento rector de la Propiedad Industrial, y normas concordantes, ruego DECLARAR PROBADO:
2.1 Que la sociedad UNISOFT COLOMBIA LTDA, LA DEMANDANTE, tiene protegido legalmente la titularidad del signo distintivo ACADÉMICO, en virtud del registro de marca concedido por la Superintendente de Industria y comercio, mediante Resolución 8089 de marzo 17 de 2008 y certificado 351272.
2.2 Que las DEMANDADAS SOLUCIONES PROFESIONALES INTELIGENTES - S&P SOLUTIONS S.A.S, LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL CAUCA, están infringiendo derechos de propiedad industrial de mi poderdante, al usar sin autorización, el signo distintivo ACADEMICA el cual es similar y confundible con el protegido por la ley como de propiedad industrial por UNISOFF COLOMBIA LTDA.
Consecuencialmente,
2.3 Ordenar solidariamente a la sociedad SOLUCIONES PROFESIONALES INTELIGENTES - S&P SOLUTIONS S.A.S., a la GOBERNACIÓN DEL CAUCA y a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL CAUCA el cese definitivo de actos que constituyan violación al régimen común de la propiedad industrial, concretamente que se abstengan de usar el signo distintivo ACADEMICA el cual es confundible con la marca ACADEMICO de mi poderdante, y se abstengan de usar cualquiera otro similarmente confundible que produzca riesgo de asociación con la marca registrada ACADEMICO, de la cual es titular la actora.
2.4 Ordenar a la sociedad SOLUCIONES PROFESIONALES INTELIGENTES - S&P SOLUTIONS S.A.S, a la GOBERNACIÓN DEL CAUCA y a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL CAUCA, el retiro de la publicidad definitivamente de su página de internet o de cualquier medio comercial o cualesquiera sea su forma y medios que sirvieran para mantener la infracción, respecto de servicios marcados ACADEMICA, signo que es similarmente confundible con la marca ACADEMICO propiedad de mi poderdante.
2.5 Ordenar a la sociedad SOLUCIONES PROFESIONALES INTELIGENTES - S&P SOLUTIONS S.A, a la GOBERNACIÓN DEL CAUCA y a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL CAUCA, que a través de los medios de comunicación idóneos, páginas web, prensa y radio se sirva informar a la comunidad educativa de Popayán, del Departamento del Cauca y, en general, que el software ACADÉMICA que han ofrecido como herramienta para los centros educativos e instituciones educativos de esa región, no tiene ninguna relación con el software ACADÉMICO ofrecido por la sociedad UNISOFT COLOMBIA LTDFA, razón por la cual, los problemas que eventualmente han tenido con la ejecución del software ACADÉMICA, repercuten solamente a dicho Software y no al de la sociedad UNISOFT COLOMBIA LTDA.
2.6 Que se condene, como consecuencia de las acciones constitutivas de actos de competencia desleal antes mencionadas, a SOLUCIONES PROFESIONES INTELIGENTES - S&P SOLUTIONS S.A.S, a la GOBERNACIÓN DEL CAUCA y a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL CAUCA, a resarcir los perjuicios de todo orden que con sus conductas desleales hayan irrogado a mi agenciada UNISOFT COLOMBIA LTDA, así:
- Daño emergente: Lo estimo, por lo menos en una suma de veinte millones de pesos m/cte ($20.000.000), correspondientes al daño sufrido por la utilización indebida de la expresión ACACÉMICA, la cual es similarmente confundible con la marca ACADÉMICO, generando así la dilución del valor comercial de la marca de mi poderdante, máxime si se tiene en cuenta la mala calidad del producto ACADÉMICA.
- Lucro cesante: Lo estimo, por lo menos, en una suma de treinta millones de pesos ($30.000.000), correspondiente a la utilidad que ha dejado de percibir la sociedad UNISOFT COLOMBIA, por cuanto las instituciones educativas de los municipios del Cauca asumen que los software ACADÉMICO y ACADÉMICA son del mismo diseñador de Software, solo que uno se entrega gratis a través de la Gobernación del Cauca, mientras que el otro debe ser adquirido pagando el precio del software al diseñador. Téngase en cuenta que el lucro cesante deviene el error en que incurren las instituciones educativas al considerar que el software corresponde al mismo diseñador, en este caso UNISOFT COLOMBIA LTDA, es decir que ACADÉMICO y ACADÉMICA son el mismo producto-software (…).
Como sustento fáctico de la acción, la sociedad actora señaló los siguientes hechos que resumen (f. 91-95, c. 3):
De conformidad con la Resolución 8089 del 17 de marzo de 2008 de la Superintendencia de Industria y Comercio, la sociedad UNISOFT COLOMBIA LTDA posee el registro de la marca denominada ACADÉMICO, utilizada para distinguir el software modular para establecimientos educativos.
Como titular del registro, la sociedad tiene los derechos exclusivos y excluyentes sobre el signo ACADÉMICO para identificar softwares para el sector educativo, así como que tiene el derecho de impedir el uso de cualquier otra expresión idéntica o confundible.
Entre la Gobernación del Cauca y la sociedad Soluciones Profesionales Inteligentes - S&P SOLUTIONES S.A.S se suscribió un contrato para el desarrollo de un software de sistema de información para las instituciones educativas, al que se le dio el nombre (signo) de ACADÉMICA.
Existe confusión entre los signos ACADÉMICO y ACADÉMICA lo que llevó a que varios clientes de la sociedad, compuesto, entre otros, por instituciones educativas del departamento del Cauca, a que creyeran que el software desarrollado por UNISOFT COLOMBIA LTDA fuese el mismo que entregó la Gobernación del Cauca a través de la sociedad Soluciones Profesionales Inteligentes, aspecto éste que llevó a la sociedad actora a tener que aclarar que no eran el mismo.
El departamento del Cauca y el contratista Soluciones Profesionales Inteligentes siguieron utilizando el software desarrollado por éste último, bajo el signo ACADÉMICA, lo que genera confusión con el software denominado ACADÉMICO de propiedad de UNISOFT COLOMBIA LTDA y, que le ha causado perjuicios a la demandante pues: i) genera confusión, pues los dos nombres son parecidos, ii) la sociedad actora es la propietaria de la marca y del signo ACADÉMICO y por ende, está facultada para defender la titularidad de los mismos, iii) además de que se presenta confusión en los nombres (signos), también se presenta confusión en los software desarrollados, pues ambos software tienen el mismo objeto y funcionalidad y, al tener nombres parecidos, se lleva a creer que el software ACADÉMICA es el mismo software ACADÉMICO, lo que causa daños a la imagen y percepción del producto de la sociedad UNISOFT COLOMBIA LTDA, pues el software de la gobernación no soporta “ni siquiera el 5% de las características del software de propiedad de UNISOFT COLOMBIA LTDA”, contiene muchos errores y no cuenta con las características mínimas que proporciona una solución real a las instituciones educativas, como si lo hace el desarrollado por la sociedad actora y iv) como quiera que ambos software tiene el mismo objeto y funcionalidad principal, existe una usurpación de la marca debidamente registrada por la sociedad actora.
La anterior demanda fue conocida, en forma inicial, en primera instancia por la Superintendencia de Industria y Comercio - Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, que luego de admitirla (f. 105, c. 3) y seguir el trámite del proceso verbal de mayor y menor cuantía del Código de Procedimiento Civil, el 3 de febrero de 2015 dictó sentencia -en uso de sus facultades jurisdiccionales- en el que desestimó las pretensiones de la demanda (cd audiencia de fallo f. 148, c. 2, acta de audiencia de fallo f. 149-151, c. 2).
Contra la anterior decisión, la sociedad UNISOFT COLOMBIA LTDA presentó recurso de apelación, el que fue conocido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (cd audiencia de fallo f. 148, c. 2, acta de audiencia de fallo f. 149-151, c. 2; f. 1-2, c. 2, acta de reparto ante el Tribunal f. 3, c. 2).
Mediante auto del 23 de febrero de 2015, el Tribunal Superior del Distrito Judicial - Sala Civil admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la decisión proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio (f. 5, c. 2).
En proveído del 14 de abril de 2015, el Tribunal Superior del Distrito Judicial - Sala Civil solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que emitiera una interpretación prejudicial en torno a una serie de cuestiones que se consideraba necesarias para resolver el proceso (f. 102-105, c. 2).
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en escrito recibido el 27 de julio de 2016 dio respuesta al Tribunal Superior del Distrito Judicial - Sala Civil de Bogotá y, le indicó que la...
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