Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00315-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 31 de Julio de 2018
| Fecha | 31 Julio 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00315-00
Actor: GAS EVOLUTION JEANS LTDA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Acción de nulidad relativa
Referencia: LA MARCA SOLICITADA “ULTRAGAS”, SI BIEN POSEE LA PARTÍCULA DE USO COMÚN “GAS”, AL ESTAR COMBINADA CON OTRA EXPRESIÓN (“ULTRA”) GENERA UN SIGNO COMPLETAMENTE DISTINTIVO Y DIFERENTE A LOS PREVIAMENTE REGISTRADOS, QUE IMPRIME UNA EFICACIA PARTICULARIZADORA Y CONDUCE A IDENTIFICAR SU ORIGEN EMPRESARIAL, LO QUE DESCARTA CUALQUIER RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR.
La sociedad GAS EVOLUTION LTDA., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del CCA,que se interpreta como nulidad relativa- presentó demanda ante esta Corporación, para que se declarara la nulidad de las Resoluciones núms. 31364 de 26 de junio de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro” y 39588 de 31 de julio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 06058 de 2 de febrero de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:
1º: El 30 de julio de 2008, la sociedad ULTRAGAS S.A. E.S.P. presentó solicitud de registro de la marca “ULTRAGAS” (mixta), para amparar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
2°: Publicada la solicitud de dicha marca en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 597, de 31 de octubre de 2008, la actora presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en su enseña comercial “GAS” y su marca “GAS EVOLUTION JEANS”, para identificar productos comprendidos en la Clase 25 Internacional.
3°: A través de la Resolución núm. 31364 de 26 de junio de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro de la marca “ULTRAGAS” (mixta), para distinguir productos de la Clase 25 Internacional y declaró infundada su oposición.
4º: Contra la citada Resolución se interpusieron los recursos de reposición y en subsidio el de apelación, siendo resuelto el primero de ellos, mediante la Resolución núm. 39588 de 31 de julio de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, que revocó para conceder el registro de la marca solicitada y, a su vez, confirmó la declaración de falta de fundamento de la oposición; y, el segundo, a través de la Resolución núm. 06058 de 2 de febrero de 2010, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, que confirmó en su integridad la citada Resolución núm. 39588.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que, la SIC al expedir las resoluciones con las que otorgó el registro de la marca en controversia, vulneró el artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que el signo “ULTRAGAS” (mixto) está incurso en la causal de irregistrabilidad de dicha norma, toda vez que la marca “GAS” (mixta) goza de protección por corresponder a un nombre y una enseña comercial, pues por disposición de la legislación colombiana, es un bien inmaterial al que se le reconoce la adquisición de derechos desde su primer uso sin necesidad de registro; que la SIC conocía de la existencia de los mismos ya que mediante la Resolución núm. 10023 de 31 de mayo de 1999, concedió el Certificado de Depósito núm. 12677 del nombre y enseña comercial “GAS + MODELO ADJUNTO” para distinguir actividades o negocios relacionados con las Clases 18, 23, 24 y 25 Internacional y servicios de la Clase 42 Internacional.
Agregó que, dicha concesión se hizo en favor del señor J.M.B., quien, posteriormente, lo cedió a la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA.; y que dichas solicitudes fueron realizadas el 8 de marzo de 1999, es decir, mucho antes de la solicitud de la marca “ULTRAGAS” (mixta).
Aseguró, de un lado, que la expresión “ULTRAGAS” (mixta) incluye la raíz descriptiva “GAS”, que es, precisamente, lo que se pretende registrar; que es idéntica a la marca y enseña pluricitada, y que, de conformidad con la jurisprudencia, los términos genéricos o descriptivos o banales no podrán reivindicar ningún derecho; y, por otro lado, que la expresión `ULTRA' es un adjetivo calificativo no susceptible de apropiación por parte de ningún particular, “ya que solo está predicando que los productos GAS son más de lo esperado”.
Con fundamento en lo anterior, indicó que, las expresiones sujetas a comparación son “`GAS” y “GAS” al predominar en ellas el elemento denominativo; que ambas contienen una parte figurativa compuesta: la una, por un dispensador y, la otra, por una llama y letras características, por lo que es obvia la identidad o similitud de orden visual, ortográfico, fonético y conceptual de las expresiones, las cuales, a su juicio, son lo suficientemente determinantes para inducir al público consumidor a error o confusión.
Trajo a colación apartes jurisprudenciales relacionados con la protección de los nombres y enseñas comerciales y la similitud ortográfica, fonética, ideológica o conceptual y visual cuando se comparan signos similares.
Adujo que, la SIC al expedir los actos acusados, también violó el artículo 135, literal i), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, porque con la concesión del registro de la marca “ULTRAGAS” (mixta), para amparar productos de la Clase 25 Internacional, permite que se engañe tanto al público consumidor como a los medios comerciales sobre la procedencia de los productos, ya que pueden asimilarlos a productos manufacturados, distribuidos y demás por la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA.
Resaltó la normativa relacionada con la imposibilidad del registro de un signo cuando pueda engañar a medios comerciales o al público respecto de la procedencia, la naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitudes para el empleo de los productos o servicios.
Alegó que, la SIC, al expedir las resoluciones con las que otorgó el registro de la marca en comento, transgredió los artículos 134 y 135, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, pues aún cuando el signo “ULTRAGAS” (mixto), para distinguir productos de la Clase 25 Internacional, tiene la capacidad intrínseca para ser constitutivo de derechos, no tiene la capacidad extrínseca ante la existencia de un signo distintivo prácticamente idéntico en el mercado respecto del cual se crea confusión con el público consumidor.
Apoyó su afirmación en apartes jurisprudenciales y doctrinales, relacionados con la distintividad de un signo y la posibilidad de ser representado gráficamente.
II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.
II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico.
Señaló que, el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Adujo que, la marca cuestionada “ULTRAGAS” (mixta) es una expresión distintiva y caprichosa, incluso en relación con los productos que pretende identificar en el mercado, esto es, “vestidos, calzado y sombrerería”, sin que pueda definirse que se trate de un signo descriptivo y/o genérico respecto de las características de esos productos.
Expresó que, los elementos denominativos de los signos previamente registrados y los de la marca cuestionada no son susceptibles de crear confusión o riesgo de confusión, pues cada una de ellas están conformadas por estructuras, que en conjunto son totalmente diferentes, dado que cuentan con estructuras morfológicas, secuencias vocálicas y silábicas disímiles, que las hacen ser fácilmente diferenciables por el consumidor.
Indicó que, las marcas previamente registradas contienen las palabras “JEANS” y “EVOLUTION JEANS”, lo cual denota aún más la ausencia de identidad en ambos casos, sumada la diferenciación incursa con la palabra “ULTRA”.
Que, al estar conformadas por definiciones diferentes, es forzoso concluir que entre ellas no existen similitudes.
Alegó que, si bien el signo cuestionado está conformado por términos genéricos y descriptivos de los productos y su procedencia, debe tenerse en cuenta que nada obsta para que dichos términos sean combinados, resultando un signo, que considerado en su conjunto, sea distintivo y registrable como marca, sin que pueda afirmarse que su titular tenga exclusividad sobre cada una de tales expresiones, pues la exclusividad recae únicamente sobre el signo considerado en su integridad y no sobre sus elementos considerados de forma aislada, conforme se insinúa en la demanda.
Recordó que, el registro de la marca solicitada no confiere el uso exclusivo de las expresiones genéricas y descriptivas en la misma y, sobre todo, que ésta al evocar sus cualidades, será débil frente a otros que también los evoquen.
Manifestó que, la demandante no puede adjudicarse el uso exclusivo de la expresión “GAS”, como razón para deprecar la nulidad de la decisión demandada.
Concluyó que, la protección del signo cuestionado está dada en su integridad y no sobre los elementos denominativos individualizados o tomados de forma aislada, razón por la cual dicho signo no está...
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