Sentencia nº 11001-03-24-000-2003-00060-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 19 de Septiembre de 2018
| Fecha | 19 Septiembre 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00060-01
Actor: TRANSPACK LTDA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Acción de Nulidad
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad TRANSPACK LTDA., a través de apoderada, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, tendiente a que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 38408 de 26 de noviembre de 2001, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, 01409 de 28 de enero de 2002, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y 28437 de 30 de agosto de 2002, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad.
Además, solicita que se le ordene a la SIC pagar el valor de los perjuicios tanto materiales como morales que se reconozcan y determinen en el fallo respectivo.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
I.1.- Como hechos relevantes de la demanda, la actora adujo, en síntesis, lo siguiente:
1°: Que la sociedad INTERNEXA S.A E.S.P. solicitó el registro de la marca “TRANSPACK” (NOMINATIVA), para distinguir productos de la Clase 41 Internacional.
2°: Agregó que, publicada la solicitud en la Gaceta núm. 504 de 29 de mayo de 2001, formuló oposición contra el registro solicitado con fundamento en su nombre comercial y su marca “TRANSPACK”, otorgada por la SIC en el mes de abril de 1995.
3°: Indicó que, mediante la Resolución núm. 38408 de 26 de noviembre de 2001, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y concedió el registro de la marca “TRANSPACK” (NOMINATIVA),Clase 41 Internacional, a favor de la empresa INTERNEXA S.A. E.S.P.,decisión contra la cual interpuso los recursos de reposición y apelación.
4°: Anotó que, a través de la Resolución núm. 01409 de 28 de enero de 2002, la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición de manera confirmatoria; y con Resolución núm. 28437 de 30 de agosto de ese año, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la citada entidad, también confirmó la decisión impugnada.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que la SIC al conceder el registro la marca en mención, violó los artículos 2°, 6° y 61 de la Constitución Política; 134, 135, 136, literales a), b), h), 154, 155, 166, 190, 225 y 234 de la Decisión 486 de 2000, de la Decisión 486 de 2000; 56 y siguientes del Decreto 1190 de 1978 y todas aquellos que sean concordantes en la legislación interna, complementarios y aplicables a esta materia.
Afirmó que, la vulneración de la normativa citada se debe a que la SIC al conceder la marca “TRANSPACK” la afecta, debido a que el tercero se estaría apropiando de la trayectoria que tiene su empresa, TRANSPACK LTDA., la cual lleva aproximadamente 35 años operando y funcionando en Colombia, ya posee un good - will adquirido y ha invertido una gran cantidad de dinero en publicidad y estrategias de mercado (folio 214).
Agregó que, fueron quebrantadas las disposiciones Constitucionales por cuanto es obligación del Estado dar protección a la Propiedad Intelectual, por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la Ley, y que se desconocieron flagrantemente los aspectos referentes al derecho marcario al habérsele concedido a un tercero la marca de su titularidad.
Indicó que, los actos administrativos acusados se basaron en la no similitud entre las Clases 39 y 41 “[…] y del producto TRANSPACK que registra INTERNEXA S.A. E.S.P. […]”.
Sostuvo que, no le asiste razón a la SIC ya que desconoce los derechos previamente adquiridos desde la creación y constitución de la sociedad TRANSPACK LTDA., y que desde el año 1995 se le otorgó el registro de la marca “TRANSPACK”.
Expresó que, el consumidor acostumbrado a utilizar los servicios de TRANSPACK LTDA., según el cumplimiento de su objeto social, como es el TRANSPORTE DE DATOS, cuando encuentre la publicidad de INTERNEXA S.A. E.S.P.- indicando la marca “TRANSPACK” como SERVICIO, a pesar de haberla registrado como producto, puede creer que TRANSPACK LTDA., por ejemplo ya no ejerce las labores que estaba acostumbrado a contratar, o en cuanto al transporte de información de datos, podrá contratar a TRANSPACK asignada a INTERNEXA S.A. E.S.P., con el pleno convencimiento de que contratan a TRANSPACK LTDA., situación, que va en detrimento de sus intereses y la afectación comercial que ello conllevaría, pues los consumidores asocian la marca con la calidad y el producto que conocen y sin duda el apropiarse de un nombre plenamente reconocido tanto nacional como internacionalmente tendrá asegurado parte del contacto de la clientela que hoy le pertenece a TRANSPACK LTDA., en uso de la marca “TRANSPACK.
Agregó que, TRANSPACK LTDA., publicita su marca “TRANSPACK”, a través del directorio telefónico desde el año 1969 a 2003; además, el dominio www.transpackltda.com, dentro de la página web paginasamarillas.com de Publicar, como también, mediante un contrato de Hosting desde el 8 de junio de 1999 a la fecha, según certificación expedida por COLOMSAT S.A., lo que demuestra que la actora anuncia sus servicios por medios técnicos en su página de INTERNET, situación que se complica, cuando se pretende tener acceso a los servicios de TRANSPACK, pues se encuentra el consultante que INTERNEXA S.A. E.S.P., que utiliza este medio para la promoción de sus servicios, anuncia a TRANSPACK como el líder de su actividad, el portador de portadores, y lo que es peor, el líder en transporte de datos, que de manera alguna tiene que ver con los productos de revistas, folletos y demás sobre los cuales le fue asignado el registro de la marca TRANSPACK.
Resaltó que, no hay duda de que la marca “TRANSPACK”, de la cual es titular, cumple con todos los requisitos de la marca notoriamente conocida, por la cual ha venido trabajando y que dada esta circunstancia, tiene una protección especial.
Respecto al nombre comercial anotó que, tanto el artículo 603 del C. de Co., como los artículos 191 y 193 de la Decisión 486 de la CAN, señalan el primer uso como adquisición de derecho a uso exclusivo, dándole al depósito ante la División de Signos Distintivos de la SIC, un carácter declarativo.
II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.
II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1.1. La sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., tercero con interés directo en las resultas del proceso, contestó la demanda en los siguientes términos:
Indicó que, respecto de los hechos de la demanda, en especial, el octavo y décimo tercero, no es verdad que ella tenga la intención de crear confusión en el mercado de la demandante, toda vez que como lo reconoce la actora, el objeto social de INTERNEXA S.A. E.S.P., es la prestación de servicios de telecomunicaciones; y que la marca “TRANSPACK” es ampliamente conocida por los proveedores de servicio de Internet, el cual difiere sustancialmente del mercado de la demandante.
Consideró que, la actora tiene una grave confusión en relación con los servicios que presta al sostener en su escrito que la actividad propia de la empresa TRANSPACK LTDA. es el transporte y que dentro de su objeto social se incluye el “transporte de datos”.
Estimó que, la confusión en que incurre es llevar a un terreno distinto el transporte de datos, que obviamente está inmerso cuando se está en presencia de la prestación de los servicios de telecomunicaciones.
Agregó que, en cualquiera de las clases de los servicios de telecomunicaciones está implícito el concepto de transmisión de señales o datos; y que cuando se refieren a él en el léxico de las comunicaciones, se puede indistintamente utilizar el término de transporte, que no significa otra cosa que la propagación de una señal o datos hasta un lugar determinado.
Anotó que, el servicio portador también se denomina servicio de transporte, el cual no puede confundirse con el transporte o movilización de objetos o personas, puesto que son actividades muy diferentes, ya que cuando se trata de la actividad económica de movilización de objetos se está en presencia de un contrato de transporte, el cual es completamente disímil de la actividad económica de INTERNEXA.
Ahora, sobre el uso exclusivo de la marca, afirmó que este no significa que lo sea para todos los productos o servicios de la clasificación, ya que con fundamento en el principio doctrinal de la regla de la especialidad, dicho uso exclusivo solo se predica para aquellas marcas que distinguen los productos o servicios para los cuales fue registrada, por lo que no existe la posibilidad de oponerse a todo el mundo, sino contra aquellos que pretendan usar la marca con el propósito de inducir al público a error.
Respecto al contenido del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la CAN, manifestó que la norma permite el registro de marcas similares o idénticas en diferentes clases, siempre y cuando no se produzca entre ellas riesgo de confusión y asociación, situación que, a su juicio, no sucede con la marca de la actora y la de INTERNEXA, debido a que, como ya lo indicó, las mismas están llamadas a distinguir productos y servicios en sectores del mercado completamente diferentes, como son el trasporte y el embalaje de mercancías, con la transmisión o transporte de señales de telecomunicaciones.
En cuanto a la confundibilidad que pudiera generar su marca con el nombre comercial TRANSPACK LTDA., señaló que por la diversidad del mercado en donde se...
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