Sentencia nº 11001-03-24-000-2003-00058-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 19 de Septiembre de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 743821445

Sentencia nº 11001-03-24-000-2003-00058-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 19 de Septiembre de 2018

Fecha19 Septiembre 2018
EmisorSECCIÓN PRIMERA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00058-01

Actor: TRANSPACK LTD

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: Acción de Nulidad

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad TRANSPACK LTDA., a través de apoderada, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, tendiente a que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 38354 de 26 de noviembre de 2001, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, 01466 de 28 de enero de 2002, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y 28454 de 30 de agosto de 2002, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad.

Además, solicita que se le ordene a la SIC pagar el valor de los perjuicios tanto materiales como morales que se reconozcan y determinen en el fallo respectivo.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

I.1.- Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:

1°: La sociedad INTERNEXA S.A E.S.P. solicitó el registro de la marca “TRANSPACK” (NOMINATIVA), para distinguir productos de la Clase 16 Internacional.

2°: Publicada la solicitud en la Gaceta núm. 504 de 29 de mayo de 2001, la actora formuló oposición contra el registro solicitado con fundamento en su marca y nombre comercial “TRANSPACK”, la que le fue otorgada por la SIC en el mes de abril de 1995.

3°: Mediante Resolución núm. 38408 de 26 de noviembre de 2001, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y concedió el registro de la marca “TRANSPACK” (NOMINATIVA),Clase 16, a favor de la empresa INTERNEXA S.A. E.S.P.,decisión contra la cual interpuso los recursos de reposición y apelación.

4°: A través de la Resolución núm. 01466 de 28 de enero de 2002, la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición de manera confirmatoria; y con Resolución núm. 28454 de 30 de agosto de ese año, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la citada entidad, también confirmó la decisión impugnada.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al conceder el registro la marca en mención, violó los artículos , y 61 de la Constitución Política; 134, 135, 136, literales a), b), h), 154, 155, 166, 190, 225 y 234 de la Decisión 486 de 2000, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y 56 y siguientes del Decreto núm. 1190 de 1978 y todos aquellos que sean concordantes en la legislación interna, complementarias y aplicables a esta materia.

Afirmó que, la vulneración de la normativa citada se debe a que al conceder la SIC la marca “TRANSPACK” (NOMINATIVA), para distinguir productos de la Clase 16, la afecta debido a que el tercero se estaría apropiando de la trayectoria que tiene la empresa, TRANSPACK LTDA., la cual lleva aproximadamente 35 años operando y funcionando en Colombia.

Agregó que, fueron quebrantadas las disposiciones Constitucionales por cuanto es obligación del Estado dar protección a la Propiedad Intelectual, por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la Ley, y que se desconocieron flagrantemente los aspectos referentes al derecho marcario al habérsele concedido a un tercero la marca de su titularidad, la cual ha posicionado tanto a nivel nacional como internacional

Estimó que, con dicho actuar la SIC está permitiendo que un tercero, de reciente creación, se apropie de una marca sobre la cual se concedió su registro desde el año 1995 a la sociedad TRANSPACK LTDA., que posee a la fecha todos los derechos ampliamente reconocidos, pero desconocidos con las decisiones sobre las cuales reclama su nulidad.

Expresó que, el consumidor acostumbrado a utilizar los servicios de TRANSPACK LTDA., según el cumplimiento de su objeto social, como es el TRANSPORTE DE DATOS, cuando encuentre la publicidad de INTERNEXA S.A. E.S.P.- indicando la marca “TRANSPACK” como SERVICIO, llevará a la confusión, lo que, a su juicio, va en detrimento de sus intereses y la afectación comercial, pues los consumidores asocian la marca con la calidad y el producto que conocen y sin duda el apropiarse de un nombre plenamente reconocido tanto nacional como internacionalmente tendrá asegurado parte del contacto de la clientela que hoy le pertenece a TRANSPACK LTDA., en uso de la marca “TRANSPACK”.

Agregó que, como la marca “TRANSPACK”,de su propiedad, cuenta desde hace varios años con el respaldo y dominio de las páginas de Internet: www.transpackltda.com, así como un Contrato de Hosting con la página COLOMSAT S.A., como consta en las certificaciones que anexa a la demanda, lo que demuestra que la actora “[…] ejerce el dominio de su marca TRANSPACK, a través de la tecnología que presta el INTERNET, ejerciendo actos de publicidad, competencia leal, ofrecimiento de servicios entre otros, lo que sin duda alguna se verán vulnerados con el hecho de permitir el registro de la marca TRANSPACK a la empresa INTERNEXA S.A. E.S.P.”.

Resaltó que, no hay duda que la marca “TRANSPACK”, de su titularidad, cumple con todos los requisitos de la marca notoriamente conocida, por la cual ha venido trabajando y que dada esta circunstancia, tiene una protección especial.

Respecto al nombre comercial anota que, tanto el artículo 603 del C de Co., como los artículos 191 y 193 de la Decisión 486 de la CAN, señalan el primer uso como adquisición de derecho a uso exclusivo, dándole al depósito ante la División de Signos Distintivos de la SIC, un carácter declarativo.

II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1.1. La sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., tercero con interés directo en las resultas del proceso, contestó la demanda en los siguientes términos:

Indicó que, respecto de los hechos de la demanda, en especial, el octavo y décimo tercero, no es verdad que ella tenga la intención de crear confusión en el mercado de la demandante, toda vez que como lo reconoce la actora, el objeto social de INTERNEXA S.A. E.S.P., es la prestación de servicios de telecomunicaciones; y que la marca “TRANSPACK” es ampliamente conocida por los proveedores de servicio de Internet, el cual difiere sustancialmente del mercado de la demandante.

Consideró que, la actora tiene una grave confusión en relación con los servicios que presta al sostener en su escrito que la actividad propia de la empresa TRANSPACK LTDA. es el transporte y que dentro de su objeto social se incluye el “transporte de datos”.

Estimó que, la confusión en que incurre es llevar a un terreno distinto el transporte de datos, que obviamente está inmerso cuando se está en presencia de la prestación de los servicios de telecomunicaciones.

Agregó que, en cualquiera de las clases de los servicios de telecomunicaciones está implícito el concepto de transmisión de señales o datos; y que cuando se refieren a él en el léxico de las comunicaciones, se puede indistintamente utilizar el término de transporte, que no significa otra cosa que la propagación de una señal o datos hasta un lugar determinado.

Anota que, el servicio portador también se denomina servicio de transporte, el cual no puede confundirse con el transporte o movilización de objetos o personas, puesto que son actividades muy diferentes, ya que cuando se trata de la actividad económica de movilización de objetos se está en presencia de un contrato de transporte, el cual es completamente disímil de la actividad económica de INTERNEXA.

Ahora, sobre el uso exclusivo de la marca, afirmó que este no significa que lo sea para todos los productos o servicios de la clasificación, ya que con fundamento en el principio doctrinal de la regla de la especialidad, dicho uso exclusivo solo se predica para aquellas marcas que distinguen los productos o servicios para los cuales fue registrada, por lo que no existe la posibilidad de oponerse a todo el mundo, sino contra aquellos que pretendan usar la marca con el propósito de inducir al público a error.

Respecto al contenido del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la CAN, manifiestó que la norma permite el registro de marcas similares o idénticas en diferentes clases, siempre y cuando no se produzca entre ellas riesgo de confusión y asociación, situación que, a su juicio, no sucede con la marca de la actora y la de INTERNEXA, debido a que, como ya lo indicó, las mismas están llamadas a distinguir productos y servicios en sectores del mercado completamente diferentes, como son el trasporte y el embalaje de mercancías, con la transmisión o transporte de señales de telecomunicaciones.

En cuanto a la confundibilidad que pudiera generar su marca con el nombre comercial TRANSPACK LTDA., indicó que por la diversidad del mercado en donde se encuentran ubicados y cumplen su función distintiva, el riesgo de confusión o asociación que puedan presentar es ninguno.

Respecto a la notoriedad de la marca de la actora, afirmó que esta no cumple con los requisitos trazados por la jurisprudencia del Tribunal Andino, dado que de los documentos aportados no se colige que con anterioridad a la expedición de los actos acusados, aquélla obtuvo el reconocimiento para que su nombre alcanzara el status a que se refiere el Tribunal.

II.1.2. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su defensa, en síntesis, lo siguiente:

Que al expedir los actos administrativos acusados la entidad observó plenamente el trámite previsto en materia marcaria,...

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