Sentencia nº 11001-03-24-000-2011-00228-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 19 de Septiembre de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 743821453

Sentencia nº 11001-03-24-000-2011-00228-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 19 de Septiembre de 2018

Fecha19 Septiembre 2018
EmisorSECCIÓN PRIMERA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00228-00

Actor: T.Y.V.R.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: LA MARCA CUESTI ONADA “VALDERRAMA” ES SIMILIAR A LOS SIGNOS PREVIAMENTE REGISTRADOS “CARLOS VALDERRAMA” Y “PIBE VALDERR AMA” AL REPRODUCIR EL APELLIDO “VALDERRAMA”, CONTENIDO EN ESTAS MARCAS SIN ENCONTRARSE ACOMPAÑADO DE OTRO ELEMENTO QUE CONTRIBUYA A DIFERENCIARLO DE LOS SIGNOS PREVIAMENTE REGISTRADOS.

La señora T.Y.V.R., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo artículo 85 del CCA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Son nulas las Resoluciones núms. 37579 de 26 de julio de 2010, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”y 52035 de 28 de septiembre de 2010, Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante, SIC; y 72656 de 24 de diciembre de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho se conceda el registro de la marca “VALDERRAMA” (mixta),para distinguir los productos dela Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan:

1º: El 9 de octubre de 2010, la actora presentó solicitud de registro de la marca “VALDERRAMA (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 18 Internacional.

2°- Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, el señor C.A.V. PALACIO presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en el riesgo de confundibilidad de las marcas “PIBE VALDERRAMA” (nominativa) para identificar productos de las Clase 16, 25, 28, 33 y 41; y “CARLOS VALDERRAMA” (nominativa), Clase 33 Internacional, de las cuales es titular.

3°: A través de la Resolución núm. 37579 de 26 de julio de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición interpuesta por el señor C.A.V. PALACIO y, en consecuencia, negó el registro de la marca “VALDERRAMA” (mixta), para distinguir productos de la Clase 18 Internacional.

4º: Contra la citada Resolución, la actora interpuso recurso de reposición y apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria, el primero de ellos mediante la Resolución núm. 52035 de 28 de septiembre de 2010, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC, y el segundo a través de la Resolución núm. 72656 de 24 de diciembre de 2010, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Alegó que, la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 134, de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto el signo solicitado cuenta con los elementos gráficos y ortográficos suficientes, para ser registrado como marca.

Señaló que, la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 135, literal b), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la expresión “VALDERRAMA” de ninguna manera se relaciona o confunde con el signo “PIBE VALDERRAMA”, razón por la que es apto su registro, pues tiene la capacidad necesaria para distinguir productos en la Clase 18 Internacional.

Estimó que, la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina, por cuanto dicha entidad fraccionó la marca “PIBE VALDERRAMA” (nominativa), con el fin de hacer notar una posibilidad de confusión inexistente entre los signos en conflicto, considerando de manera caprichosa que la expresión PIBE no representaba la distintividad suficiente para acceder al registro.

Respaldó lo anterior, en la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, en la que señaló:

“[…] La apreciación de conjunto implica una comparación con la totalidad de los elementos que componen el signo frente a la totalidad de los que integran el signo confrontado. Para examinar la confusión no es procedente descomponer la unidad fonética. Por ejemplo, el signo SEFRITA no puede ser dividido en los elementos SE- FRITA y comparar cualquiera de estos elementos con una marca igual o semejante ya registrada o anteriormente solicitada. […]”

Adujo que, si se comparan en conjunto los signos en conflicto, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, es evidente que la expresión “VALDERRAMA” no genera confusión alguna frente a la marca previamente registrada.

Sostuvo que, la SIC pasó por alto que la expresión solicitada está conformada por una figura geométrica rectangular, esto es, la letra “V”, debajo de la cual se lee el signo “VALDERRAMA”, escrito con un tipo especial de palabras y colores característicos.

Manifestó que, la expresión “PIBE VALDERRAMA” es de mayor extensión, toda vez que está compuesta por dos palabras y seis sílabas, mientras que, el signo solicitado se conforma por una sola palabra y cuatro sílabas.

Indicó que, si bien la expresión “VALDERRAMA” constituye el apellido del ex futbolista de la Selección Colombia, también es su apellido, el cual es un atributo de la personalidad y, por ende, puede adoptarlo como marca para identificar sus productos.

Expresó que, los productos que distingue el signo “PIBE VALDERRAMA” son artículos deportivos, mientras que los bienes que pretende identificar la expresión “VALDERRAMA” son productos de cuero, por lo que, en su sentir no existe relación alguna, pues pertenecen a Clases diferentes.

Consideró que, la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 136, literal e), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, dado que el signo solicitado es su “nombre patronímico”, con el que ha optado para identificar sus productos, sin que para su uso y registro requiera de autorización alguna, pues por disposición legal está facultada para hacerlo.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico.

Señaló que, el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Manifestó que, el signo solicitado “VALDERRAMA” no presenta la suficiente distintividad para que la SIC procediera al registro del mismo.

Adujo que, las marcas enfrentadas contienen cada una de ellas, dentro de sus conjuntos gramaticales, una palabra idéntica, por lo cual comparten las mismas vocales en el mismo orden dentro de sus estructuras y la pronunciación de las sílabas tónicas de cada conjunto son semejantes en su dicción.

Observó que, los productos del signo solicitado se relacionan con los de la marca opositora, razón por la cual existe una conexidad competitiva, por su naturaleza, finalidad y canales de comercialización, generando confusión en el consumidor y no es posible que coexistan en el mercado, pudiendo generar un daño a los consumidores, como al titular de las marcas previamente registradas.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó:

“[…]

1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En este sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

[…]

2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado VALDERRAMA (mixto) y las marcas PIBE VALDERRAMA (denominativa) / CARLOS VALDERRAMA (denominativa).

[…]

3.3. Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios:

3.3.1. Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo. En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad.

3.3.2...

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