Sentencia nº 11001-03-24-000-2008-00442-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 31 de Octubre de 2018
| Fecha | 31 Octubre 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: H.S.S. (E)
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00442-00
Actor: AVINAL S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Acción de nulidad relativa
Referencia: LA MARCA CUESTIONADA “AVICAL” ES CONFUNDIBLE CON LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “AVINAL”, EN CUANTO EXISTE ENTRE ELLOS SEMEJANZAS Y CONEXIDAD COMPETITIVA .
La sociedad AVINAL S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 3115 de 5 de febrero de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”,expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan:
1º: La sociedad AVICAL S.A. solicitó el registro como marca del signo mixto “AVICAL”,para identificar productosde la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
2°- La Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante la Resolución núm. 024093 de 23 de septiembre de 2005, declaró fundada la oposición formulada por AVINAL S.A., -que tenía previamente registrada la marca “AVINAL” (mixta)-,y negó el registro de la marca “AVICAL” (mixta), solicitada por la sociedad AVICAL S. A.
3°: Contra la citada resolución la sociedad AVICAL S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación.
4°: La Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante la Resolución núm. 39821 de 29 de noviembre de 2007, resolvió de manera confirmativa la decisión recurrida y concedió el recurso de apelación.
5°: El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC al decidir el recurso de apelación, mediante la Resolución núm. 3115 de 5 de febrero de 2008, revocó la decisión recurrida y, en su lugar, concedió el registro de la marca “AVICAL” (mixta) a la sociedad AVICAL S.A. y declaró infundada la oposición formulada por la demandante, porque, a su juicio, la marca solicitada no se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Expresó que la SIC, al expedir la resolución acusada, violó el artículo 150 de la Decisión 486, debido a que no realizó un examen de fondo al estudiar la solicitud de registro y desconoció los argumentos expuestos en el escrito de oposición.
Señaló que la entidad demandada omitió de forma inexplicable la existencia de la solicitud de registro de la marca “AVINAL”,para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a pesar de que se puso de presente en el escrito de oposición.
Afirmó que se desconoció el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 porque el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial no tuvo en cuenta los argumentos que demostraban las similitudes fonéticas, gramaticales y ortográficas de las marcas en controversia, de los que se podía advertir el evidente riesgo de confundibilidad que existía entre las mismas.
Indicó que la pronunciación de los sonidos de las expresiones cotejadas es idéntica, debido a que comparten las mismas vocales, el conjunto vocálico - consonántico “VI” y que la única diferencia fonética radica en la consonante “C” de AVICAL frente a la consonante “N” de “AVINAL”,la cual no es suficiente para definir o constituir una diferencia sustancial en materia fonética que determine con suficiente certeza que las marcas cotejadas no son semejantes o idénticas y que no son susceptibles de causar riesgo de confusión.
Observó que la escritura de las referidas marcas tienen grandes semejanzas, que generan riesgos de confundibilidad, dado que ambas inician con la vocal “A”,cuya grafía es idéntica, comparten las letras “VI” y que las letras “N” y “C” no alcanzan a hacer diferencia o a establecer de forma contundente el carácter distintivo exigido por las normas.
Adujo que la similitud advertida, sumado a que su marca “AVINAL” fue registrada con anterioridad a la marca “AVICAL”, demuestra que no era procedente la concesión del registro de esta última por la SIC.
Alegó que su marca “AVINAL” se registró para distinguir los siguientes productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, salsas para ensaladas, conservas […]”; y la marca solicitada, “AVICAL”, también fue concedida para distinguir “[…] productos avícolas, pollos, huevos, aves, lácteos […]”, lo que prueba que las marcas identifican el mismo género de productos dentro de la clase en la que fueron registradas.
Advirtió que la falta de un examen de fondo, como lo ordena la normativa marcaria, y la omisión de estudiar sus argumentos respecto del riesgo de confundibilidad debido a la evidente semejanza entre las marcas, hace que la Resolución núm. 3115 de 5 febrero de 2008 sea abiertamente ilegal, por desconocimiento de los artículos 150 y 136, literal a), de la Decisión 486.
Manifestó que se violó el artículo 61 de la Constitución Política, por cuanto la SIC negó protección a la sociedad demandante al conceder el registro del signo “AVICAL” como marca, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a pesar de no cumplir los requisitos exigidos por la Decisión 486 y al aplicar indebidamente los mismos.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad demandante, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.
Señaló que el fundamento legal del acto acusado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Alegó que las marcas cotejadas tienen suficientes elementos denominativos y gráficos que las hacen distintivas al público consumidor y, por lo tanto, no se genera riesgo de confusión o de asociación.
Manifestó que, de una parte, la marca solicitada “AVICAL” se compone, en su conjunto, de una expresión escrita en un tipo de letra especial que se encuentra encerrada en un rectángulo oscuro ubicado en la parte inferior del gráfico, así como de un dibujo de un ave en un tono oscuro mirando en su interior, el cual a su vez se encuentra dentro de la figura de un huevo color claro, ubicada en la parte superior del conjunto.
Y que, de la otra, la marca “AVINAL” es un conjunto compuesto de una expresión escrita también en un tipo de letra especial y diferente de la expresión “AVICAL”, ubicada en la parte inferior del mismo, así como de un dibujo o gráfica de una letra “A” en un tamaño sobresaliente y encerrada en una circunferencia alargada.
Que, por lo tanto, cada conjunto es diferente y no susceptible de inducir a error o asociación al consumidor.
Anotó que el sufijo “AVI” es de uso común para los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, no es apropiable.
Adujo que las marcas cotejadas se escuchan y se pronuncian diferente, por lo que pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor.
Expresó que el acto administrativo acusado fue debidamente motivado.
II.1.2.- La sociedad AVICAL S.A.,tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda porque carecen de fundamento legal.
Señaló que las marcas cotejadas no son confundibles en los aspectos visual, ortográfico y fonético.
Indicó que dichas marcas tienen elementos gráficos predominantes que los diferencian entre sí, debido a que la marca “AVICAL” se identifica con la figura de la gallina de color azul mientras que la marca de la actora se distingue por la letra “A” de color rojo.
Anotó que la marca “AVICAL” se encuentra escrita en letra despegada en color blanco; y que la marca “AVINAL” está escrita en letra cursiva y en color negro.
Manifestó que al pronunciar sucesiva y alternativamente las marcas cotejadas se escuchan diferentes, por lo que no generan confusión auditiva.
Adujo que si bien las referidas marcas comparten ciertas consonantes, ello no significa que sean semejantes o similares dado que se diferencian en su cuarta letra, lo que conlleva a que la sonoridad de las marcas sea sustancialmente disímil, en tanto que la “C” representa un fonema consonántico oclusivo y velar, mientras que la “N” un fonema nasal y alveolar.
Alegó que son diferentes desde el punto de vista conceptual porque “AVINAL” es el diminutivo de AVÍCOLA NACIONAL y “AVICAL” es el diminutivo de la expresión AVÍCOLA DE CALDAS.
Afirmó que el sufijo “AVI” es de uso común y genérico para los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
Concluyó que “AVICAL” es lo suficientemente distintiva y novedosa frente a la marca de la demandante.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Visto el artículo 212 del CCA, el Despacho sustanciador, mediante auto de 27 de noviembre de 2017, corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Vencido el...
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