Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00008-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 19 de Octubre de 2018
| Fecha | 19 Octubre 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: H.S.S. (E)
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00008-00
Actor: P.M.P.S.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Acción de nulidad relativa
Referencia: LA MARCA “PREMIER FULL FLAVOR” ES UNA DERIVACION DE LAS MARCAS “PREMIER” PREVIAMENTE REGISTRADAS. NO TIENE RIESGO DE CONFUSIÓN CON LAS MARCAS OPOSITORAS “MARLBORO”, “MARLBORO LIGHTS” Y FIGURATIVA (DISEÑO DE TECHO), DADO QUE EN LA MARCA SOLICITADA PRIMA EL ELEMENTO DENOMINATIVO, EL CUAL ES DIFERENTE, DISTINTIVO, ADEMÁS DE TENER UN PÚBLICO CONSUMIDOR ESPECIALIZADO. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 10484 de 27 de febrero de 2009, “Por la cual se resuelve una solicitud de registro” y 25724 de 26 de mayo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”,expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 34755 de 10 de julio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”,expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan:
1º: Que la sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A., -PROTABACO S.A.-, en adelante PROTABACO S.A., solicitó el registro como marca del signomixto “PREMIER FULL FLAVOR”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.
2°- Que dentro del término legal presentó oposición a la referida solicitud de registro, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad de la marcas “MARLBORO”, “MARLBORO LIGHTS” y “MARLBORO” (mixtas); FIGURATIVA (diseño de techo),previamente registradas para identificar productos deClase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, de las cuales es titular.
3°: Mediante la Resolución núm. 10484 de 27 de febrero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición formulada y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca“PREMIER FULL FLAVOR”, para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, a PROTABACO S.A., por estimar que dicha marca no estaba incursa en la causal de irregistrabilidad, prevista en el artículo 136, literales a) y h) de la Decisión 486.
4º: Contra la citada resolución la sociedad demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio el de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa; el primero de ellos mediante la Resolución núm. 25724 de 26 de mayo de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC y, el segundo a través de la Resolución núm. 34755 de 10 de julio de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, porque, a su juicio, la SIC omitió realizar el examen comparativo de las marcas enfrentadas y, no obstante ello, concedió el registro de la marca “PREMIER FULL FLAVOR” (mixta), en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.
Señaló que para determinar si a la sociedad PROTABACO S.A. le asistía derecho al registro de la marca “PREMIER FULL FLAVOR”, como marca derivada de las ya registradas, las variaciones de la nueva marca deben ser, de un lado, de detalle o no sustanciales que no alteren su impresión general y, de otro lado, no pueden reivindicar productos o servicios distintos a los amparados por el registro anterior o ampliar su cobertura.
Adujo que no es de recibo que el diseño de la marca “PREMIER FULL FLAVOR” sea una derivación de las marcas “PREMIER” (mixtas), como lo sostuvo la SIC, debido a que de acuerdo con el estudio de la firma “Brandingang”, en el nuevo diseño de la marca “PREMIER”,representado en la marca “PREMIER FULL FLAVOR” (mixta), aparece un elemento nuevo, distinto al elemento predominante en la etiqueta anterior, referente a una figura geométrica que tiene un efecto visual diferente en el consumidor, lo que significa que da una impresión comercial distinta al de las marcas “PREMIER” registradas con anterioridad.
Alegó que si fuera cierto que la marca “PREMIER FULL FLAVOR” (mixta) no presenta una variación sustancial de las marcas “PREMIER” (mixtas), no tiene explicación que la sociedad PROTABACO S.A. solicite su registro.
Indicó que, por lo anterior, no puede decirse que la marca objeto de controversia sea una marca derivada de las ya registradas como PREMIER (mixtas), por lo que a la sociedad PROTABACO S.A. no le asistía derecho al registro cuestionado.
Estimó que es responsabilidad de la parte demandada considerar la solicitud de registro como una petición independiente sujeta a un nuevo examen de registrabilidad.
Anotó que de haberse realizado el estudio comparativo de las marcas enfrentadas conforme a las reglas jurisprudenciales, la SIC había podido apreciar que el elemento predominante en las marcas cotejadas no es el denominativo, como suele ser la regla general, sino que estaba frente a uno de aquellos casos excepcionales en los cuales el elemento figurativo, en particular, el DISEÑO DE TECHO, notoriamente conocido en los productos “MARLBORO”, es un elemento distintivo que a simple vista adquiere primacía sobre el elemento denominativo integrado en las marcas enfrentadas.
Expresó que el elemento gráfico DISEÑO DE TECHO es característico de la marca “MARLBORO” y que en anteriores oportunidades, en un caso similar, el Superintendente de Industria y Comercio negó a la sociedad PROTABACO S.A.,el registro de la marca “MAR.CO” (mixta), por ser esta susceptible de generar confusión respecto de las marcas de la demandante; y que, posteriormente, el Consejo de Estado conoció de este asunto en la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2001, en la que señaló que predominaba el elemento gráfico (etiqueta y diseño).
Que, en el presente caso, se presenta una situación análoga a la decidida en dicho pronunciamiento, dado que se trata de marcas en cuya visión general predomina el elemento gráfico.
Manifestó que la marca “FIGURATIVA”, con registro núm. 160.511, consistente en el DISEÑO DE TECHO, es un símbolo distintivo y característico de la marca “MARLBORO” que P.M.P.S. ha registrado en la mayoría de los Estados obteniendo su reconocimiento como icono de garantía a nivel mundial.
Aseguró que la SIC omitió aplicar la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal h), de la Decisión 486 dado que no tuvo en cuenta que las marcas opositoras gozan de notoriedad y merecen una protección especial.
Anotó que la entidad demandada tenía la obligación de estudiar las pruebas de notoriedad de las marcas “MARLBORO” (mixtas), “MARLBORO LIGHT” (mixta) y FIGURATIVA (DISEÑO DE TECHO), para luego entrar a examinar si la marca solicitada, además de posibilitar la inducción a confusión de los consumidores, tenía la capacidad de aprovechar indebidamente la notoria reputación de las marcas opositoras.
Agregó que en la actuación administrativa llevada a cabo por la SIC se aportaron diversas pruebas que, apreciadas en conjunto, demuestran no solo la notoriedad de las marcas afectadas por el registro de la marca mixta “PREMIER FULL FLAVOR”,sino también que esta última reproduce e imita el elemento preponderante de las marcas “MARLBORO” (mixta), “MARLBORO LIGHTS” (mixta) y FIGURATIVA (DISEÑO DE TECHO).
Estimó que la marca “PREMIER FULL FLAVOR” (mixta) es una imitación y reproducción parcial de sus marcas “MARLBORO” (mixta) y “MARLBORO LIGHTS” (mixta), en tanto copia el elemento figurativo “DISEÑO DE TECHO” invertido así como una reproducción total de la marca FIGURATIVA.
Sostuvo que en la actuación administrativa se aportaron las declaraciones juramentadas rendidas por B.C. y G.S., funcionarios de P.M.P.S., en las cuales exponen sobre la venta y distribución de cigarrillos “MARLBORO” a nivel mundial, la introducción de la etiqueta tradicional de MARLBORO a nivel mundial, entre otros.
Que en la oposición a la marca “PREMIER FULL FLAVOR” se advirtió que la SIC negó el registro de la marca “M” & Diseño, que incluye el diseño de techo invertido, solicitada por PROTABACO S.A., por cuanto estimó que existen semejanzas visuales con la marca “MARLBORO” de la demandante que hacen imposible su diferenciación por parte del consumidor.
Que en Panamá, a PROTABACO S.A., le fue negada la solicitud de registro de la marca “PREMIER”; y en Paraguay, dicha sociedad fue sujeto de medidas cautelares decretadas para secuestrar toda la mercancía portadora de dicha marca, por la utilización de la etiqueta de los productos “MARLBORO” en los cigarrillos “PREMIER”.
Que en Colombia la demandante inició una acción por infracción marcaria contra PROTABACO S.A. por el uso del nuevo diseño de cigarrillos “PREMIER”,que cursa en el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.
Que la firma Brandingang realizó un estudio denominado “Análisis comparativo entre el sistema de diseño visual de los empaques de “MARLBORO LIGTHS” y “MARLBORO MILD” y el sistema de diseño visual de los empaques de “PREMIER”, en el cual se hace patente la preponderancia y semejanza confundible de las figuras geométricas que se observan en los diseños de las etiquetas de “MARLBORO” y “PREMIER”.
Que en el estudio de mercado titulado “Evaluación sobre Notoriedad y Confusión de Marcas de la Categoría de Cigarrillos”,...
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