Sentencia nº 11001-03-24-000-2007-00286-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 14 de Diciembre de 2018
| Fecha | 14 Diciembre 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente : HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001 - 03 - 24 - 000 - 2007 - 00286 - 00
Actor: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
Demandad o : SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
Referencia: Confundibilidad marcaria. Criterios de comparación entre signo nominativo y marcas nominativas. Riesgo de confusión y/o asociación.
La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, presentó BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 27636 de 24 de octubre de 2006, 35540 de 22 de diciembre de 2006 y 6111 de 28 de febrero de 2007.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
ANTECEDENTES
La demanda
1. B.S.P.A., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado especial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de: i) las resoluciones núms. 27636 de 24 de octubre de 2006, “Por la cual se decide una solicitud registro de marca”, y 35540 de 22 de diciembre de 2006, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y ii) la Resolución núm. 6111 de 28 de febrero de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo BIENESTAR EN CADA PÍLDORA solicitado por la parte demandante para identificar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.
2. La parte demandante solicitó, a título de restablecimiento de derecho, que se ordene a la demandada registrar el signo nominativo BIENESTAR EN CADA PÍLDORA para identificar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
3. La parte demandante, mediante escrito del 25 de junio de 2009, reformó la demanda, en la respectiva etapa procesal, y modificó parcialmente el acápite denominado “Fundamentos de Derecho” y el acápite denominado “Pruebas”.
4. El Despacho sustanciador admitió la demanda presentada mediante auto del 14 de diciembre de 2007. Asimismo, admitió la reforma de la demanda mediante auto del 18 de noviembre de 2008.
Pretensiones
5. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones:
"[…] 2.1. Que se decrete la nulidad de las Resoluciones 27636 del 24 de octubre de 2006, 35540 del 22 de diciembre de 2006, y 06111 del 28 de febrero de 2007 mediante las cuales se NEGÓ el registro de la marca BIENESTAR EN CADA PÍLDORA en la clase 5ta internacional a mí representada.
2.2. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene la publicación del registro de la marca BIENESTAR EN CADA PÍLDORA en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]".
Presupuestos fácticos
6. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:
“[…] 3.1. El 4 de noviembre de 2005, mi representada solicitó el registro de la marca BIENESTAR EN CADA PÍLDORA para distinguir productos de la clase 5ta internacional.
3.2. La sociedad NATURA COSMÉTICOS S.A., titular de las marcas BIEN ESTAR ESTAR BIEN y NATURA BIEN ESTAR, presentó oposición contra la mencionada solicitud, por ser similarmente confundible a sus marcas previamente registradas identificadas con los registros Nos. 243453 y 312020 respectivamente.
3.3. El 24 de octubre de 2006, a través de la Resolución 27636, la Oficina de
Marcas, consideró que entre las marcas en disputa no existían semejanzas con capacidad para inducir al público consumidor a error, por lo que declaró infundada la oposición presentada por NATURA COSMÉTICOS S.A., y también NEGÓ el registro de la marca solicitada.
3.4. Inconforme con la anterior decisión, y estando dentro del término legal, mi representada presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, con el objeto de que la resolución anterior fuera revocada y le concedieran el registro de su marca.
3.5. Mediante la Resolución 35540 del 22 de diciembre de 2006 la Oficina de Marcas confirmó la decisión contenida en la Resolución 27636 del 24 de octubre de 2006.
3.6. Mediante la Resolución No. 06111 del 28 de febrero de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación, confirmando su decisión en el sentido de negar la solicitud de registro de la marca BIENESTAR EN CADA PÍLDORA, con la cual la vía gubernativa quedó agotada […]”.
Normas violadas
7. La parte demandante adujo la indebida aplicación del artículo 135, literales b) y e), de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de Comunidad Andina, en adelante Decisión 486.
Concepto de la violación
8. La parte demandante, en síntesis, expuso los siguientes cargos de violación:
8.1. Explicó que la parte demandada aplicó inadecuadamente el artículo 135, literales b) y e), de la Decisión 486, porque:
“[…] la marca BIENESTAR EN CADA PÍLDORA no corresponde a la designación precisa y única de uno de los productos de la clase 5ta, ni describe características o propiedades de los mismos, sino que posee elementos propios y particulares que la hacen ser distintiva.
De esta manera, se ve cómo efectivamente la marca BIENESTAR EN CADA PÍLDORA evoca en la mente del consumidor una píldora anticonceptiva, pero de ahí a poder afirmar que se trata de una expresión descriptiva porque el conjunto marcario BIENESTAR EN CADA PÍLDORA explica por sí mismo que el producto genera bienestar en el organismo, hay una enorme distancia […]”.
8.2. Adujó que:
“[…] Como se puede apreciar, existen diferentes marcas registradas que incluyen la expresión BIENESTAR y no por ello las convierte en marcas descriptivas del producto que cubren.
En efecto mi representada ya es titular de los lemas comerciales BIENESTAR EN CADA y ÚNICO, BIENESTAR EN CADA PÍLDORA, Y., MENOS PESO Y MEJOR PIEL y en nuestro concepto no son expresiones que impliquen las características propias del producto que como lo hemos venido explicando son las de evitar un embarazo […]”.
8.3. Manifiestó que:
“[…] Así mismo vale la pena mencionar que mi representada obtuvo en Ecuador el registro para el Lema Comercial BIENESTAR EN CADA PÍLDORA, MENOS PESO MEJOR PIEL No. 923, otorgado el 16 de junio de 2003.
El elemento principal y distintivo de los lemas previamente registrados por mí representada, prevalece en la marca ahora solicitada, esto es, la expresión BIENESTAR, hecho que hace que la marca solicitada en registro esté dentro de los supuestos para ser considerada como marca derivada, tal como se advierte a continuación:
MARCA SOLICITADA
SIGNO REGISTRADO
BIENESTAR EN CADA PÍLDORA
ÚNICO, BIENESTAR EN CADA PÍLDORA, Y.M. PESO Y MEJOR PIEL
La categoría de marca derivada no fue definida por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Ha sido una creación netamente jurisprudencial.
[…]
Como consecuencia de los anteriores hechos tenemos que a mi representada le asiste el derecho de obtener el registro de la marca solicitada por ser una derivación de un derecho previo y legalmente adquirido sobre una marca derivada […]”.
Contestación de la demanda y de la reforma de la demanda
9. La parte demandada, por intermedio de apoderado especial, contestó, mediante escritos de 25 de junio de 2008 y de 14 de enero de 2010, respectivamente la demanda y la reforma de la demanda oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la parte demandante, argumentando lo siguiente:
9.1. Sostiene que los actos administrativos acusados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 y las normas constitucionales y legales nacionales aplicables.
9.2. Indicó que:
“[…] En el caso que nos ocupa, el signo `BIENESTAR EN CADA PÍLDORA' se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 136 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, toda vez que este signo guarda relación directa con la naturaleza y finalidad de los productos farmacéuticos que pretende distinguir. Además porque todos los productos farmacéuticos que se presentan en forma de píldora y que buscan alcanzar o incrementar el estado de bienestar, pueden ser individualizados del mismo modo.
En conclusión, y por lo expuesto anteriormente, los actos administrativos acusados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante […]”.
10. El Natura Cosméticos S.A., vinculado en calidad de tercero con interés directo en los resultados del proceso, no se pronunció respecto de la demanda en la respectiva etapa procesal.
Interpretación Prejudicial
11. El Despacho sustanciador, mediante...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba