Sentencia nº 11001-03-24-000-2011-00182-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 31 de Enero de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2011-00182-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 31-01-2019)
| Sentido del fallo | ACCEDE |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 31 Enero 2019 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2011-00182-00 |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 229 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Cancelación por no uso / MARCA NOTORIA – Protección especial / CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USO - Análisis coetáneo de las normas que la regulan junto con las que rigen para las marcas notoriamente conocidas / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
Como quiera que el debate esencial gira en torno a establecer si procede o no la cancelación por falta de uso de la marca “FAMILIA” (mixta), para distinguir los servicios de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuando se alega la presunta notoriedad de la marca, es del caso antes abordar el alcance de la protección de la marca notoriamente conocida, en relación con la cancelación por falta de uso. […] En consecuencia, la marca notoria, regulada en la Decisión 486, al encontrarse revestida de una protección especial, rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente, así no sea usada. Sobre este asunto, es del caso precisar que en relación con la marca notoria que ampara varios productos, se debe realizar, respecto de la solicitud de cancelación por no uso, un análisis consecuencial diferente, al que se realizaría sobre una marca que no ha alcanzado dicho estatus de notoria, así no haya sido usada y que en ese análisis se deben tener en cuenta tanto las disposiciones que regulan la cancelación por no uso, como las que rigen para las marcas notoriamente conocidas.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 12 de abril de 2012, Radicación 11001-03-24-000-2003-00322-01, C.M.A.V.M..
MARCA NOTORIA – Protección / MARCA NOTORIA – Lo es FAMILIA para el sector pertinente de papel higiénico, servilletas, toallas de cocina, toallas de mano, paños húmedos y pañuelos faciales, productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza / CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USO – improcedencia respecto de la marca FAMILIA para distinguir los productos higiénicos para la medicina; emplastos, material para apósitos; desinfectantes comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza / CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – Procede respecto de la marca FAMILIA para distinguir los productos que no guardan conexidad competitiva con los de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza ni se encuentran dentro de su sector pertinente
Las anteriores pruebas demuestran la notoriedad de dicha marca, para el sector pertinente de papel higiénico, servilletas, toallas de cocina, toallas de mano, paños húmedos y pañuelos faciales, debido a que dan cuenta sobre la inversiones publicitarias y comerciales así como de las cifras de ventas respecto de la marca en mención, factores estos últimos, entre otros, indispensables para determinar la notoriedad de la marca, para el período comprendido entre los años 1999 hasta 2006, en el territorio colombiano, conforme al artículo 228 de la Decisión 486, arriba transcrito. Ahora bien, la solicitud de cancelación por no uso de la referida marca “FAMILIA” fue radicada el 12 de octubre de 2005, lo que permite concluir que dicha marca, a la fecha de la solicitud de la cancelación era notoriamente conocida, en relación con los citados productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y, como ya se dijo, debe gozar de una protección especial respecto a las marcas comunes. […] Ahora, en el caso bajo examen la Sala observa que la marca cuestionada “FAMILIA”, la cual fue cancelada por la demandada, amparaba los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”. Sobre el particular, la Sala considera que los productos antes descritos de la Clase 5ª de la citada Clasificación tienen finalidades conexas a las de los productos: papel higiénico, servilletas, toallas de cocina, toallas de mano, paños húmedos y pañuelos faciales, identificados con la Clase 16, sobre los cuales se demostró la notoriedad de la marca “FAMILIA”, en tanto que son productos sanitarios o higiénicos empleados para la limpieza. Además, se comercializan a través de los mismos canales de comercialización- grandes cadenas, tiendas o supermercados-, se usan de manera conjunta, complementaria o alternativa (por ejemplo: material apósito en la Clase 5ª- toallas de papel en la Clase 16, productos higiénicos para la medicina en la Clase 5ª- papel higiénico en la Clase 16), y pertenecen al mismo género de productos. En atención a lo anterior y a que la protección de las marcas notorias opera respecto de los productos conexos, se debe proteger la marca “FAMILIA” (mixta), registrada con el certificado núm. 86519, a la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., exclusivamente para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, que guarden conexidad competitiva y estén dentro del sector pertinente para el cual fue reconocida la notoriedad de la marca “FAMILIA” en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. En tal sentido, resulta procedente cancelar parcialmente por no uso la citada marca, respecto de todos aquellos productos que no guardan conexidad competitiva con los de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza ni se encuentran dentro de su sector pertinente, como son: “[…] productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; material para empastar los dientes y para improntas dentales; productos veterinarios, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas […]”. Así las cosas, la marca “FAMILIA” (mixta), registrada con el certificado núm. 86519, a la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., distinguirá exclusivamente los siguientes productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…]; productos higiénicos para la medicina; emplastos, material para apósitos; desinfectantes […]”.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 229
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: H.S.S.(E)
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00182-00
Actor: PRODUCTOS FAMILIA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Referencia: LA MARCA NOTORIA, REGULADA EN LA DECISIÓN 486, AL ENCONTRARSE REVESTIDA DE UNA PROTECCIÓN ESPECIAL, ROMPE EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD EN FORMA RELATIVA, DE MODO QUE ES PROTEGIDA RESPECTO DE PRODUCTOS O SERVICIOS IDÉNTICOS, SIMILARES Y CONEXOS Y TAMBIÉN RESPECTO DE AQUELLOS PRODUCTOS O SERVICIOS DIFERENTES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL SECTOR PERTINENTE, ASÍ NO SEAN USADAS.
La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad, establecida en el artículo 84 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, en adelante Código Contencioso Administrativo, que se interpretó como de nulidad y restablecimiento[1], de conformidad con el artículo 85 ibidem, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª. Son nulas las resoluciones núms. 38218 de 30 de julio de 2009, “Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca” y 11261 de 25 de febrero de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 62948 de 17 de noviembre de 2010, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.
2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC “[…] anular la decisión que ordenó la cancelación del certificado de registro núm. 86159 de la marca mixta “FAMILIA” en la Clase 5ª de la Séptima Edición de la Clasificación Internacional de Niza […]”.
3ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial.
4ª. Que se ordene a la SIC dictar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual...
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