Sentencia nº 11001-03-24-000-2013-00163-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 31 de Enero de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2013-00163-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 31-01-2019)
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 31 Enero 2019 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2013-00163-00 |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS Registro / COTEJO MARCARIO Entre el signo nominativo BACTER JGB y las marcas nominativa BISBACTER y mixta BISBACTER / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es BACTER en la clase 5 de la Clasificación internacional de Niza / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Exclusión del cotejo marcario / LEXEMA - Lo es BACTER / REGISTRO MARCARIO Procede respecto del signo nominativo BACTER JGB para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud con las marcas nominativa BISBACTER y mixta BISBACTER previamente registradas en la misma clase
De tal manera que ello impone al J. el deber de hacer el cotejo respecto de las expresiones JGB de la marca solicitada cuestionada y BIS de la marca opositora, debido a que la expresión BACTER es una partícula de uso común, la cual no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Por lo tanto, la actora, como titular de unas marcas que incluyen un elemento de uso común, esto es BACTER, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra de uso común en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, porque se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general e inapropiable. Además, las palabras, partículas o expresiones de uso común al estar combinadas con otras pueden generar marcas completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. [ ] [D]el análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no encuentra similitud ortográfica ni fonética ni ideológica, que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, en cuanto que la marca solicitada cuestionada BACTER JGB (nominativa) es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, al contener la expresión JGB, que le da un matiz diferenciador y contundente y la dota por sí misma de la suficiente carga semántica, la cual le da una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial. Por lo tanto, la denominación BACTER JGB posee [ ] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial [ ], lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 ARTÍCULO 136 LITERAL A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: H.S.S.(E)
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00163-00
Actor: LABORATORIOS FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC
Referencia: Acción de nulidad relativa
Referencia: LA MARCA NOMINATIVA BACTER JGB ES DIFERENTE DE LAS MARCAS BISBACTER (NOMINATIVA Y MIXTA), PREVIAMENTE REGISTRADAS, AL CONTERNER LA EXPRESIÓN JGB QUE LE DA LA CONDICIÓN DE DISTINTIVIDAD NECESARIA.
La sociedad LABORATORIOS FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S., en adelante LAFRANCOL S.A.S., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, que se interpretó como de nulidad relativa[1], de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,[2] de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 00017097 de 26 de marzo de 2012, "Por la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y comercio, en adelante SIC, y la 00065940 de 31 de octubre de 2012, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes:
1º: Que el 13 de mayo de 2011, la sociedad JGB S.A. solicitó el registro como marca del signo "BACTER JGB" (nominativo), para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
2°: Que el 20 de octubre de 2011, la referida solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
3°: Agregó que dentro del término oportuno presentó oposición contra la solicitud de registro como marca del signo "BACTER JGB" (nominativo), con fundamento en el riesgo de confusión con sus marcas "BISBACTER" (nominativa y mixta), registradas para la misma Clase 5ª Internacional.
4º: Señaló que la sociedad JGB S.A. dio respuesta a las oposiciones presentadas, en la que no aceptó la posibilidad de riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, por estimar que en lo único que coinciden es en la expresión BACTER, que es de uso común para la citada Clase 5ª.
5°: Que el 26 de marzo de 2012, mediante la Resolución núm. 00017097, la entidad declaró infundada la oposición por ella presentada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca "BACTER JGB" (nominativa), a la sociedad JGB S.A., para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
6°: Manifestó que, contra dicha decisión interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto de manera confirmativa por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 00065940 de 31 de octubre de 2012.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó los artículos 135, literales a) y b), y 136 de la Decisión 486 porque la marca concedida carece de fuerza distintiva para identificar los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por ser esencialmente confundible con las marcas "BISBACTER"(nominativa y mixta), de las cuales es titular.
Manifestó que la denominación solicitada reproduce las marcas previamente registradas; que la solicitante se limitó a remplazar el vocablo BIS por el vocablo JGB, con el fin de ocultar una copia hecha sobre sus marcas; y que, aún así, resulta una diferenciación imperceptible, generándose un riesgo de confusión.
Indicó que, a su juicio, se presentará un error de asociación con los consumidores por cuanto el signo concedido será tomado como una marca derivada de las previamente registradas y se generará un aprovechamiento injusto del reconocimiento que ha alcanzado entre los consumidores la sociedad LAFRANCOL S.A.S., a través de ambas marcas, debido a que el consumidor podría pensar que los productos identificados con la marca cuestionada son una nueva línea de productos de la actora.
Trajo a colación apartes de las interpretaciones prejudiciales núms. 22-IP-96[3], 13-IP-097 de 6 de febrero de 1998, 03-IP-98 de 11 de marzo de 1998 y 34-IP-98 de 3 de diciembre de 1998, rendidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y solicitó tener en cuenta como precedente lo señalado en las resoluciones núms. 020855 de 27 de agosto de 2004 (Expediente núm. 03 39402) y 07459 de 28 de marzo de 2006 (Expediente núm. 05 057251), expedidas por la SIC, así como la sentencia proferida[4] por la Sección Primera.
Señaló que la inclusión de la expresión JGB a la marca solicitada no es más que la razón social de la compañía solicitante, elemento que no otorga diferenciación alguna y no puede tenerse en cuenta a la hora de determinar la distintividad de un signo.
Alegó que las marcas cotejadas son iguales desde el punto de vista ortográfico, en cuanto los cambios que tiene la marca cuestionada no le otorgan distintividad alguna.
Que, además, son similares desde el punto de vista fonético, teniendo en cuenta que los fonemas que contienen las marcas enfrentadas son prácticamente los mismos.
De lo anterior, concluyó que la marca en controversia, "BACTER JGB" (nominativa) no cumple con el requisito de distintividad que debe poseer para ser concedida, además de que genera riesgo de asociación y confusión con las marcas "BISBACTER"(nominativa y mixta), otorgadas para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, de las cuales es titular.
Adujo que se violó el artículo 13 de la Constitución Política en cuanto la SIC no tuvo en cuenta que la actora tenía registradas las marcas "BISBACTER" (nominativa y mixta), y que ella es igual ante la ley y, por consiguiente, tiene derecho prioritario sobre la expresión.
Afirmó que la SIC no se ciñó a los postulados constitucionales de la buena fe, establecidos en el artículo 83 de la Constitución Política debido a que conocía de antemano la pre- existencia de las citadas marcas previamente registradas por la actora y no realizó un estudio con detenimiento y se limitó a decir que el vocablo BACTER es de uso común y no es objeto de apropiación y que los elementos nominativos y fonéticos contenidos en los conjuntos, así como su contenido ideológico permiten su diferenciación.
Anotó que también se violó el artículo 3º, inciso 6º, del CCA, porque la SIC concedió una marca prácticamente igual a las de la actora, que va a inducir a error a los consumidores y va a perjudicar no solo al público en general sino también a ella.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.
Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes...
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