Sentencia nº 11001-03-24-000-2007-00252-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 14 de Febrero de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2007-00252-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 14-02-2019)
| Sentido del fallo | ACCEDE |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 14 Febrero 2019 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2007-00252-00 |
| Normativa aplicada | DECISÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 / DECISÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 230 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL - / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo POSTHON y las marcas nominativas POSTOBON, P.L., P.C. y mixtas POSTOBON / PRINCIPIO PRIOR TEMPORE – Aplicación / PRINCIPIO POTIOR IURE – Aplicación / PRINCIPIO IN DUBIO PRO SIGNO PRIORI – Aplicación / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es LIGHT en la clase 32 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Exclusión del cotejo marcario / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo POSTHON para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza a pesar de las semejanzas no existe conexión competitiva con las marcas nominativas POSTOBON, P.L., P.C. y mixtas POSTOBON, previamente registradas en la clase 32
[L]a Sala concluye que la marca POSTHON deja una impresión similar a la de la marca POSTOBON en la mente del consumidor, debido a que no posee la fuerza distintiva suficiente que le permita a este distinguir las marcas por lo cual se generaría riesgo de confusión en el mercado. […] LIGHT es un término sugestivo por cuanto el consumidor entiende su significado y lo asocia con ciertas características del producto identificado por la marca, como es la de ser un producto bajo en calorías; LIGHT es un término cuyo uso, en relación con los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, es común, tal como consta en la página web de la parte demandada, a la que ha acudido la Sala para tener mayores elementos de juicio. En efecto, a la fecha de solicitud de POSTHON en 2005, coexistían en el registro diversas marcas registradas por distintos titulares, […] Con la exclusión del término LIGHT procedería realizar el cotejo entre POSTHON y POSTOBON pero teniendo en cuenta que en el aparte anterior se realizó y que se concluyó que existen similitudes confundibles entre los términos cotejados, es dable concluir que la marca POSTHON no posee la fuerza distintiva suficiente que le permita a este distinguir las marcas por lo cual se generaría riesgo de confusión en el mercado. […] [P]ara la Sala resulta evidente que en el caso bajo estudio, la pronunciación de las marcas cotejadas es muy similar habida cuenta que el término de mayor distintividad de la marca POSTOBON CLEAR es P., según se señaló anteriormente, y que por razón de que la letra H tiene una pronunciación muda en español, la primera sílaba de ambas marcas resulta fonéticamente idéntica. Aunado a ello, la terminación en “ON” le confiere a las marcas una pronunciación similar por lo que en suma, puede concluirse que existe similitud fonética entre POSTHON y el término de mayor distintividad en la marca previamente registrada, P.. […] En suma, del cotejo de POSTHON y POSTOBON CLEAR, la Sala precisa que la distintividad de las marcas de fantasía es mayor precisamente por cuanto el consumidor no asocia la marca con significado alguno y, dado que los términos POSTOBON y CLEAR son de fantasía, la marca POSTOBON CLEAR debe protegerse frente a marcas y signos que intenten registrarse posteriormente y que tengan similitud confundible con esta, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, arriba mencionados. Observado el cotejo de POSTHON y POSTOBON CLEAR, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca POSTHON deja en la mente una impresión similar a la que deja P.C., debido a que no posee la fuerza distintiva suficiente para que el consumidor pueda distinguir las marcas, por lo cual, se generaría riesgo de confusión en el mercado. […] Visto el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, la Sala procede a analizar el segundo supuesto relativo a la conexidad competitiva entre los productos amparados por las marcas objeto de cotejo para efectos de confirmar la existencia o no de riesgo de confusión y de asociación. […] [D]esde la perspectiva del consumidor, el vestuario, calzado y sombrerería, productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, no son productos sustitutos, intercambiables, complementarios, ni competidores de aquellos clasificados en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; tampoco tienen los mismos canales de comercialización, ni usan los mismos medios de publicidad y el consumidor a quien se dirigen no es el mismo por razón de que la finalidad que satisfacen es distinta. Por lo anterior, le asistió razón al Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la entidad demandada al concluir que la marca solicitada no se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal a).
SIGNO DISTINTIVO NOTORIAMENTE CONOCIDO – Concepto / MARCA NOTORIA - Protección / MARCA NOTORIA - Supuestos de configuración de la causal de irregistrabilidad / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD – Rompimiento / MARCA NOTORIA – Lo es POSTOBON / MARCA NOTORIA - Merece protección especial / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo POSTHON porque generaría en el mercado riesgo de dilución y/o aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria POSTOBON
[S]e entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente. Así las cosas, con base en la valoración probatoria realizada, la Sala concluye que la marca POSTOBON, cuyo titular es la parte demandante, es una marca notoria, siendo del caso poner de relieve que en el período comprendido entre los años 2000 a 2004, el volumen de ventas de la parte demandante, respecto del producto identificado con la marca P., ascendió aproximadamente a la suma de $958 mil millones; las ventas entre el 2005 y el año 2007 estuvieron alrededor de $1,320 millones; asimismo, la inversión en publicidad contratada con la agencia Sancho/BBDO Worldwide Inc. S.A., para los años 2001 a 2005 sobrepasó la suma de $6,500 millones. En suma, habiendo valorado las pruebas allegadas al proceso en su conjunto, de conformidad con las reglas de la sana crítica la Sala concluye que la parte demandante logró demostrar la notoriedad de la marca P., al estar debidamente acreditada la extensión de su conocimiento entre el público consumidor para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza durante los años 2000 a 2007. En consecuencia se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal h) de la Decisión 486 por cuanto se demostró la notoriedad de la marca POSTOBON. […] [L]a protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende con independencia de la Clase a la que pertenezca el producto de que se trate, trascendiendo así el principio de especialidad. En otras palabras, dado que en este caso existen similitudes entre POSTOBON y POSTHON, y que en el aparte anterior se comprobó la notoriedad de la marca POSTOBON, procede romper el principio de especialidad para proteger la marca notoria POSTOBON más allá de la propia Clase 32 de la mencionada Clasificación en que se encuentra registrada. Para la Sala no hay duda de la alta capacidad distintiva de la marca POSTOBON en el mercado colombiano para el periodo analizado por lo que resulta pertinente realizar a continuación “[…] un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor […]”. Las pruebas aportadas demuestran que la explotación de la marca notoria POSTOBON se desenvuelve continuamente en el escenario deportivo por razón del patrocinio de equipos de ligas profesionales de fútbol y de equipos de la Selección Colombia en patinaje, ciclismo y microfútbol. […] En consecuencia, resulta acertado y pertinente proteger la marca notoria frente a los riesgos de aprovechamiento injusto de su prestigio y de dilución de su fuerza distintiva o su valor comercial teniendo en cuenta que, en términos del reconocimiento de la marca notoria, debe impedirse que el esfuerzo e inversión en la marca notoria, que ha derivado en un alto prestigio y “goodwill” o reputación, se traslade a un tercero.
[…] La Sala concluye, con fundamento en lo anterior, que de permitirse la coexistencia de las marcas POSTHON y POSTOBON en el registro y en el mercado, la marca POSTOBON se vería expuesta a un uso parasitario y a una dilución de su carácter distintivo por razón del uso que realizaría el titular de la marca POSTHON en relación con productos de la Clase 25 Internacional, riesgos que resultan suficientes para confirmar que la marca solicitada POSTHON no debió registrarse. En suma, se cumplen el segundo y tercer supuestos de la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal h) de la Decisión 486 por cuanto la marca POSTHON imita la marca POSTOBON y su coexistencia con POSTOBON causaría riesgo de dilución y aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, motivo por el cual el cargo estudiado tiene vocación de prosperidad.
FUENTE FORMAL: DECISÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136...
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