Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00622-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 21 de Febrero de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00622-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 21-02-2019) - Jurisprudencia - VLEX 774520585

Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00622-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 21 de Febrero de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00622-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 21-02-2019)

Sentido del falloNIEGA
EmisorSECCIÓN PRIMERA
Fecha21 Febrero 2019
Número de expediente11001-03-24-000-2009-00622-00
Normativa aplicadaDECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 150 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO CUARTO

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo CHOCORICO para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca mixta CHOCORICO previamente registrada en la misma clase / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya se había cancelado por no uso / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ya ha sido cancelado por no uso

[P]ara decidir este asunto, observa la Sala que en el expediente obra copia de la Resolución número 69964 de 30 de noviembre de 2011, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio canceló por no uso la marca CHOCORICO (mixta), con certificado de registro número 315781, que amparaba productos de la Clase 30 Internacional y que había sido concedida a la sociedad J.M.C. LIMITADA, demandante en este proceso. Esta circunstancia pone de relieve que no es posible declarar la nulidad del registro acusado, que se estimaba confundible con la marca atrás mencionada, como quiera que al momento de resolverse esta acción ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda. En efecto, al ser cancelada por no uso la marca concedida a la sociedad J.M.C. LTDA., es claro que no es titular del derecho subjetivo por cuya protección se acudió ante esta jurisdicción y, por ende, la demanda que fundamentaba en la existencia del mismo, carece actualmente de sustento.

ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Naturaleza sui generis: envuelve un interés particular / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Finalidad / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Se asemeja a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA - Es una acción especial desistible / DEMANDA EN ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Desistimiento / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

Con fundamento en este mismo criterio sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa igualmente se ha estimado en algunas oportunidades que es improcedente el desistimiento de la demanda formulada en ejercicio de esta acción. Sin embargo, es pertinente destacar que esta Sección, en proveído de 28 de septiembre de 2017, replanteó y unificó su criterio respecto a la procedencia del desistimiento en las acciones de nulidad relativa de que trata el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Luego de advertir que lo que se pretende con la interposición de este tipo de demandas es controvertir la legalidad de un acto administrativo que concede el registro de una marca al desconocer el derecho subjetivo de un tercero, se concluyó en dicha providencia que la controversia que en ellas se plantea comporta un interés netamente particular y concreto, pues involucra el reconocimiento de un derecho que tiene efectos directos sobre la situación específica del peticionario, por lo que se asemeja al régimen de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y, en definitiva, se trata de una acción desistible. En efecto, como se ha precisado por la Sala, aunque en la acción de nulidad relativa establecida en la Decisión 486 no se exige interés para demandar, puesto que se permite que cualquier persona pueda solicitar la nulidad de un registro marcario cuando este contravenga lo dispuesto en el artículo 136 de esa normativa, esta acción, en principio objetiva por esa característica, sí reviste una naturaleza especial, sui generis, toda vez que respecto de la misma opera un término de prescripción, y de acuerdo con su contenido y alcance, envuelve un claro interés particular, si se tiene en cuenta que la misma es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros. Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo. En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos.

NOTA DE RELATORÍA: Ver auto Consejo de Estado, Sección Primera, de 28 de septiembre de 2017, Radicación 11001-03-24-000-2011-0258-00, C.R.A.S.V..

ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Naturaleza sui generis / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / PRINCIPIO GENERAL PARA EL ESTUDIO DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – A la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición. Excepción / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable al momento de resolverse la acción y no cuando se decide la actuación administrativa

Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. Sobre esta regla, es pertinente hacer las siguientes anotaciones: (i) Es una regla especial, contenida en una norma supranacional, que constituye una excepción al principio general según el cual la legalidad de un acto administrativo se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición. Como excepción, es de interpretación restrictiva, y se aplica únicamente atendiendo a la naturaleza y finalidad sui generis de la acción de nulidad relativa. (ii) Es aplicable en las acciones de nulidad relativa incoadas contra el acto administrativo que concede el registro de una marca, el cual no podrá ser anulado si se dan las circunstancias previstas en la norma. Esta característica pone de presente, con claridad, que se trata de una norma aplicable exclusivamente en sede del proceso judicial correspondiente (cuyo objeto cuando se formula una acción de nulidad es precisamente obtener la nulidad de una marca) y no en el curso de la actuación administrativa de registro marcario, como se entendió en la providencia antes citada del año 2000 (sic), en la que se consideró que la cancelación por no uso de la marca del opositor implicaba que la oposición perdiera sustento y que el titular de la marca careciera de interés para incoar la acción. (iii) La causal de nulidad invocada deja de ser aplicable, en relación con las acciones de nulidad relativa, por ejemplo si la marca del tercero que invoca la protección de su derecho ha sido cancelada por no uso, o se ha procedido a su caducidad, o ha sido anulada, tal y como lo expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial proferida para este asunto. (iv) Las causales de nulidad invocadas en la demanda deben dejar de ser aplicables al momento de resolverse la acción, es decir, cuando se profiere la sentencia, y no cuando se decide la actuación administrativa.

NOTA DE RELATORÍA: Se modifica la postura de la sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 10 de marzo de 2011, Radicación 11001-03-24-000-2004-00159-01, C.M.E.G.G.. En ella se sostuvo que a pesar de haberse cancelado el registro de la marca por no uso, debe emitirse un pronunciamiento de mérito y efectuarse el examen de registrabilidad del signo, porque la declaratoria de cancelación se produjo luego de formulada la demanda y porque con el ejercicio de la acción de nulidad relativa no solo se persigue la protección de los derechos de los interesados sino, en general, los del público consumidor.

ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso o ha sido declarada nula / CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO – Efectos

Como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, es claro que cuando éstos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja. En este orden, la existencia de cualquiera de las situaciones que implican que deje de ser aplicable una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación por no uso de una marca, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido ante la jurisdicción, que la demanda incoada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar emitir un pronunciamiento de nulidad, como quiera que ya no existe en cabeza del demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y que deba ser protegido. La...

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