Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00125-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 3 de Diciembre de 2018
| Fecha | 03 Diciembre 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO -Entre el signo nominativo MAC STARpara amparar unos servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas nominativa y mixta MAC previamente registradas en la clase 35 / MARCA COMPUESTA - Lo es MAC STAR / EXPRESIÓN MAC - Es débil en relación con los servicios de la Clase 36 / REGISTRO MARCARIO - Procede respecto del signo nominativo MAC STARpor no existir similitud ni riesgo de confusión con las marcas nominativa y mixta MAC
Del análisis de los conceptos reseñados y de los signos enfrentados la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética. Respecto a la similitud ortográfica, en primer lugar, se considera que la marca cuestionada “MAC STAR” es una marca compuesta, en la cual la palabra “MAC” es débil respecto de los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, conforme se muestra en la siguiente tabla, y la expresión “STAR” adiciona fuerza distintiva al conjunto marcario y contribuye a diferenciarla de la marca previamente registrada de la actora. […] Así, en conjunto, los términos “MAC STAR” poseen “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. En otras palabras, la expresión “STAR” de la marca cuestionada refuerza las diferencias entre las marcas en disputa y permite al consumidor vincularla con un origen empresarial determinado. En segundo lugar, la extensión de las marcas confrontadas es diferente porque la marca cuestionada solicitada “MAC STAR” cuenta con 2 palabras, 2 sílabas, 7 letras, 5 consonantes y 2 vocales, mientras que las marcas previamente registradas “MAC” están conformadas de una sola palabra y 1 sílaba, 3 letras, 2 consonantes y una vocal; aunado al hecho de que existen diferencias en las vocales y consonantes presentes en cada marca. Con relación a la similitud fonética, la Sala observa que la pronunciación de las marcas cotejadas es diferente debido a que la expresión “STAR” le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada. […] Además, es del caso advertir que al realizar una consulta la página web de la demandada se encontró que el vocablo “MAC” es débil en relación con los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se señala que las marcas controvertidas son marcas de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de los signos confrontados, la Sala no encuentra similitud ortográfica ni fonética, que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, en cuanto que la marca solicitada cuestionada “MAC STAR” (nominativa) es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, al contener la expresión “STAR”, que le da un matiz diferenciador y contundente y la dota por sí misma de la suficiente carga semántica, la cual le da una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 - ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 - ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 - ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE 2000 - ARTÍCULO 226 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 - ARTÍCULO 226 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 - ARTÍCULO 226 LITERAL C
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: H.S.S. (E)
Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)
R adicación número: 11001 - 03 - 24 - 000 - 2010 - 0 0 125 - 00
Actor : MAC S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: LA MARCA NOMINATIVA “MAC STAR” ES DIFERENTE DE LAS MARCAS (NOMINATIVA Y MIXTA) PREVIAMENTE REGISTRADAS “MAC”, AL CONTENER LA EXPRESIÓN “STAR”, QUE LE DA LA CONDICIÓN DE DISTINTIVIDAD NECESARIA .
La sociedad MAC S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad, establecida en el artículo 84 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, en adelante Código Contencioso Administrativo, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 15476 de 31 de marzo de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro” y 29518 de 16 de junio de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 50614 de 30 de septiembre de 2009 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”,expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes:
1º: Que la sociedad BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A., en adelante COLPATRIA RED MULTIBANCA, solicitó el registro como marca del signo “MAC STAR” (nominativo), para distinguir los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, formuló oposición, en virtud de que es titular en Colombia del nombre MAC S.A y de los registros “MAC” (nominativa), Clase 35, certificado de registro núm. 338203, vigente hasta el 13 de agosto de 2017 y “MAC” (mixta), Clase 35, certificado de registro núm. 338204, vigente hasta el 13 de agosto de 2017.
3°: Agregó que mediante la Resolución núm. 15476 de 31 de marzo de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca.
4º: Señaló que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa; el primero de ellos mediante las resoluciones núms. 29518 de 16 de junio y 50614 de 30 de septiembre de 2009, respectivamente.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 porque la marca solicitada por la sociedad COLPATRIA RED MULTIBANCA, dentro de su composición, incluye la marca “MAC” de la sociedad MAC S.A.
Mencionó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido enfático al señalar que se debe encontrar la dimensión más característica de la marca para proceder a realizar la comparación, para lo cual trajo a colación la Interpretación Prejudicial núm. 04-IP-88:
“[…] En relación con la comparación entre dos marcas, en caso de que una de ellas o ambas pertenezca a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente:
El elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color, colocación de la grafica, que en un momento dado pueden ser definitivos. (Sentencia dictada el 9 de diciembre de 1988 en el proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).
A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente grafico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, C.:” Fundamentos del Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., p.240) […]”
Sostuvo que la marca cuestionada es una marca nominativa y reproduce íntegramente la marca “MAC”, mientras que la marca opositora está formada única y exclusivamente por la expresión “MAC”.
Indicó que la reproducción de la totalidad de la marca “MAC” previamente registrada constituye una violación al derecho de uso exclusivo otorgado a la demandante -MAC S.A.-.
Agregó “[…] que desde el punto de vista gramatical MAC es la expresión que tiene mayor relevancia, y que genera por lo tanto mayor recordación dentro de la marca solicitada para registro. Veamos: La palabra STAR en español significa estrella y dicha palabra se encuentra ubicada al lado derecho del signo MAC, por lo tanto la palabra STAR gramaticalmente constituye un adjetivo calificativo, que necesariamente tiene menor fuerza distintiva que el término MAC que es el que está siendo objeto de calificación […]”.
Anotó que el Consejo de Estado en un trámite diferente en un trámite diferente negó el registro de la marca “ING”, que identifica servicios de la Clase 35 Internacional, por encontrarse previamente registrada a un tercero en la Clase 36 y concluyó que entre los servicios de una y otra clase existía relación de conexidad.
Que la mencionada Corporación también resolvió el conflicto entre las marcas “BAZZER” y “BAXTER SPRINGS”, para lo cual indicó que no era posible su coexistencia, por presentarse riesgo de confusión indirecta.
Señaló que se violó el artículo 136 de la Decisión 486, en concordancia con los artículos 224, 225 y 226, ibidem, por cuanto la marca “MAC” es una marca notoria, líder en la fabricación y distribución de baterías.
Resalt...
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