Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00003-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 29 de Octubre de 2018
| Fecha | 29 Octubre 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001 - 03 - 24 - 000 - 2009 - 00003 - 00
Actor : LABOR ATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC
Referencia: REGISTRO MARCARIO - EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD - REGLAS DE COTEJO. MARCAS FARMACÉUTICAS EN CONFLICTO: DIXACIL Y DIXALIN
La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA, por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 34623 del 24 de octubre de 2007, 40612 del 30 de noviembre de 2007 y 3106 del 5 de febrero de 2008, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca DIXACIL (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Cooperativa Nacional de Droguistas Detallistas - COPIDROGAS.
I-. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] 2.1. Declarar la nulidad de la Resolución No 3106 de febrero 5 de 2008 , proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo No 06-118427, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la accionante y se confirmó la decisión contenida en las resoluciones 40612 de noviembre 30 de 2007 y 34623 de octubre 27 de 2007.
2.2 Declarar la nulidad de la Resolución No 40612 de noviembre 30 de 2007 , proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No 06-118427, mediante la cual se resuelve un recurso de reposición, confirmando la susodicha Resolución No 34623 de octubre 27 de 2007.
2.3 Declarar la nulidad de la Resolución No 34623 de 27 de octubre de 2007, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, acto administrativo proferido dentro del expediente No 06-118427, mediante la cual se resolvió negativamente la oposición interpuesta por la accionante, y se concedió el registro de la marca DIXACIL , para identificar productos de la clase 05 internacional, en cabeza de la tercera interesada. .
2.4 Como consecuencia de las anteriores declaraciones, comedidamente solicito se declare la nulidad del registro de la marca DIXACIL, y por tanto, se le ordene a la accionada que anule el respectivo registro.
2.5 Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción, y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
2.6 Condenar en costas a la accionada […]” (negrillas fuera de texto).
I.2. Los hechos
El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A., es titular de los derechos sobre la marca DIXALIN y tiene todo su derecho para hacer valer los derechos que están a su nombre.
Expuso que la sociedad COPIDROGAS, por medio de apoderado, presentó solicitud de registro de la marca nominativa DIXACIL para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
Manifestó que, oportunamente, la sociedad accionante presentó oposición contra la referida solicitud, con base en la marca DIXALIN ya señalada.
Afirmó que la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 34623 de octubre 24 de 2007, declaró no fundada la oposición y concedió el registro de la marca DIXACIL a la sociedad COPIDROGAS.
Recordó que interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las Resoluciones 40612 de 30 de noviembre de 20007 y 3106 del 5 de febrero de 2008, en el sentido de confirmar la decisión en mención.
I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación
Manifestó que con las resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 136 literales a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Precisó que el signo solicitado carece de distintividad para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la clasificación Internacional de Niza, por ser confundibles con la marca DIXALIN.
Como consecuencia de lo anterior, consideró que el consumidor corre el riesgo de confundir el origen empresarial de los productos distinguidos con la marca solicitada y aquellos de la marca previamente registrada.
Señaló que el signo DIXACIL no es apto para distinguir productos pertenecientes a la clase 5ª, dadas las semejanzas ortográficas y fonéticas con la marca registrada, en consideración a que las marcas confrontadas distinguen la misma clase de productos.
Expresó que existe el consumidor promedio creerá que DIXACIL y DIXALIN pertenecen a una misma familia de marcas o que comparten un mismo origen empresarial, cuando esto no es cierto.
II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS
AL PROCESO
II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. Mediante auto del 28 de septiembre de 2009, el Despacho Sustanciador tuvo por no contestada la demanda presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio, toda vez que el poder conferido fue presentado fuera del término de fijación en lista.
II.2. INTERVENCIÓN DE COPIDROGAS. El tercero con interés en las resultas del proceso, mediante apoderado, señaló que la marca nominativa DIXACIL contiene elementos suficientes para distinguirla del signo de propiedad de la actora, esto es, DIXALIN, pues la primera, cuyo registro fue otorgado por la Superintendencia de Industria y Comercio, posee desde el punto de vista fonético conjunciones de sílabas que hacen diferente su pronunciación y sonido final.
Adujo que las marcas registradas con la raíz DIXA, corresponden a la sustancia activa y genérica del componente en la clase 5ª, el cual no es susceptible de apropiación.
Manifestó que la marca DIXACIL cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y es distinguible de otras marcas, por lo que es susceptible de registro.
Finalmente, resaltó que en ningún momento, como lo afirma el demandante, el registro de la marca en estudio pueda llegar a causar confusión en el mercado y frente al consumidor de esa clase de productos.
III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 209-IP-2013 de fecha 3 de diciembre de 2013 , en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre el articulo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones:
“[…] 1 . Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica , de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.
2. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
3. La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo denominativo DIXACIL con el signo denominativo DIXALIN, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
4. ...
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