Sentencia nº 11001-03-24-000-2006-00075-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 29 de Marzo de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2006-00075-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 29-03-2019)
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 29 Marzo 2019 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2006-00075-00 |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 228 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo BRISSART y la marca nominativa y mixta BRISA / EXPRESIÓN DE FANTASÍA – Lo es BRISSART al no tener significado en el idioma castellano / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo nominativo BRISSART para amparar bebidas alcohólicas con excepción de cervezas de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza por tener la condición de distintividad necesaria y por no existir similitud con la marca nominativa y mixta BRISA
[D]el análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética ni conceptual, que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada “BRISSART” es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada. Asimismo, la Sala encuentra que debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.
MARCA NOTORIA - Protección / MARCA NOTORIA – Prueba / MARCA NOTORIA – No se probó tal condición respecto del signo BRISA / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
En consecuencia, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba. […] Para la Sala, los documentos allegados por la actora no demuestran la la notoriedad de la marca “BRISA”.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 228
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00075-00
Actor: BAVARIA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: Acción de nulidad relativa
Referencia: ENTRE LA MARCA SOLICITADA “BRISSART” Y LA PREVIAMENTE REGISTRADA “BRISA” NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA NI CONCEPTUAL, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISTINTAS QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.
Referencia: SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La sociedad BAVARIA S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,[1] de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 021638 de 31 de agosto de 2004, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca" y 005198 de 10 de marzo de 2005, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 28450 de 28 de 2005, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes:
1º: Que el 28 de octubre de 2003, la sociedad BODEGAS AMBROSÍA LTDA. solicitó el registro como marca del signo "BRISSART", para amparar bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas), productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.
2°: Que el 30 de diciembre de 2003, el extracto de dicha solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
3°: Que una vez publicada la solicitud, la sociedad BAVARIA S.A. formuló oposición contra la misma, con fundamento en el riesgo de confusión con sus marcas "BRISA" (nominativa) y "BRISA" (mixta), ambas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
4º: Agregó que mediante la Resolución núm. 021638 de 31 de agosto de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada por la sociedad BAVARIA S.A. y, en consecuencia, concedió el registro de la marca "BRISSART", en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad BODEGAS AMBROSÍA LTDA.
5º: Señaló que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa; el primero de ellos mediante la Resolución núm. 005198 de 10 de marzo de 2005, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, y el segundo mediante la Resolución núm. 28450 de 28 de octubre de 2005, expedido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó los artículos 134 y 136, literales a) y h) de la Decisión 486, porque la marca "BRISSART" es confundible con la marca "BRISA", previamente registrada y, por tanto, carece de capacidad distintiva e individualizadora, por lo que puede inducir al público consumidor a confusión o error o a pensar que ambas provienen del mismo origen o grupo empresarial.
Respaldó lo anterior, con argumentos expuestos por la SIC en los casos: FRESH & READY (mixta) vs. FRESH (mixta) en las Clases 42 y 29 Internacional, LA PAILA (mixta) vs. RIOPAILA en la Clase 30 Internacional, BIO-MIN´S (nominativa) vs. PROBIOMIN en la Clase 5ª Internacional, KICK (nominativa) vs. KLICKMARKET y KLICKBACK en la Clase 30 Internacional, en los cuales se negó la marca solicitada por reproducir las marcas previamente registradas.
Indicó que el estudio de confundibilidad implica comparar las marcas en su conjunto, evitando su fraccionamiento; es decir, que la comparación entre las marcas no debe adelantarse teniendo en cuenta elemento por elemento, debido a que esta no es la forma como la marca será percibida por el público consumidor.
Manifestó que sea cual sea la presentación de las marcas en confrontación, en el presente caso, estas generan la misma impresión; y que a pesar de la adición de las letras “RT” al final de la marca solicitada "BRISSART", estas no le añaden algún tipo de distintividad frente a la marca "BRISA", previamente registrada por ella.
Asimismo, adujo que al estar la marca "BRISA" totalmente comprendida en la marca solicitada "BRISSART", esta carece de elementos ortográficos que generen distintividad evidente entre las mismas; y que por el hecho de haber agregado una sílaba no se genera una diferencia sustancial entre los signos.
Afirmó que según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de las posiciones establecidas reiteradamente por la SIC, en la comparación debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias entre las marcas.
Señaló que la marca solicitada "BRISSART" reproduce las cinco letras que conforman la marca "BRISA" y esta se encuentra comprendida completamente en aquella.
Adicionalmente, aseguró que las marcas tienen el mismo número de sílabas, lo que incrementa la similitud entre las mismas (BRI-SA / BRI–SSART).
En relación con el aspecto fonético, al apreciar la repetición consecutiva de las marcas, anotó que las marcas cotejadas tienen una configuración fonética similar, por cuanto coinciden en la raíz “BRI” y en las vocales “I”-“A”:
BRISSART/BRISA/BRISSART/BRISA/BRISSART/BRISA
En cuanto a la conexión competitiva, señaló que ambas marcas amparan productos comprendidos en las Clases 33 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente, los que se encuentran estrechamente relacionados, existiendo una conexidad entre los mismos, porque se destinan al mismo sector de los consumidores y utilizan prácticamente los mismos canales de distribución, comercialización y mercadeo.
Agregó que una persona que en una tienda o supermercado encuentre dos productos de bebidas contramarcados con la marca "BRISSART" y "BRISA", no tendrá elementos suficientes para...
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