Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00288-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 25 de Abril de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00288-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 25-04-2019)
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 25 Abril 2019 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2009-00288-00 |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 14 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 16 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 18 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 19 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / PATENTES – Registro / PATENTE DE INVENCIÓN - Requisitos / PATENTE DE INVENCIÓN - Se niega la denominada MODIFICACIÓN CRISTALINA DE UN DEPSIPEPTIDO CICLICO CON ACTIVIDAD MEJORADA por falta de nivel inventivo
Para la Sala, no obstante, las manifestaciones expresadas en el informe aportado por la demandante no tienen la virtud de desmentir los resultados de las valoraciones técnicas que precedieron a la expedición de los actos acusados, ni la fuerza de convicción necesaria para poder tener como infirmada la legalidad de las determinaciones en ellos contenidas, como quiera que, tal y como lo advirtió la SIC al alegar de conclusión, el experto no analizó de manera correcta la materia realmente reclamada, que es una composición farmacéutica que contiene un polimorfo ya conocido en el estado de la técnica, ni la comparó con la combinación de enseñanzas de los documentos citados en los actos acusados, partiendo de la premisa equivocada de que la forma polimórfica que se encuentra contenida en las composiciones reclamadas no era conocida, como tampoco sus propiedades fisicoquímicas. […] En este orden, para la Sala no puede predicarse violación del artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues como lo concluyó la SIC, la solicitud elevada por BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, carece de nivel inventivo. Así mismo, se descarta la violación del artículo 16 de dicha normativa, referido al requisito de novedad, puesto que, como se ha explicado a lo largo de esta providencia, la decisión administrativa acusada se fundó no en la ausencia de este requisito sino en el de nivel inventivo.
PROPIEDAD INDUSTRIAL / PATENTES – Registro / NIVEL INVENTIVO / POLIFORMOS DE UNA SUSTANCIA / FORMAS CRISTALINAS DE COMPUESTOS QUÍMICOS
[U]na invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. Expresado de otra manera, en tratándose de determinar si la creación adolece o no de nivel inventivo, se torna necesario establecer si, a partir de los conocimientos técnicos previamente existentes, hubiese sido posible llegar a ella de manera evidente, o si el resultado obtenido resultaba obvio para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente. El nivel inventivo no se descarta per se por el hecho que el producto se genere de elementos conocidos. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina afirmó lo siguiente: “[…] El invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica. Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que, para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente. Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.” Con todo, según lo ha explicado el citado Tribunal, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo, como tampoco lo tendrá una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto. Es decir que, aunque no se impide que se alcance el salto propuesto para la regla técnica utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, la invención tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica. La Sección Primera del Consejo de Estado se ha referido a la patentabilidad de los denominados polimorfos de una sustancia, esto es, de las formas cristalinas de compuestos químicos, y con arreglo a lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha precisado que, aunque este tema ha sido objeto de debate en la doctrina, en la Decisión 344 de 1993 nada impide que se otorgue una patente de invención a un polimorfo, siempre y cuando que se cumplan los requisitos exigidos en los artículos 1 y 4 de dicha normativa (que corresponden a los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000), es decir, que la invención sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 14 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 16 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 18 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 19
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00288-00
Actor: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Referencia: Patente de invención. Requisito de nivel inventivo
Referencia: SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide en única instancia la demanda que interpuso la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones números 34867 de 18 de septiembre de 2008 y 55779 de 26 de diciembre de 2008, mediante las cuales, respectivamente, se negó el privilegio de patente de invención para la solicitud denominada “MODIFICACIÓN CRISTALINA DE UN DEPSIPÉPTIDO CICLICO CON ACTIVIDAD MEJORADA”, y se resolvió un recurso de reposición contra esta decisión, confirmándola, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante la SIC).
I.- ANTECEDENTES
1. La demanda
La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, a través de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:
1.1. Pretensiones
“2.1. Que se decrete la nulidad de las siguientes decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio:
2.1.1. Resolución N° 34867 de 18 de septiembre de 2008, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió Negar la concesión de privilegio de patente a la invención denominada “MODIFICACIÓN CRISTALINA DE UN DEPSIPÉPTIDO CICLICO CON ACTIVIDAD MEJORADA”.
2.1.2. Resolución No 55779 de 26 de diciembre de 2008, mediante la cual se resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto por mi representada, contra la Resolución N° 34867 de 2008, confirmándola en todas sus partes y declarando agotada la vía gubernativa.
2.2. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar el privilegio de patente a la invención denominada “MODIFICACIÓN CRISTALINA DE UN DEPSIPÉPTIDO CICLICO CON ACTIVIDAD MEJORADA”, solicitada bajo el expediente administrativo N° 03065425, por cuanto la misma cumple con todos los requisitos para ser objeto del privilegio de patente.
2.3. Como resultado de los precedentes pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio efectuar la asignación e inscripción del Certificado de patente a nombre de la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, en el Registro de la Propiedad Industrial.
2.4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.”[1] (N. y mayúsculas sostenidas del texto original)
1.2. Fundamentos de hecho
Como hechos de la demanda se aducen los siguientes:
El 31 de julio de 2003, la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la SIC...
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