Sentencia nº 11001-03-24-000-2011-00068-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 11 de Julio de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2011-00068-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 11-07-2019)
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 11 Julio 2019 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2011-00068-00 |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 154 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 155 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 155 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 192 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 226 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 235 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Cancelación por no uso / MARCA NOTORIA Protección especial / NOMBRE COMERCIAL Notoriedad / CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USO - Análisis coetáneo de las normas que la regulan junto con las que rigen para las marcas notoriamente conocidas / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD / PRINCIPIO DE USO REAL Y EFECTIVO
[L]a marca notoria, regulada en la Decisión 486, al encontrarse revestida de una protección especial, rompe los principios de especialidad y uso real y efectivo en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente, así no sea usada. [ ] [D]ebe destacarse que en la interpretación prejudicial el Tribunal advirtió que el nombre comercial y la marca son dos signos distintivos con finalidades y naturaleza disímiles, en tanto se dirigen a distinguir cosas diferentes. En efecto, el primero diferencia la actividad empresarial de un comerciante determinado, y la segunda, busca identificar productos y/o servicios en el mercado. Agregó, en ese orden, que no es procedente probar la notoriedad de una marca con la notoriedad de un nombre comercial.
MARCA NOTORIA Protección / NOMBRE COMERCIAL NOTORIO Lo es BAVARIA / MARCA NOTORIA Lo es BAVARIA respecto de cervezas, aguas y bebidas productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza / CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USO Procede respecto de la marca BAVARIA en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza
[L]a marca cuestionada BAVARIA, cancelada por la demandada, amparaba los siguientes productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. En ese orden, al analizar el grado de vinculación entre los productos de la Clase 32 y los de la Clase 3 de la Clasificación internacional de Niza, la Sala encuentra que los primeros no son del mismo género o naturaleza respecto de los segundos. Tampoco son productos sustitutos razonables, en tanto el consumidor no decide adquirir jabones, perfumería o cosméticos, en lugar de cervezas, bebidas gaseosas, zumo de frutas o siropes. Asimismo, el consumo de los primeros no genera la necesidad de consumo de bebidas, cervezas o zumos de frutas y por lo tanto no son productos complementarios. En definitiva, desde la perspectiva del consumidor, los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, no son productos sustitutos, intercambiables, complementarios, ni competidores de aquellos clasificados en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Del mismo modo, dichos productos no comparten los mismos canales de comercialización ni medios de publicidad y satisfacen necesidades distintas, de manera que los consumidores a quienes se dirigen no son los mismos. Por consiguiente, la Sala concluye que los actos demandados no vulneraron las normas invocadas por la demandante, en tanto era procedente la cancelación por no uso de la marca > en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que la sociedad titular de la marca, tal como le correspondía legalmente, no acreditó en debida forma el uso de dicho signo distintivo en dicha Clase, como tampoco la notoriedad de la marca respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos o de productos o servicios diferentes que se encontraren dentro del sector pertinente y respecto de los cuales se pudiera generar riego de confusión, asociación, dilución o aprovechamiento indebido que impidieran la cancelación de aquella.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 ARTÍCULO 154 / DECISIÓN 486 DE 2000 ARTÍCULO 155 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000 ARTÍCULO 155 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000 ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 ARTÍCULO 167 / DECISIÓN 486 DE 2000 ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 ARTÍCULO 192 / DECISIÓN 486 DE 2000 ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE 2000 ARTÍCULO 226 / DECISIÓN 486 DE 2000 ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000 ARTÍCULO 235
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00068-00
Actor: BAVARIA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Tema: CANCELACIÓN DE REGISTRO POR NO USO
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide en única instancia la demanda interpuesta por la sociedad Bavaria S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones 25025 de 21 de mayo de 2009, 11268 de 25 de febrero de 2010 y 50969 de 24 de septiembre de 2010 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, respectivamente, se canceló por no uso la marca BAVARIA (nominativa), registrada para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra el primer acto, confirmándolo.
I.- ANTECEDENTES
1. La demanda
La sociedad Bavaria S.A., a través de apoderada, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:
1.1. Pretensiones
1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 25025 del 21 de mayo de 2009 y notificada el 16 de junio de 2009, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 92-345.631, mediante la cual se canceló por no uso el registro de la marca BAVARIA, con certificado N. 166305 en la clase 3 internacional.
2. Declarar la nulidad de la Resolución No. 11268 del 25 de febrero de 2010 y notificada el 3 de marzo de 2010, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 92-345.631, mediante la cual se confirmó la Resolución impugnada No. 25025 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por Bavaria S.A.
3. Declarar la nulidad de la Resolución No. 50969 del 24 de septiembre de 2010 y notificada el 20 de octubre de 2010, emitida por el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 92-345.631, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por Bavaria S.A., confirmando la cancelación por no uso el registro de la marca Bavaria con certificado N. 166305 en la clase 3 internacional.
4. Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho:
· Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos restablecer el registro de la marca BAVARIA, con certificado N. 166305 en la clase 3 internacional.
· Restablecer el Derecho de Bavaria S.A. en el sentido de que podrá continuar gozando de la protección legal y absoluta sobre su marca BAVARIA, con certificado N. 166305 para amparar todos los productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
5. Declarar la notoriedad de la marca BAVARIA de Bavaria S.A.
6. Declarar la notoriedad del nombre comercial BAVARIA de Bavaria S.A.
7. Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.[1]
1.2. Fundamentos de hecho
Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes:
El 29 de diciembre de 2005 el señor J.M.E. solicitó la cancelación por no uso de la marca >, registrada a favor de la sociedad Bavaria S.A. para distinguir productos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el certificado de registro núm. 166305. En la descripción del interés legítimo de la solicitud se indicó: obtener el derecho preferente de registro de marca[2].
Dentro del término legal, la sociedad Bavaria S.A. dio respuesta a la acción de cancelación por no uso y se opuso a su prosperidad con fundamento en el uso y notoriedad de la marca y del nombre comercial >.
La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 25025 de 21 de mayo de 2009, canceló por no uso la aludida marca y reconoció la notoriedad del nombre comercial > que identifica una empresa dedicada a la producción de cervezas y otras bebidas no alcohólicas, para el periodo comprendido entre los años 1993 a 2006, cuyo titular es la sociedad Bavaria S.A.[3].
Contra la anterior Resolución, la parte demandante interpuso recursos de reposición y apelación, el primero de ellos resuelto mediante la Resolución núm. 11268 de 25 de febrero de 2010, en el sentido de confirmar la decisión recurrida.
El recurso subsidiario de apelación fue decidido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial a través de la Resolución número 50969 de 24 de septiembre de 2010, acto que confirmó en todas sus partes la decisión impugnada.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora estima que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 136, 154, 155 (literales d, e y f), 165, 167, 168, 190, 191, 192, 224, 225, 226, 228 la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
En primer lugar, afirmó que, según lo dispuesto en...
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