SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2010-00448-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 16-05-2019
| Sentido del fallo | ACCEDE |
| Normativa aplicada | CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 83 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 / CONVENCIÓN DE WASHINGTON DE 1929 ARTÍCULO 7 / CONVENCIÓN DE WASHINGTON DE 1929 ARTÍCULO 16 LITERAL B / CONVENIO DE PARÍS – ARTÍCULO 2 / CONVENIO DE PARÍS – ARTÍCULO 6 BIS / CONVENIO DE PARÍS – ARTÍCULO 8 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 16 Mayo 2019 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2010-00448-00 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS Registro / REGISTROS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EXTRACOMUNITARIOS Protección en un país de la Comunidad Andina ante la indebida utilización por parte de un tercero / COTEJO MARCARIO Entre la marca notoria y registrada en el exterior de la sociedad Munich SL y el signo MUNICH registrado en Colombia / REGISTRO MARCARIO Nulidad respecto del signo mixto MUNICH para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza por haberse efectuado de mala fe / COMPETENCIA DESLEAL En registro de la marca mixta MUNICH
En el sub lite, resulta evidente de las pruebas que reposan en el expediente la incuestionable identidad de los signos en conflicto. Además, está probado que el señor Giovanny G.R. tenía conocimiento con anterioridad al registro de su marca de la existencia de las marcas de la sociedad MUNICH S.L., de su notoriedad y prestigio lo cual está sustentado en las compras que le efectuó directamente, la propuesta para adelantar la fabricación y comercialización de los productos en Colombia. En este orden de ideas, para la S. es absolutamente claro que el señor G.G.R. tenía la clara intención de aprovecharse de la reputación del signo perteneciente a la sociedad demandante, pues conocía sus productos, su penetración en el mercado, su publicidad y recordación, todo lo anterior en contravención del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como bien lo consideró la parte actora. El anterior examen, permite concluir a la S. que al demostrarse la competencia desleal y la mala fe por parte del señor G.G.R., se configuró la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, siendo innecesario el estudio de los cargos relativos a la vulneración de la Convención de París y la Convención de Washington de 1929, razón por la cual se declarará la nulidad del acto administrativo demandado y, en consecuencia, se ordenará la cancelación del registro, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.
PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD MARCARIA Alcance / PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD MARCARIA Excepciones. Marca notoria / APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO Prevalencia / MARCA NOTORIA Debe probarse tal circunstancia en uno de los países de la Comunidad Andina
[E]l Tribunal de Justicia Andina ha determinado que existen dos excepciones al principio de la territorialidad, la primera relacionada con la marca notoria y, la segunda, atinente a la llamada oposición andina, esta última no resulta aplicable al caso de autos. En cuanto a la marca notoria, la S. recuerda que la misma ha gozado de una especial protección, lo cual se hace más evidente cuando se presentan riesgos de confusión, de asociación, de dilución o de uso parasitario. La protección de los signos notorios por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha ampliado a signos que no se encuentren registrados en uno de los países miembros, lo anterior en el entendido de que se acredite tal notoriedad y, en todo caso, bajo el principio de la buena fe se ha sostenido que de ninguna forma se debe tolerar situaciones que pongan en peligro la transparencia del mercado y la lealtad comercial. Planteado lo anterior, a la S. le corresponde determinar si resulta procedente la protección de la marca extracomunitaria ante una indebida utilización por parte del señor Giovanny García, por lo que analizará si las marcas pertenecientes a la Sociedad Munich S.L. pueden catalogarse como notorias en los países miembros de la Comunidad Andina o si se configuró un evento de competencia desleal o una conducta por fuera de los postulados de la buena fe. Al respecto y de la revisión del plenario, no se encuentra elemento alguno del cual se pueda concluir que los títulos de propiedad industrial de la sociedad Munich S.L. gozan de notoriedad en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina, en los términos antes señalados. La S. recuerda que no se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad, tal y como ocurre en el caso de autos. En efecto, la S. advierte que en el plenario no se encuentra información ni tampoco los documentos de los que se pueda concluir la notoriedad de la marca en debate en la Comunidad Andina, esto es, no se demostró el grado de conocimiento que se tiene del mismo en los miembros del sector pertinente, además tampoco se probó la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, las cifras de venta y de ingresos de la empresa titular, entre otros. Por lo anterior, no resulta de recibo el argumento de la parte actora en cuanto a que dicho registro es notorio en la Comunidad Andina y que, por ende, debe darse aplicación al artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000, en cuanto a la causal de irregistrabilidad por constituir una reproducción, imitación, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo.
MARCAS NOTORIAS EN PAÍSES EXTRACOMUNITARIOS Ámbito de protección
En cuanto a las marcas notorias en países extracomunitarios, el Tribunal de Justicia en la interpretación rendida, precisó que uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486, radicó en establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos. Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido. [ ] De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo es notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros. El artículo 224, según el Tribunal de Justicia, debe leerse de forma sistemática con el 136 literal h), [ ] En este contexto, no se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad, sino que es por razón de la aplicación del principio básico de la buena fe, que no se toleran situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado o que afecten la lealtad comercial, esto es, una actuación que comporte actuaciones de competencia desleal.
PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD MARCARIA Inaplicación frente a marcas notorias / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD MARCARIA - Inaplicación frente a marcas notorias / MARCAS NOTORIAS - Rompen ipso facto los principios de territorialidad y especialidad marcaria
En coherencia con lo anterior, la S. estima procedente analizar el principio de territorialidad en materia marcaria, teniendo en cuenta que la sociedad Munich S.L., demandó la Resolución 18492 de fecha 12 de abril de 2010 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, con fundamento en los registros marcarios efectuados en España, Estados Unidos y en otros países. [ ] la S. encuentra que la marca notoria rompe el principio de especialidad; lo cual implica que en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, se deberá establecer el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria. Cabe resaltar que un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen ese carácter, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, debe advertirse que la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARTÍCULO 83 / DECISIÓN 486 DE 2000 ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 ARTÍCULO 172 / CONVENCIÓN DE WASHINGTON DE 1929 ARTÍCULO 7 / CONVENCIÓN DE WASHINGTON DE 1929 ARTÍCULO 16 LITERAL B / CONVENIO DE PARÍS ARTÍCULO 2 / CONVENIO DE PARÍS ARTÍCULO 6 BIS / CONVENIO DE PARÍS ARTÍCULO 8
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00448-00
Actor: MUNICH S.L
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC
Tema: REGISTRO MARCARIO EXAMEN DE REGISTRABILIDAD PRIMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO NOTORIEDAD MARCARIA PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD PROTECCIÓN DE REGISTROS EXTRACOMUNITARIOS POR EVENTOS DE COMPETENCIA DESLEAL Y MALA FE. MARCA EN CONFLICTO MUNICH (MIXTO)
ÚNICA INSTANCIA
La S. decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad Munich S.L. por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 18492 de 12 de abril de 2010, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca Munich (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor G.G.R..
I-. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Munich S.L. presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
[ ] 2.1 Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 18492 de fecha 12 de abril de 2010, de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se concedió el registro de la marca MUNICH (mixta), la cual fue tramitada bajo expediente...
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