SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2010-00383-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 25-01-2019
| Sentido del fallo | ACCEDE |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2010-00383-00 |
| Fecha | 25 Enero 2019 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto COMÉDICA y la marca mixta COLMÉDICA / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es MÉDICA en relación con los servicios de la clase 44 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Exclusión del cotejo marcario / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo mixto COMÉDICA para identificar productos de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y conexión competitiva la marca mixta COLMÉDICA previamente registrada en la misma clase
La S., con el fin de obtener elementos adicionales de análisis, consultó la base de datos pública de registros marcarios de la parte demandada encontrando que para la época de la expedición de los actos acusados el elemento MÉDICA que, compone tanto la marca solicitada como la marca registrada es de uso común en relación con los servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, […] Conforme al análisis anterior, las palabras o elementos de uso común no deben ser consideradas en el cotejo marcario a efecto de determinar si existe confusión. En este caso, tanto la marca solicitada como la marca registrada están compuestas por el término de uso común MÉDICA, luego dicho término deberá excluirse del cotejo marcario. Se realizará, entonces, el cotejo marcario entre los elementos CO de la marca solicitada y COL de las marcas registradas. […] [U]na vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la S. concluye que la marca solicitada COMÉDICA y la marca registrada COLMÉDICA, presentan similitud ortográfica y fonética, por cuanto los elementos iniciales de los términos son semejantes y la marca solicitada reproduce el término MÉDICA de la marca registrada, el cual, como ya se estableció es de uso común e inapropiable; pero, el resultado del cotejo en una visión de conjunto es que la marca solicitada no es suficientemente distintiva por cuanto no posee elementos en su configuración que permita al consumidor diferenciarla de la marca registrada. Además la parte gráfica de la marca solicitada, es decir, la letra M de la palabra MÉDICA escrita en un estilo especial de letra, tampoco le da la distintividad requerida frente a la marca registrada; y en tal sentido, es posible afirmar que se configura un riesgo de confusión y de asociación entre el público consumidor, por lo que se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a). […] [L]a S. observa que las marcas cotejadas pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza y, dada la semejanza entre las marcas y la indiscutible la conexión competitiva, por cuanto los servicios amparados por la marca solicitada y la marca registrada serán ofrecidos por los mismos medios de publicidad general, como son radio, televisión o prensa, se da la posibilidad de generar riesgo de confusión y de asociación, razón por la cual se configura el segundo supuesto de la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal a), de la Decisión 486.
COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto COMÉDICA y las marcas nominativas COLMÉDICA MEDICINA PREPAGADA y COLMÉDICA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD / ELEMENTO EXPLICATIVO DE LA MARCA – Lo son las frases MEDICINA PREPAGADA y EMPRESA PROMOTORA DE SALUD / ELEMENTO EXPLICATIVO DE LA MARCA – Exclusión del cotejo marcario / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo mixto COMÉDICA para identificar productos de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y conexión competitiva con las marcas nominativas COLMÉDICA MEDICINA PREPAGADA y COLMÉDICA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD previamente registradas en la misma clase
La S. precisa respecto de las marcas nominativas registradas COLMÉDICA MEDICINA PREPAGADA y COLMÉDICA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD, que las frases MEDICINA PREPAGADA de la primera de las marcas mencionadas y EMPRESA PROMOTORA DE SALUD de la segunda, son elementos explicativos de las marcas, como se indican en los certificados de registros de dichas marcas, observados en la página web de la parte demandada: registros núms. 276353 y 276751 respectivamente. […] Por lo anterior y de conformidad con el análisis anteriormente realizado de las marcas mixtas, también objeto del presente proceso, resulta claro que prevalece el elemento nominativo en la marca mixta solicitada COMÉDICA, por lo que, el cotejo con las marcas nominativas registradas se deberá realizar con el término COLMÉDICA en cuanto que los términos MEDICINA PREPAGADA y EMPRESA PROMOTORA DE SALUD son elementos explicativos. En suma, al cotejo entre la marca mixta solicitada y el elemento nominativo COLMÉDICA de las marcas registradas le son aplicables los criterios analizados en los numerales anteriores en los que se concluyó que se configura un riesgo de confusión y de asociación entre el público consumidor, por lo que se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a). […] [L]a S. observa que las marcas cotejadas pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza y, dada la semejanza entre las marcas y la indiscutible la conexión competitiva, por cuanto los servicios amparados por la marca solicitada y la marca registrada serán ofrecidos por los mismos medios de publicidad general, como son radio, televisión o prensa, se da la posibilidad de generar riesgo de confusión y de asociación, razón por la cual se configura el segundo supuesto de la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal a), de la Decisión 486.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00383-00
Actor: BANMÉDICA COLOMBIA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: Acción de Nulidad Relativa
Referencia: Marca mixta COMÉDICA. Cotejo entre marcas mixtas y marca mixta y nominativas. Elementos de uso común. Frases explicativas.
La S. decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó B.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 67566 de 29 de diciembre de 2009, 05138 de 29 de enero de 2010 y 14387 de 15 de marzo de 2010.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la S. y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
- ANTECEDENTES
La demanda
- B.S., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado especial[1], en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85[2] del Decreto 01 de 2 de enero de 1984[3], en adelante Código Contencioso Administrativo, y fundamentada en el artículo 172[4] de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión Comunidad Andina[5], en adelante Decisión 486, presentó demanda[6] que se interpreta como acción de nulidad relativa, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 67566 de 29 de diciembre de 2009, “Por la cual se resuelve una solicitud de registro marcario”, y 05138 de 29 de enero de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 14387 de 15 de marzo de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Las mencionadas resoluciones concedieron el registro de la marca mixta COMÉDICA para identificar servicios comprendidos en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza
- La parte demandante solicitó que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta COMÉDICA para identificar servicios comprendidos en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza
Pretensiones
- La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones[7]
“[…]
2.1. Que es nula la Resolución No. 67566 de fecha 29 de diciembre de 2009 de proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por B.S. con base en la marca...
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