SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00132-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 21-05-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Normativa aplicada | DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136 LITERAL A |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 21 Mayo 2020 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2009-00132-00 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el lema comercial nominativo SI MUJER LATINA asociado a la marca L y la marca nominativa MUJER LATINA / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al lema comercial nominativo SI MUJER LATINA para amparar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y conexión competitiva con la marca nominativa MUJER LATINA previamente registrada en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[L]a S. observa similitud ortográfica y fonética, pues si bien tienen distinta extensión puesto que, por un lado, “SÍ ES MUJER LATINA” está compuesta por cuatro (4) palabras y quince (15) letras y, por el otro, “MUJER LATINA” por dos (2) palabras y diez (10) letras, lo cierto es que los signos cotejados comparten las expresiones “MUJER” y “LATINA”, las cuales se encuentran exactamente en el mismo orden en ambos signos, y que, únicamente se diferencian en la adición de la partícula “SI ES”, la cual no contiene la fuerza distintiva necesaria que contribuya a diferenciarla de la marca registrada. […]Sobre el particular, se destaca que al pronunciarlos de manera sucesiva y alternativa, tal y como debe realizarse el análisis, la S. encuentra similitudes relevantes que puedan llevar al público consumidor a confundirlas, pues la sola adición de la partícula “SI ES” no desvirtúa dicha similitud, teniendo en cuenta que el elemento que predomina es la expresión “MUJER LATINA”, además su función es fortalecer la idea evocativa de que la mujer sí es latina. Sobre el particular, la S. recuerda que en un caso anterior con iguales supuestos de hecho, en el que se enfrentó el mismo registro marcario y el lema comercial, pero asociado a la marca mixta “L LEONISA”, en dicha oportunidad, se consideró que sí existía riesgo de confundibilidad entre las expresiones “MUJER LATINA” y “SÍ ES MUJER LATINA”, decisión que se prohíja en esta oportunidad: […]Adicionalmente, se destaca que en sentencia de 11 de mayo de 2017, la Sección Primera del Consejo de Estado consideró en anterior ocasión frente al cotejo de la marca nominativa “MUJER LATINA”, y el lema comercial “SÍ ES MUJER LATINA”, pero esta vez asociado a la marca mixta “LEONISA”, que existía riesgo de confundibilidad: […]Ahora, para considerar que la similitud entre ambos signos pueda generar un riesgo de confusión, es necesario abordar el tema de la conexión competitiva. […]En el sub lite, el lema comercial “SÍ ES MUJER LATINA” fue solicitado para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “ropa, sombrerería y calzado”. Por su parte, la marca registrada “MUJER LATINA”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 25: “vestuario, especialmente ropa interior”. De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que dichos signos pertenecen a una misma clase del nomenclátor; tienen igual finalidad, en cuanto ambas buscan cubrir el cuerpo del ser humano; comparten los mismos canales de comercialización, de publicidad, pues se promocionan por iguales medios -folletos, televisión, prensa-; suelen expenderse en los mismos establecimientos; poseen el mismo género (prendas de vestir) y tienen relación, dado que poseen una finalidad similar, al ser productos para vestir el cuerpo humano. Al verificarse los citados criterios, la S. estima que existe conexión competitiva, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común.
FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136 LITERAL A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá, D.C., veintiuno (21) mayo de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00132-00
Actor: CONFECCIONES LEONISA S.A
Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
TESIS: ENTRE EL LEMA COMERCIAL DE LA ACTORA “Sí ES MUJER LATINA” Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “MUJER LATINA” EXISTEN SIMILITUDES ORTOGRÁFICAS, FONÉTICAS Y CONCEPTUALES
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La S. decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho1, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 42845 de 30 de octubre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio2.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes:
1º: Que el 27 de marzo de 2007 presentó solicitud de registro del lema comercial nominativo “SÍ ES MUJER LATNA”, para ser utilizado con la marca mixta “L”, de la cual es titular, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3.
2°: Que una vez publicada la solicitud, la sociedad MARROCAR S.A.4 presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca nominativa "MUJER LATINA” de la cual es titular, registrada en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
3º: Que mediante Resolución núm. 30386 de 25 de agosto de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos5 de la SIC declaró infundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, concedió el registro del lema comercial "SÍ ES MUJER LATINA", asociada a la marca mixta “L”, para distinguir productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
4º: Que contra dicha decisión, la sociedad MARROCAR S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos el primero de ellos de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 37992 de 30 de septiembre de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC. El segundo, mediante la Resolución núm. 42845 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró fundada la oposición interpuesta y negó el registro del lema comercial solicitado.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
-. Que la SIC al expedir la resolución acusada violó los artículos 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación.
Señaló que entre la marca registrada “MUJER LATINA” y el lema comercial solicitado “SÍ ES MUJER LATINA”, asociada a la marca “L”, únicamente existe una ligera semejanza fonética pero sin ninguna clase de imitación.
Adujo que en el caso sub examine no existen semejanzas literales, fonéticas y gráficas, suficientes que puedan inducir al público en error, lo que significa que las expresiones enfrentadas pueden coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión, teniendo en cuenta que la marca “MUJER LATINA”, está compuesta por expresiones genéricas y de uso común por constituirse como uno de los objetos o destino de alguno de los productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
Sostuvo que la jurisprudencia marcaria ha sostenido que la comparación entre signos debe hacerse apreciando las semejanzas más que las diferencias desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual, y que su valoración debe hacerse sin descomponer la unidad de cada expresión, de modo que su parte integral prevalezca sobre las partes.
Indicó que no se presenta similitud conceptual entre la marca registrada y el lema comercial solicitado, toda vez que cada uno evoca una idea propia, dado que son expresiones de fantasía.
Agregó que el lema comercial requerido cumple con los requisitos fundamentales para registrar una frase de propaganda tal como lo ha establecido el Tribunal Andino en diferentes pronunciamientos.
Concluyó que es titular del lema comercial “SÍ ES MUJER”, registrado en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.
Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en la normativa legal vigente en materia marcaria.
Expresó que la titularidad que ostenta la sociedad MARROCAR S.A, sobre la marca registrada “MUJER LATINA”, no radica en los elementos inapropiables de la misma sino, en la combinación como tal de los mismos, es decir, de su combinación particular y su disposición que es de donde surge precisamente su distintividad.
Mencionó que bajo el punto de vista gráfico, fonético, ortográfico y conceptual, se tiene que los signos confrontados presentan semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión entre el público consumidor, toda vez que la adición de la expresión “SI ES”, no le otorga un cambio sustancial, ni fonética ni ortográficamente, que le de la necesaria distintividad, pues no tiene el grado suficiente para distinguirlo de la marca registrada y que, adicionalmente, evocan la misma idea, en el que la palabra “LATINA” es un adjetivo calificativo del elemento “MUJER” y, por lo tanto, ambos signos indican una persona del género femenino de origen latino.
Alegó que al ser los signos analizados en conjunto confundibles, era procedente estudiar su conexidad competitiva con base en los productos que amparan, resultando que, ambos pretenden identificar los mismos productos comprendidos en la Clase 25 Internacional, por lo que resultaba improcedente su registro.
II.1.2.- La sociedad MARROCAR S.A. tercera con interés directo en las resultas del proceso, solicitó...
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