SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2011-00061-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 11-06-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL F |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 11 Junio 2020 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2011-00061-00 |
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PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto ALFAMAX y las marcas nominativa y mixta FAMAX previamente registradas / MARCA FARMACÉUTICA - Rigurosidad del examen de registrabilidad / SIGNOS DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto ALFAMAX en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza al no existir similitud las marcas nominativa y mixta FAMAX previamente registradas en la misma clase
[R]especto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, pues “ALFAMAX” está compuesta por tres sílabas (AL-FA-MAX), cuatro consonantes (L-F-M-X) y tres vocales (A-A-A), mientras que “FAMAX” se conforma por dos sílabas (FA-MAX), tres consonantes (F-M-X) y dos vocales (A-A). Además, la marca solicitada al estar acompañada de otro vocablo a su inicio, como lo es la partícula “AL”, genera un signo completamente distintivo, que puede ser registrable, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente debido a que el vocablo “AL” al estar al inicio, le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada. […] Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan raíces diferentes hace que su pronunciación y fonética sea distinta, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos distintos le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas, las hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “ALFAMAX” es lo suficientemente distintiva y diferente de las previamente registradas. Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.
MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto ALFAMAX y las marcas nominativa y mixta FAMAX previamente registradas / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es MAX en la clase 5 de la Clasificación internacional de Niza / LEXEMA - Lo es MAX EXPRESIÓN DE USO COMÚN - A pesar de serlo MAX no se excluyen del análisis / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
En el caso sub examine, se encontró que en la página web de la entidad demandada, figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la concesión de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas para la citada Clase 5ª que contienen la expresión “MAX”, […] Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Además, es un lexema, en tanto que es el elemento que no cambia dentro de las denominaciones antes citadas. Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. […] Por lo tanto, la actora, como titular de unos signos con un elemento de uso común, esto es “MAX”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra, en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general. Sobre el particular, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “MAX”, que forma parte de los signos cotejados, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que en relación con los signos previamente registrados “FAMAX” al excluir dicha partícula de uso común se reducen de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL F
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: N.M.P. GARZÓN
Bogotá, D.C., once (11) de junio de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00061-00
Actor: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO - LAFRANCOL S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia. Acción de nulidad relativa
TESIS: ENTRE LA MARCA “ALFAMAX” Y LAS MARCAS OPOSITORAS “FAMAX” NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA, CONCEPTUAL, NI FONÉTICA, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE PREFIJOS DISTINTOS, QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO - LAFRANCOL S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad relativa1, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20002, de la Comisión de la Comunidad Andina3, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 30275 de 16 de junio de 2010, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", 37791 de 26 de julio de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio4; y 48747 de 15 de septiembre de 2010, "Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:
1º: Que el 18 de noviembre de 2009, la sociedad POINT DE COLOMBIA LTDA solicitó el registro como marca del signo mixto "ALFAMAX" (mixta), para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas6.
2°: Que una vez publicada la solicitud, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con las marcas nominativa y mixta, "FAMAX", registrada a su favor en la misma Clase.
3º: Agregó que mediante Resolución núm. 30275 de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro del signo mixto "ALFAMAX", en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad POINT DE COLOMBIA LTDA.
4º: Señaló que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa. El primero de ellos a través de la Resolución núm. 37791 de 2010, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo mediante la Resolución núm. 48747 de ese año, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó los artículos 135, literales a) y b) y 136, literales a) y f), de la Decisión 486, por cuanto la marca "ALFAMAX" (Mixta) no es apta para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza fabricados y/o comercializados por la sociedad POINT DE COLOMBIA LTDA, dadas sus semejanzas ortográficas y fonéticas con sus marcas "FAMAX" (nominativa y mixta), además que distinguen los productos de la misma Clase Internacional, lo que puede conducir a error al público consumidor.
Agregó que, en efecto, las marcas son iguales y que la solicitante transformó los registros marcarios "FAMAX" (nominativo y mixto), agregándole las letras iniciales “A” y “L”, al signo solicitado "ALFAMAX" (mixto), con lo cual se beneficia del prestigio que tienen sus productos, se confunde al consumidor y al farmaceuta de turno, lo que resulta altamente peligroso, toda vez que si los productos coexisten en el mercado, se puede causar un perjuicio letal a los consumidores, además de que pueden creer que los productos que ampara provienen del mismo origen empresarial o propietario y que, por lo anterior, la marca "ALFAMAX" (mixta) carece de distintividad e induce a confusión.
Señaló que desde el punto de vista ortográfico, los signos en conflicto son iguales, dado que la sociedad solicitante transcribió las letras que conformaban su marca y le agregó dos letras que no otorgan distintividad alguna, esto es: “F-A-M-A-X” y “A-L-F-A-M-A-X”, lo que genera un alto riesgo de confundibilidad en el mercado.
Sostuvo que desde el punto de vista fonético, dichas marcas son...
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