SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00275-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 19-06-2020
| Sentido del fallo | ACCEDE |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2009-00275-00 |
| Fecha | 19 Junio 2020 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto STAX y la marca mixta STAV previamente registrada / SIGNOS DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO - La similitud de las marcas STAX y STAV genera riesgo de asociación indirecta y confusión en el consumidor / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto STAX en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud, riesgo de asociación y confusión y conexión competitiva con la marca mixta STAV registrada en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[R]especto de la similitud ortográfica entre las marcas “STAX” y “STAV”, la S. advierte significativas similitudes en sus raíces y extensión, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas se componen de cinco (5) letras y coinciden en cuatro (4) de estas, y que, la única diferencia radica en el intercambio de la última letra “V” por una “X”, de la marca cuestionada, la cual no provee suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada, comoquiera que la marca solicitada reproduce las letras “S”, “T” y “A” de la marca registrada, en las cuales se encuentra la fuerza distintiva de la expresión. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las marcas cotejadas coinciden en las letras “S”- “T”-“A”. […] Sobre el particular, se destaca que al pronunciarlas de manera sucesiva y alternativa, tal y como debe realizarse el análisis, la S. encuentra similitudes relevantes que puedan llevar al público consumidor a confundirlas, pues el intercambio de la letra “V” por una “X” no desvirtúa dicha similitud, teniendo en cuenta que el elemento que predomina es la expresión “STA”. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la S. estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto. Con respecto a lo anterior, la S. concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre la marca cuestionada y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa. […] Adicionalmente, la S. considera que existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas lo que llevará al consumidor en mención a creer que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular. Y con fundamento en las mismas razones, la S. concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son de fabricantes relacionados económicamente. […] En el caso sub lite, la marca cuestionada “STAX” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, incluyendo pasabocas preparados consistentes principalmente en papas, nueces, semillas, y otros productos de frutas o vegetales o combinaciones hechos de los mismos, incluyendo papas chips, papas crujientes, chips de tarro, pasabocas de cerdo, pasabolas de carne, pasabocas hechos a base de soya[…]”. La marca previamente registrada “STAV” distingue los siguientes productos de la citada Clase 29: “[…] carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas; merme- ladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; especialmente pollos, gallinas y similares [...]”. De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre las citadas clases existe una relación debido a que los productos de ambas marcas están incluidos en una misma clase del nomenclátor; tienen igual finalidad, en cuanto ambos tienen como función alimentar al ser humano; presentan similares canales de comercialización y se promueven por los mismos medios de publicidad. Por lo tanto, la S. observa que existe conexidad competitiva entre los productos que identifican las marcas “STAX” y “STAV”.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00275-00
Actor: J.C.M.
Demandado: NACIÓN- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Acción de nulidad relativa
TESIS: LA MARCA CUESTIONADA “STAX” (MIXTA) ES DERIVADA DE LOS SIGNOS PREVIAMENTE REGISTRADOS “STAX” Y “LAY’S STAX” (NOMINATIVOS) AL CONTENER VARIACIONES SECUNDARIAS E IDENTIFICAR LOS MISMOS PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 29 INTERNACIONAL. NO OBSTANTE, ENTRE LA MARCA SOLICITADA “STAX” Y EL SIGNO PREVIAMENTE REGISTRADO “STAV” DEL ACTOR EXISTEN SEMEJANZAS SIGNIFICATIVAS Y UNA RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La S. decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor J.C.M., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,[1] de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 38065 de 30 de septiembre de 2008, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca", 048898 de 26 de noviembre de la misma anualidad, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[2]; y 52540 de 16 de diciembre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. El actor en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:
1º: Que el 28 de diciembre de 2007, la sociedad PEPSICO INC. solicitó el registro de la marca mixta “STAX”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[3].
2°: Que una vez publicada la solicitud, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca mixta "STAV” registrada en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, así como también con el nombre comercial “STAV, EL UNICO POLLO HORNADO Y HORNEADO DE LA REGION ANDINA”, que identifica actividades relacionadas con los servicios comprendidos en la Clase 42 Internacional, de los cuales es titular.
3º: Que mediante Resolución núm. 38065 de 30 de septiembre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos[4] de la SIC declaró infundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta "STAX", para distinguir productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
4º: Que contra la citada resolución interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa. El primero de ellos a través de la Resolución núm. 048898 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo mediante la Resolución núm. 52540 de la misma anualidad, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
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