SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2008-00296-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 14-05-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2008-00296-00 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 14 Mayo 2020 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto BELLINI y las marcas nominativa PORTOBELLINI y mixta BELLINI previamente registradas en las clases 29, 30 y 42 / PRINCIPIOS PRIOR TEMPORE, POTIOR IURE E IN DUBIO PRO SIGNO PRIORI – Aplicación: debe protegerse la marca previamente registrada / REGISTRO MARCARIO - No procede frente al signo BELLINI en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y riesgo de confusión y asociación con las marcas PORTOBELLINI y BELLINI previamente registradas en las clases 29, 30 y 42 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
Respecto a la similitud ortográfica, fonética e ideológica entre el signo cuestionado “BELLINI” y la marca previamente registrada “PORTOBELLINI”, esta S. se remite y prohíja lo expuesto en la sentencias proferidas por esta Sección de 20 de febrero de 2014, de 13 de julio de 2017 y de 4 de octubre de 2018, mediante las cuales se denegaron las pretensiones de la demanda, tendientes a obtener la declaratoria de la nulidad de los actos administrativos expedidos por la SIC, en las cuales las partes que actuaron y las marcas cotejadas son las mismas que en este proceso, con la diferencia de que se trata de actos administrativos distintos de los que se controvirtieron en esa oportunidad y que los signos cuestionados amparan diferentes productos y servicios. […] Frente al signo cuestionado, “BELLINI”, y la marca previamente registrada, “BELLINI”, la S. estima que es indudable que entre los signos en conflicto existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis. […]De lo precedente, la S. concluye que al encontrarse semejanzas significativas tanto ortográficas como fonéticas entre el signo cuestionado, “BELLINI”, y la marca previamente registrada, “PORTOBELLINI”, así como identidad con la marca “BELLINI”, previamente registrada, existe riesgo de confusión directa. […] Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza e identidad a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. […] La marca previamente registrada, “PORTOBELLINI”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 29: “[…] carnes, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles [...]”; y los siguientes productos de la Clase 30: “[…] café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo [...]”. La marca previamente registrada, “BELLINI”, distingue los siguientes servicios de la citada Clase 42: “[…] establecimientos dedicados al servicio de restaurante, bar, café, delikatesen, asociado todo con productos alimenticios [...]”. De acuerdo con lo anterior, la S. estima que entre los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue el signo cuestionado, y los productos de las Clases 29 y 30 Internacional de la marca previamente registrada, “PORTOBELLINI”, existe una relación, especialmente, en lo que concierne a frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, harinas y preparaciones hechas de cereales, levaduras, habida cuenta que los productos de la marca referida, previamente registrada, requieren o pueden requerir de los servicios que identifica el signo cuestionado para tener su marca en el mercado; se promocionan por los mismos medios, -folletos, radio, televisión, prensa-; y sus consumidores podrían asumir que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas. También existe una relación entre los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue el signo cuestionado y los servicios de la Clase 42 Internacional, que identifica la marca previamente registrada, “BELLINI”, en cuanto ambos pertenecen al mismo género, esto es, al de servicios relacionados con productos alimenticios, además de que sus consumidores podrían asumir que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, por la identidad existente en dichas marcas. Por lo tanto, existe conexión competitiva. En virtud de lo anterior, la S. considera que igualmente existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes e identidad antes anotadas, lo que llevará al consumidor en mención a creer que los servicios y productos que distinguen las marcas en conflicto provienen del mismo titular. Con fundamento en las mismas razones, la S. concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los servicios y productos identificados con esas marcas son de proveedores relacionados económicamente. […] Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas previamente registradas, esto es, “PORTOBELLINI” y “BELLINI”.
COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto BELLINI y las marcas nominativa PORTOBELLINI y mixta BELLINI previamente registradas en las clases 29, 30 y 42 / COEXISTENCIA DE HECHO DE MARCAS – No genera derechos en relación con el registro
[E]n lo concerniente al argumento del actor relativo a que las marcas cotejadas han coexistido de manera pacífica, se considera que este argumento no es de recibo, por cuanto, conforme lo ha señalado el Tribunal “[…] la “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la existencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis […]”. Además, a fin de demostrar la alegada coexistencia pacífica de las marcas cotejadas, no se aportó prueba alguna que permita afirmar que dichas marcas han compartido escenarios de publicidad efectiva, sin que hubiera riesgo de confusión, ni análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, cuya carga le correspondía al actor, como bien lo indicó el Tribunal en el numeral 4.6 de la interpretación prejudicial rendida en este proceso.
FUENTE FORMAL. DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00296-00
Actor: S.C.B.
Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO “BELLINI” Y LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS “PORTOBELLINI” Y “BELLINI”, EXISTEN SIMILITUDES E IDENTIDAD, ASÍ COMO CONEXIÓN COMPETITIVA. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La S. decide, en única instancia, la demanda promovida por el ciudadano SEBASTIANO CARBONE BELLINI, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª. Son nulas las resoluciones núms. 00847 de 21 de enero de 2008, “Por la cual se niega un registro” y 6914 de 29 de febrero de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 8924 de 27 de marzo de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.
2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca mixta “BELLINI” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
3ª. Que, igualmente, se ordene a la SIC dictar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de esta sentencia, la resolución que conceda la citada marca y que se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del CCA.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. El actor en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:
1º: Que el 29 de diciembre de 2006 presentó solicitud de registro de la marca “BELLINI” (Mixta), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
2°: Agregó que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial no se presentó oposición contra el registro solicitado.
3°: Señaló que a través de la Resolución núm. 00847 de 21 de enero de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos2 de la SIC, negó el registro del signo “BELLINI” (mixta), para distinguir servicios de la Clase 35 Internacional3, por cuanto era similarmente confundible con las marcas “PORTOBELLINI” (nominativa)4 y “BELLINI” (mixta)5, cuyos titulares son la sociedad SETAS COLOMBIANAS S.A. y el señor NELSON PATRICK MAIDENS SOTO, respectivamente.
4º: Adujo que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, mediante la Resolución núm. 6914 de 29 de febrero de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, y el segundo a través de la Resolución núm. 8924 de 27 de marzo de ese año, emanada del Superintendente Delegado...
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