SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00373-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 16-12-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 16 Diciembre 2020 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Fecha de la decisión | 16 Diciembre 2020 |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2009-00373-00 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo figurativo DISEÑO DE UN GATO y las marcas mixtas y figurativas cuyo titular es Cadburry Adams USA LLC previamente registradas en la clase 30 / MARCA FIGURATIVA – Concepto / COMPARACIÓN DE MARCAS FIGURATIVAS – Criterios / FIGURA DE USO COMÚN – Lo es el concepto de un gato en la clase 30 / FIGURA DE GATO – Al ser comúnmente utilizada no puede ser apropiada únicamente por un titular marcario / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo figurativo DISEÑO DE UN GATO para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza al no existir similitud con las marcas mixtas y figurativas cuyo titular es Cadburry Adams USA LLC
La SIC, mediante la Resolución núm. 27571 de 20 de octubre de 2006 concedió el registro de la marca FIGURATIVA de DISEÑO DE UN GATO, […] para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] dulces y confitería en general […]”. [L]a S. considera que desde el punto de vista gráfico las marcas cotejadas son diferenciables, al analizarlas de manera conjunta y sucesiva. En efecto, la marca FIGURATIVA de DISEÑO DE UN GATO cuestionada si bien evoca el concepto de un gato, lo cierto es que cuenta con elementos adicionales diferenciadores que le otorgan distintividad frente a los signos FIGURATIVOS previamente registrados por la actora, dado que está compuesto por la figura de un gato sonriente con expresión amigable mirando de frente, que da la impresión, por la forma en como tiene dispuestos los brazos, que quiere abrazar a alguien; también se observa que la forma de sus orejas son redondas, no tiene alguna vestimenta y en su cara se observa una sonrisa con la dentadura expuesta. Asimismo, por los gestos que tiene en la cara el gato, se percibe que el mismo se encuentra en estado de felicidad o celebración. Por su parte, el signo FIGURATIVO, identificado con el certificado de registro núm. 304178, previamente registrado por la actora, se compone de una figura de un gato en la que se observa su cuerpo completo junto con su cola; su brazo y mano izquierda están en dirección hacia arriba, mientras que su brazo y mano derecha en posición hacia abajo; sus piernas se vislumbran de forma completa, pero la izquierda está doblada; sus orejas son de forma puntiaguda; y, además, el animal se encuentra vestido con un traje, corbata y gafas diferentes a las que tiene el signo cuestionado. En cuanto a la marca FIGURATIVA, con registro núm. 261698, también se percibe la misma figura de un gato de cuerpo completo junto con su cola, piernas y pies; vestido de traje, corbata y con gafas, que son distintas a las del signo cuestionado; y que en esta oportunidad se encuentra en una posición diferente, pues en su mano derecha tiene las garras afuera y su brazo izquierdo está escondido detrás de su cuerpo. Y respecto de la marca FIGURATIVA, con certificado de registro núm. 32187, la S. observa que la misma está compuesta por la cara de un gato con gafas, bigotes, de orejas puntiagudas y sonriente que se encuentra estampado sobre una golosina de forma esférica. Adicionalmente, la S. advierte que le asistió razón al tercero con interés directo en las resultas del proceso, al señalar que “[…] no es cierto que la sociedad Cadburry Adams USA LLC es la titular única y exclusiva de la reproducción de un gato para productos comprendidos en la Clase 30 Internacional, toda vez que en el registro de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio existen marcas figurativas que evocan felinos y gatos […]”. […] Así las cosas, al ser una figura comúnmente utilizada no puede ser apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser una figura usual, puede ser usada por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Por lo anterior, no cabe duda que en el presente caso prevalecen las diferencias ya mencionadas entre los signos en conflicto. Al respecto, se precisa que si bien es cierto que las mismas evocan el concepto de un gato, también lo es que dicha figura es comúnmente utilizada para productos de la Clase 30, razón por la cual la actora no puede impedir la inclusión de dicha figura de uso común en marcas de terceros y fundar en esa circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general e inapropiable. […] En este orden de ideas, la S. encuentra que debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a) de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas, de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican los signos debido a que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo figurativo DISEÑO DE UN GATO y las marcas mixtas y figurativas cuyo titular es Cadburry Adams USA LLC previamente registradas en la clase 30 / NOTORIEDAD DE LA MARCA – Es irrelevante su estudio cuando está determinado que la marca en controversia cumple con el requisito de distintividad / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[E]n relación al argumento de la actora referente a que sus marcas FIGURATIVAS, previamente registradas, son notoriamente conocidas, la S. estima que ello es irrelevante porque el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, como tampoco que la marca solicitada FIGURATIVA de DISEÑO DE UN GATO pudiese causarle perjuicio, comoquiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas cotejadas
COEXISTENCIA DE MARCAS DE HECHO – No genera derechos en relación con el registro de una marca / COEXISTENCIA PACÍFICA DE LAS MARCAS – Prueba / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[E]n relación con el argumento expuesto por el tercero con interés directo en las resultas del proceso frente a la coexistencia pacífica de las marcas previamente registradas por la sociedad actora y “FIGURATIVA” de DISEÑO DE UN GATO cuestionada y que, hasta el momento no se ha presentado riesgo de confundibilidad, se considera que este argumento no es de recibo, por cuanto, conforme lo ha señalado el Tribunal, “[…] la “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la existencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad […]”. Además, a fin de demostrar la alegada coexistencia pacífica de las marcas cotejadas, no se aportó prueba alguna que permita afirmar que dichas marcas han compartido escenarios de publicidad efectiva, sin que hubiera riesgo de confusión, ni análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, cuya carga le correspondía al tercero con interés directo en las resultas del proceso.
NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias, Consejo de Estado Sección Primera, de 11 de febrero de 2010, Radicación 11001-03-24-000- 2004-00376, C.M.A.V.M.; 22 de enero de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2009-00022-00, C.G.V.A.; 14 de abril de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2009-00629-00, C.M.E.G.G.; 23 de marzo de 2017, Radicación 11001-03-24-000-2009-00481-00, C.M.E.G.G.; y 29 de junio de 2020, Radicación 11001-03-24-000-2009-00412-00, C.N.M.P.G.;
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)
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